专利无效的创造性审查中,可否省略证据？

原标题：小议专利无效的创造性审查中可否省略证据——兼评专利无效中请求原则与依职权原则的适用根据《专利审查指南》的规定，无效宣告基于请求原则而启动，国家知识产权局在审查时通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。但作为例外，《专利审查指南》还规定了依职权原则，并具体规定了7种能够依职权审查的情形。但对于在创造性审查中可否省略证据进行评述，《专利审查指南》并未进行规定，本文从3个不同的司法判例出发对此问题进行探讨，并就其中涉及到的请求原则与依职权原则的适用问题进行初步分析。

关键字：专利无效创造性评述 省略证据 请求原则 依职权原则

前言

《专利审查指南》第四部分第一章第2节第2.3和2.4部分分别涉及的是请求原则和依职权审查原则。请求原则，是指无效宣告程序应当基于当事人的请求启动。依职权审查原则是指专利复审委员会能够对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

在《专利审查指南》第四部分第三章第4节第4.1部分规定了，在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务，在该部分同时规定了在7种情形下能够依职权进行审查。

尽管《专利审查指南》规定了7种能够依职权进行审查的情形，但对实践中有些情形并未进行规定，例如对于创造性评述中可否省略证据。

创造性评述中可否省略证据的问题可具体举例表述为：若请求人认为权利要求相对于证据1、证据2、证据3及公知常识的结合不具备创造性，国家知识产权局或者法院经审理认为，证据1、证据2及公知常识已经公开了权利要求的全部特征，可否省略证据3，直接以证据1、证据2及公知常识的结合来评述权利要求的创造性呢？对此审查指南并未规定，实务中也尚未有统一的标准。

对此，笔者在检索到的相关案例中，发现实践中存在三种观点。第一种观点认为，无效宣告程序中在评述创造性时能够省略证据，理由是节省不必要的证据不会损害专利权人的合法权益；第二种观点认为省略证据评述创造性违反了请求原则，理由是这种做法改变了无效证据的组合方式，不符合请求原则；第三种观点认为，尽管实质上无效宣告决定只使用了证据1、证据2及公知常识来评述权利要求的创造性，可是结论仍然为相应权利要求相对于证据1、证据2、证据3及公知常识的结合不具备创造性，也就是表面看没有省略证据，可是实质上还是认可了省略证据。

相关案例及案例分析

上述三种观点所对应的案例具体如下：

第一种观点：无效宣告案件的创造性审查中能够省略证据

本案涉及专利号为200520118121.2、名称为“一种带有防磨装置的循环流化床锅炉炉膛的实用新型专利。在无效宣告请求中，请求人认为，涉案专利的权利要求相对于证据1、证据2和公知常识的结合，相对于证据1、证据2、证据3和公知常识的结合不具备创造性。国家知识产权局经审查认为，权利要求相对于证据1和公知常识的结合，证据1、证据3和公知常识的结合不具备创造性，由此宣布涉案全部无效。

专利权人不服无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，认为被告的决定违反了请求原则。对此，一审法院认为：

本案中，在评判相关权利要求的创造性时，尽管相对于第三人提出的“附件1、2和公知常识的结合，附件1、2、3和公知常识的结合的证据结合方式，第16597号决定使用的证据结合方式中省去了附件2，仅是“附件1和公知常识的结合，附件1、3和公知常识的结合，可是，这并不代表着第16597号决定违反了请求原则和听证原则。原因在于：首先，第16597号决定宣告涉案专利无效的理由和第三人提出的无效理由一致，均为相关权利要求不具备创造性；其次，第16597号决定使用的证据结合方式并未超出第三人提出的证据结合方式的范围，亦未增加第三人未提出的证据，仅是在第三人提出的若干个证据中，认为其中一项证据中存在的区别技术特征已被此外的证据完全公开，从而省去该证据；再次，更重要的是，第16597号决定使用这种证据结合方式实质仍然在第三人的请求范围内，并未违反中立、客观的原则，并未实质侵犯原告的合法权益，从而也无须就此再听取原告的意见。【1】

专利权人不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。对国家知识产权局的做法是否违反请求原则，二审法院认为：

首先，本专利权利要求6引用权利要求1或2或3或4，在判断权利要求6中引用权利要求2的技术方案的创造性时，才必须使用附件2，而在判断权利要求6中引用权利要求1的技术方案的创造性时，只必须附件1和公知常识即可，不必使用附件2。因此，第16597号决定使用“附件1和公知常识的结合判断本专利权利要求6在引用权利要求1的技术方案的创造性时，不使用附件2，并不损害专利权人的合法权益，亦未违反听证原则和请求原则。

其次，假如无效宣告请求人提出的若干个证据组合中，某一证据中记载的、无效宣告请求人主张使用的技术内容属于公知常识，或者创造性判断中并不必须该技术内容，国家知识产权局能够使用公知常识来判断创造性，从而省略该证据。换言之，国家知识产权局只使用无效宣告请求人所主张的证据组合方式中的一部分证据，或者加上公知常识，就足以否定本涉案创造性的情况下，能够节省证据组合方式中的该部分证据，不必机械地照搬无效宣告请求人所主张的证据组合方式。这样的证据使用方式实质上仍然在无效宣告请求人请求的理由和证据范围内，专利权人在对无效宣告请求人主张的所有证据组合方式均发表了意见的情况下，节省的证据中记载的技术内容假如是公知常识，或者没有必要使用该证据，节省不必要的证据并不会损害专利权人的合法权益，不会违反听证原则和请求原则【2】。

第二种观点：无效的创造性审查中必须严格遵守请求原则，不能省略证据进行评述

本案涉及专利号为200820181507.1、名称为“用于冷却多个合成丝束的装置的实用新型专利。请求人在提出无效宣告请求时，使用的证据组合方式是证据1、3的结合，或者证据1、4的结合，或者证据2、3的结合，或者证据2、4的结合。国家知识产权局经审理，维持涉案专利有效。

请求人不服无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，认为涉案专利相对于上述证据组合不具备创造性，被诉决定认定有误。一审法院经审理认为：涉案专利相对于证据1与公知常识的结合不具备创造性，并判决撤销被诉决定，责令被告重新作出无效宣告请求审查决定【3】。

专利权人不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理认为，原审判决得出的“权利要求1相对于证据1与公知常识的结合并不具备创造性是错误的，其中涉及请求原则与依职权原则适用部分的理由如下：

二审法院认为：原审法院改变了无效证据的组合方式，不符合请求原则。本案中，无效请求人在无效阶段提出的评述创造性的证据组合方式为权利要求1相对于证据1、3的结合不具备创造性，相对于证据1、4的结合不具备创造性，在一审阶段，请求人作为原告主张的也是权利要求1相对于这些证据组合方式不具备创造性，可是一审法院经审理认为权利要求1相对于证据1和公知常识的结合不具备创造性，这种证据组合方式是请求人并未主张的，因此不符合请求原则【4】。

第三种观点：省略部分证据评述创造性，但结论中并不省略证据，实质是认可在评述创造性时能够省略证据

本案涉及专利号为200910084756.8、名称为“提供与位置信息相关联的在线黄页电话簿的系统和方法的发明专利。在无效宣告请求中，请求人提出的一种评述方式为权利要求1相对于证据2、证据3、证据4的组合不具备创造性。国家知识产权局经审理维持专利有效。

请求人不服无效决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，一审法院经审理认为：

以证据2为最接近的对比文件，权利要求1与之相比共有3个区别技术特征，其中第1个区别技术特征被证据3所公开，第2和第3个区别技术特征均为本领域技术人员的惯用技术手段，因此，权利要求1相对于证据2、证据3和证据4及公知常识的结合不具备创造性，并由此撤销无效决定，责令被告重新作出无效宣告请求审查决定【5】。

也就是，一审法院认为证据2、证据3及公知常识的结合已经公开了权利要求1的全部技术特征，省略了证据4的使用，可是在结论部分仍然认为权利要求1是相对于证据2、证据3和证据4及公知常识的结合不具备创造性。

对上述证据的实质省略是否违反请求原则，二审判决并未涉及和评述。

结语

上述三起案例均涉及到依请求原则与依职权原则的冲突与平衡问题，所不同的是案例一是国家知识产权局依职权改变证据组合方式，案例二是一审法院依职权改变证据组合方式，案例三尽管结论并未超出请求原则，但对创造性的实质评述上是一审法院依职权改变了证据组合方式。

对上述案例，笔者比较认同第二种做法，即省略证据来评述涉案专利的创造性实质上违反了请求原则。

这是由于专利权本质上属于私权，无效宣告程序是请求人与专利权人双方参加的双方程序，国家知识产权局作为居中裁决机关，其解决的争议本质是请求人与专利权人之间就专利权效力问题而产生的私权争议，并且无效宣告程序基于当事人的请求启动而不能由国家知识产权局自行启动，因此，国家知识产权局尽管作为行政机关，在法律授权的范围内能够依职权进行审查，但正是由于专利权的私权属性以及无效宣告程序基于当事人的请求而启动的特点，依请求原则才是无效宣告程序的基本原则，依职权原则应当是依请求原则的例外和补充，仅有在仅围绕请求人的证据和理由，导致审查无法进行下去或者审查结论明显不合理时，才能够适用依职权原则。

事实上，《专利审查指南》第四部分第三章第4节第4.1部分规定的能够职权审查的7种情形，能够归纳为三类，第一类是第1种情形，涉及的是无效证据与无效理由不对应的问题，这种情形下，国家知识产权局能够依职权变更理由，实质上其行使的是作为行政机关的释明权；第2种至第6种情形涉及的是不引入相关无效理由就无法审查的情形，例如涉案专利存在明显不属于专利保护客体的缺陷，此时若请求人只提出了创造性问题，如不容许国家知识产权局依职权引入相关无效理由进行审查，就可能会出现不属于专利保护客体的权利要求具备创造性的不合理情况；第7种情形涉及的是公知常识的引入，属于第三类情形，引入公知常识进行创造性判断实质涉及的是对技术问题的澄清。

能够看出，《专利审查指南》规定的能够依职权原则审理的7种情形并不是严格意义上的依职权审查，不会对当事人双方的利益产生实质影响，假如能够随意扩大依职权审理的范围，对于请求人并未提出的无效理由，如并未主张的评述创造性的证据组合方式、说明书公开不充分等理由依职权引入审查甚至审理机关像实质审查部门那样主动检索现有技术，那请求原则就会彻底被否定，同时也会破坏无效宣告程序作为双方程序的价值，影响国家知识产权局的公信力。

作为代理人，笔者从这些案件中得到的启示是，在撰写无效宣告请求时对创造性评述的证据组合方式应尽可能地准确和全面，以防出现上述情形导致对请求人不利的后果。

注：

【1】参见(2011)一中知行初字第2820号一审行政判决书

【2】参见(2012)高行终字第1267号二审行政判决书

【3】参见(2015)一中行(知)初字第1312号一审行政判决书

【4】参见(2016)京行终2859号二审行政判决书

【5】参见(2014）一种知行初字第2998号一审行政判决书