专利无效检索的基本点和5个方向,专利无效检索分析的十大策略:无效检索分析是个系统的工程

专利无效检索的基本点和5个方向

专利无效检索的基本点和5个方向

论检索能力，专利代理师不如专利审查员。专利代理师的技能点主要分配给了组织语言表述技术内容，专利审查员的技能点则主要分配给了检索专利。因此对于专利代理师而言，提出专利无效请求是个难题，毕竟，我们检索技能点分配不足。提出无效请求的关键点，就是专利检索而已。只要对比文件检索准确，成功无效轻而易举。

专利代理师有个不好的习惯，常常只检索专利数据库，尤其中文专利数据库是第一优先选择。实际上，我认为应该按照如下5个方向去检索，挨个去做，更容易找到准确的对比文件。

1个基本点

务必与技术人员现场沟通

专利无效检索的基本点是：一定要亲自与当事人的技术人员现场沟通，一定要亲自与当事人的技术人员现场沟通，重要的话说两遍。由于技术人员才是真正理解行业技术的人，通过技术人员当面沟通能了解迅速了解现有技术，有利于获得背景技术信息，我觉得这个是很重要的。

有些顾客，随随便便甩给专利代理师一份专利，说给我检索无效对比文件。这种情况下，专利代理师应该知道，不经过与技术人员的现场技术沟通就直接开检的，成功率不太高。除非，专利代理师就此技术已经写过许多专利申请文件并且答复过相关专利申请的审查意见，对现有技术本来就了如指掌。

5个方向

检索的5个方向分别是：

• 第一，搜索引擎
• 第二，书籍
• 第三，期刊，论文，尤其是综述性质的论文
• 第四，电子商务网站
• 第五，专利数据库

01、搜索引擎

无效1个比较复杂，撰写水平较高的专利，假如专利代理师对这个技术领域并不算很熟悉，我认为应该先在百度、google或者bing这些搜索引擎里，对这个行业做基本的了解，了解行业内的参与竞争的企业名字，哪个公司最强，哪个国家和地区最强，哪个学校和教授最强。对行业的整体性质的了解熟悉，是行业调研的第1步。理由是，1个行业的创新当然首先发生在这个行业内最强的企业或者科研单位，这种概率最高。

因此，行业调研是专利无效检索的第1步。

02、书籍

做专利代理师这么多年了，遇到审查员用教科书作为实审的对比文件的情况屈指可数，遇到无效请求人使用教科书作为对比文件的情况也屈指可数。

原因是专利数据库的说明书全文都是能够被检索的，但各种书籍里面的文字内容，是无法直接文字检索的。目前能够在网上进行书籍的全文内容检索的大概也就是超星图书馆、百度文库这类性质的网站。但专利代理师检索对比文件的情况下，恐怕从未想过要专门去超星图书馆检索书籍全文吧。这一点，审查员也是有先天优势的，专利局的数据库完善得多。

因此，专利无效检索的情况下，应当把书籍的检索作为1个专门的方向。书籍的检索应该是这样的：

无效通讯类的专利，就应该去检索无线通信技术、通讯设备这一类名称的书籍，无效喷雾雾化的专利，就应该去检索喷雾设备、雾化设备这一类名称的书籍……

直接以技术关键字检索书籍全文，常常没法检索。因此，只能以技术方向检索书籍名称，其次再仔细看看书籍目录，看看是否有相关内容。

书籍作为对比文件的情况很少，自然也就代表着其实我们检索书籍作为无效对比文件的成功率其实很低。我这里列出来，只是查缺补漏，确保完美。其实，凡是以书籍作为对比文件的审查意见或者无效请求，专利常常死得透透的。

03、期刊、论文

论文作为对比文件的情况，比书籍作为对比文件稍微多了那么一丢丢。论文的检索比书籍的检索容易得多，毕竟我们有知网、万方、维普，也有百度文库、百度百科、百度学术，还有道客巴巴、豆丁网、爱学术……这些网站的论文，直接下载就行了，专利局复审和无效审理部都是直接承认的，不必须期刊原件。但特别注意的是，一定要标注有公开日期。毕竟，论文不一定标注公开日期，与专利的著录项目不太一样。

普通的论文检索，就跟专利检索一样操作即可，用技术关键字挨个试探。但我强调的是：综述性质的文章非常重要，由于综述性质的文章通常阐述了某个技术领域从头到尾的发展历史，该技术领域的关键技术的发明节点，以及记录这个技术节点的关键论文名称、发表日期。

期刊，注意广告期刊，没有公开刊号的期刊。

期刊与论文是不同的，学术期刊上的文章才叫作论文，例如发表在《工程热物理学报》上的文章，但普通期刊上的文章和图片，也能作为专利无效的对比文件，却不能叫作论文。其中，尤其要注重一种没有国家合法刊号ISSN（国际标准连续出版物编号）的期刊，这种期刊属于非法出版物，但事实上定期连续出版，专利局复审和无效审理部都是承认这种期刊属于对比文件的。

这种期刊叫作广告期刊，属于某个特定行业内的媒体性质的公司，专门给行业内的公司打广告的期刊，期刊不销售，靠收取广告费免费发行给行专业人士。这种期刊的广告界面常常会构成外观设计专利的公开。

这种期刊，在任何公开的网络数据库里都是检索不到的，不是行专业人士是根本不清楚的。假如你不去询问行业内的专业人士，作为专利代理师你永远也想不到这玩意也能作为专利无效对比文件，并且成功率还很高。

因此，我才强调1个基本点：务必与技术人员现场沟通。

04、电子商务网站的使用公开

网购的记录是能够作为无效宣告对比文件的，尤其是交易快照对于外观设计专利是致命的威胁。对于发明和实用新型专利也是可用的，只是有点难度，可是再难用，总比销售记录的使用公开容易一点，毕竟网购的记录还有电子商务网站作为第三方的验证，公信力还是更强一点。

卖家的后台有销售日期、订单编号、买方地址和电话，能够从电子商务网站调取交易快照，交易快照里面有销售日期、订单编号、买方地址和电话、产品照片、型号等内容。这些证据已经足以作为外观设计的对比文件了。

假如从电子商务网站调取证据有困难（事实上当然有困难，你1个小小的专利代理师要求天猫给你一份交易快照，白日做梦），最好就是评论日期和评论里面晒的买家秀结合起来做个公证，假如评论日期在无效目标的申请日以前，也是有用的，能证明销售日期在申请日前。但这个也只能用于外观设计专利的无效宣告。

假如要无效发明和实用新型专利，那么就只能调取申请日前的交易快照，结合申请日之后的公证购买了。用申请日之后购买的产品作为技术方案的载体，用交易快照证明该产品的型号在申请日前也进行过销售，其中产品型号是连接点。

05、专利数据库

最后1个检索方向，才是专利数据库里检索中文和外文专利。专利检索的技巧，我没什么好说的。我能强调的是这么几点：

（1）首先去检索无效目标的发明人在先的专利，由于最容易构成现有技术的专利，永远都是这个专利权人自己以前申请的专利。实际上，审查员在实审的检索清单里面明显透漏了这一点，由于审查员的检索关键字永远都包含当前专利的发明人和申请人的名称。

（2）注意无效目标专利的申请人的在先申请的发明专利的审查意见通知书，去看审查意见通知书的引用对比文件；由于这些对比文件是经过审查员人工挑选过的最相关的专利。

（3）注意无效宣告请求人（也就是我们专利代理师的顾客）自己的发明专利申请的审查意见。由于，我们的顾客之因此要去无效竞争对手的专利，毫无疑问是由于技术关联性非常大，已经相互构成了威胁，才要去检索。那么，我们的顾客自己的发明申请中被审查员找到的对比文件，也一样可能构成无效目标专利的对比文件。

专利无效检索分析的十大策略:无效检索分析是个系统的工程

专利分析与布局是本公众号的主题，公众号去年陆续发布过怎样做好专利检索、怎样做好专利分析、企业常用的十八种专利检索分析报告等几篇文章，这些文章重点阐述检索分析的主要关键点，许多读者发信息希望了解更详细的内容。因此，今年在做热点案例分析的同时，分专题讲述每种专利分析的相关策略。

在企业常用的十八种专利分析中，关注者比较多的是专利无效检索分析，但专利无效检索分析策略的内容实在太多，因此本公众号准备分11期介绍，每期尽量以案例的形式介绍一种策略。

专利无效检索分析的重要性不言而喻，无论是专利诉讼、专利许可转让、企业并购专利价值评估等都会涉及到专利无效的检索分析。

在专利无效与诉讼中，无效检索分析决定着相关程序的走向，诉讼的引起和僵持许多情况下也是由于专利无效的检索分析不能一剑封喉。企业在准备诉讼的情况下，通常会对自己的专利稳定性有基本的评估，其次对侵权者进行警告与诉讼。若被诉方在收到警告函和起诉书的初期，能够出具一份足以影响对方专利稳定性的无效分析报告，起诉方也会据此进行评估，当对方的无效分析的力度超过自己的估计时，在自知胜算不大或者专利极有可能被无效的情况下，通常也会主动撤诉或者选择和解。因此，高质量的专利无效检索报告是对专利警告函和起诉书最好的回应。

在许可谈判中，无效检索分析报告是最有价值的砝码，一纸胜万言，无声胜有声，任何铿锵犀利的评论都没有一份直指对方专利弱点的无效检索分析报告有力。

在企业并购与专利评估中，再精妙繁复的价值计算公式，再漂亮的市场数据，在一份直接挑战相关专利新颖性的无效分析报告以前都“樯橹灰飞烟灭。

但做好专利无效的检索分析并非易事，专利无效的检索分析相比其他类型的检索分析更为精细，无效检索针对的是已经授权的专利，许多专利在多个国家获得授权，这些专利在授权前已经经过各国审查员的多番检索，而许多专利在递交以前内部也是经过大量检索分析的。

若专利无效检索分析仅是对审查员检索结果的重复或者等效替换，无疑收效甚微，由于你容易找到的，别人在申请与审查时也同样容易找到，因此，无效检索必须要非通常的策略，不能落入以前检索的窠臼，要跳出现有文献的藩篱。

专利无效检索分析是个系统的工程，甚至是长期的渐进的过程。

首先，要对专利无效的商业用途要有全面和系统的理解：

无效的用途不同，检索的策略也会有所差别，例如递交给复审委和递交给权利人的无效检索分析报告就有差别，假如你的商业目的是继续销售产品，不想专利被无效让其他竞争对手也进入，最好的办法是有一份符合权利人口味的无效分析报告。在许多情况下，你认为能够无效掉对方专利的对比文件，对方若不认可，最终还是要走到法庭上的，尽管最后的专利可能被无效了，你的市场也受到了威胁，鹬蚌相争，渔翁得利。

此外在针对许可、价值评估等不同目的无效检索分析中，检索分析的内容和侧重点也都千差万别，这必须无效检索人员对整个案件或者商业争端有全面和系统的理解。

其次，要对数据极端敏感：

与其他大部分的专利检索分析都局限于专利数据不同，无效检索的覆盖面要大得多，笔者曾经随机分析过一百件美国被无效的专利，其中超过一半都是被非专利文献无效的。论文、宣传手册、会议纪要、甚至视频广告都能成为关键的证据，但怎样能想到利用这些数据就是问题，有些数据甚至是非数字化的，例如非常早期的日文文献等，相关书籍等，要找到这些数据，必须有敏锐的数据嗅觉。例如对于医学类的专利，比其他机械类电子类的专利更容易在非专利文献中找到对比文件，这情况下检索分析人员就要更加注重非专利文献的检索；标准必要专利的对比文件常出现在各种会议记录中，若对相关的数据不敏感，甚至不能找到相关数据的入口，更别说最终找到关键的证据了。

第三，对技术脉络的清晰把握：

在许多情况下，无效的关键文件可能是你不容易想到的，例如无效1个新一代视频编解码专利的关键证据可能就在1个很早期的电子产品说明书中，但若对相关的技术脉络不了解，是不可找到的。为了能清晰说明这个问题，举个简单的例子，假定要无效的专利是1813年申请的现代足球，主要技术方案是一种由五边形构成外壳，内部密封充，具有弹性的运动器材。最理想的对比文件是一千多年前的蹴鞠，由五边形构成外壳，内部设置有充气的动物膀胱，弹跳作为运动器材。检索人员若对足球技术脉络没有清晰的理解，就无法想到蹴鞠和足球之间的关联，也就不可能顺藤摸瓜找到最重要的证据。

第四，新颖性创造性的深刻理解：

专利无效的难点许多情况下是在对比文件的识别上，若对相关的专利的新颖性和创造性的本质不能深刻理解，有可能要找的证据就在眼前，却熟视无睹，或者对比文件稍微做了形式的修改就认不出来。假定要无效的专利的主要内容是凳子，用左边的对比文件的椅子能否无效，什么样的椅子才能够破坏凳子的新颖性，这必须对专利法有深刻理解，否则检索时一看专利审查时的对比文件都是凳子，也会跳到凳子的圈子里不能自拔，要知道具有可折叠或者可拆卸靠背的椅子是能无效凳子专利的关键证据。

可见，专利无效检索分析是个系统的工程，必须对技术、法律的深刻理解，对数据的灵敏嗅觉，对具体的商业策略有系统的了解。当然无效分析也必须通常的检索技巧和数据要求，不再赘述，此为序，后续以案例形式逐一分析专利无效检索的十大策略。