知识产权审查员发明专利审查意见答复经典案例,知识产权审判专业化程度较低

知识产权审查员发明专利审查意见答复经典案例

知识产权审查员发明专利审查意见答复经典案例

发明专利从提交申请到授权必须较长的时间，少则两年，多则四5年。影响发明专利授权的时间的主要因素有是否提前申请公开、以及怎样回复审查员提出的审查意见等。在申请发明专利时选择提前公开，能够大大缩短发明专利的授权时间，大致能够缩短18个月左右。而对审查员审查意见的回复不仅影响发明专利的授权时间，并且直接关系到发明专利是否授权。因此，必须正确地对待审查员的审查意见。

本人在申请发明专利过程中，经常碰到一些审查意见，看似非常难回答，但实际却比较简单。这些审查意见如下：

1.权利1中记载了“计算动态低速度，栈资源协议的最佳可行性分析条件”，而对于这些计算步骤的实现，在说明书中仅给出了一种具体实现方式，除了说明书中的具体实现方式，本领域技术人员无法预料其他计算方式能够实现本申请所声称的比现有的方法节约能耗的技术效果，因此权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

2.权利要求1与对比文件1的区别特征1在于：利用栈资源协议的最佳可行性计算动态高速度；基于对比文件1，基于实际需求等不同情况计算出动态高速度是本领域人员科研根据具体情况进行选择，属于公知常识。

3.权利要求1与对比文件1的区别特征2在于有任务阻塞时执行高速度，而对比文件是在任务中断时执行高速度。基于对比文件1，任务阻塞时任务中断时处理任务时常见的两种突发情况，本领域技术人员容易想到在任务阻塞以动态高速度执行时间。

4.在对比文件1的基础上结合1个公知常识得出权利要求1要求保护的技术方案，对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，权利要求1所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

假如对于申请发明专利没有经验的人员而言，这些审查意见非常吓人，尤其是不具备创造性这条，由于不具备创造性代表着发明专利授不了权，但通过认真分析后发现，申请的发明专利还是与对比文件存在本质的特征区别，只必须对权利要求1以及所属的子权利进行适当调整就能够解决。以下是针对审查员审查意见的回复：

1、将原权利要求2、4、5和6合并到原权利要求1组成新的独立权利要求1；新的独立权利要求1的技术特征没有被对比文件1公开，具有创造性，符合专利法第22条第3款的规定；同时新的独立权利要求1能够得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款的规定。

上述的回复意见非常简单，只必须对所属的权利要求的顺序进行调整，就能够克服了第一次审查意见通知书中所指出的创造性的问题和得不到说明书支持的问题，并且该回复意见提交之后，发明专利很快就得到授权。

这个案例充分说明看似猛如虎的审查意见，其实只是“纸老虎”而已，并没有想象的那么可怕，只要认真分析，找寻最佳对策，就能够达到事半功倍的效果，不仅节约了发明专利的授权时间，并且确保发明专利得到授权。

优先审查

专利侵权诉讼/电商侵权处理

专利复审

专利无效宣告

知识产权审判专业化程度较低

知识产权与技术互动的特征与生俱来，知识产权案件，尤其是专利权、商业秘密权、集成电路布图设计权等案件，真正困扰审判人员的往往不是法律问题，而是技术问题，因此知识产权法官应当具有不同于其他审判人员的专门素质。就我国知识产权法官整体情况而言，大多数法官仅仅具有法学素养，缺乏技术背景，因此在涉及专业技术的知识产权案件中，只能依赖司法鉴定结论定案①，缺乏对案件核心问题的自主判断能力，专业化程度较低。此外，由于司法鉴定期间诉讼程序无法正常启动，诉讼期间过长、诉讼成本过高，也是困扰司法实践的棘手问题。事实上，我国立法已经关注到知识产权案件的专业性问题，这在各个知识产权单行立法和最高人民法院发布的相关司法解释中（关于知识产权民事案件管辖的相关规定）可见一斑。知识产权的本质是民事权利，知识产权案件现阶段也主要由民事审判庭审理，一般划归在民事第三庭或民事第五庭。根据我国民事诉讼法关于级别管辖的相关规定，普通民事案件由基层人民法院审理，当事人不服一审判决的，能够在法定期限内由中级人民法院提起上诉。对于知识产权案件，相对于一般民事案件更为复杂，因此级别管辖较高。根据相关规定，著作权民事纠纷案件由中级以上人民法院管辖，各高级人民法院根据本辖区的具体情况，能够明确若干基层人民法院管辖第一审著作权民事纠纷案件②；商标民事纠纷第一审案件由中级以上人民法院管辖，各高级人民法院根据本辖区的具体情况，经最高人民法院批准，能够在较大的城市明确１～２个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。③专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。最高人民法院根据具体情况，能够指定基层人民法院管辖第一审专利纠纷案件。④高级人民法院管辖诉讼标的额在２亿元以上的第一审知识产权民事案件，以及诉讼标的额在１亿元以上且当事人一方住所地不在其辖区或者涉外、涉港澳台地区的第一审知识产权民事案件。⑤由上述司法解释能够看出，知识产权民事案件的审级比一般民事案件要高得多，这与此类案件的专业性较强有直接关系，一般基层法院在人员配置、审理经验等方面要低于中高级法院，为了保证审理结果的公平公正，必须提高知识产权一审法院的管辖级别。以河北省为例，辖区１１个地级市中级人民法院管辖本行政区域内涉及著作权、商标权民事案件，有权审理涉及专利权等专业技术性一审民事案件的法院，全省仅有石家庄市中级人民法院一家。即使在提高审级以后，对于案件审理过程中遇到的某些技术问题仍然必须委托司法鉴定机构进行司法鉴定，对于法院以外的司法鉴定机构难以做到有效的约束和监控，这是困扰受案法院的一大难题，不仅仅降低了诉讼效率，提高了当事人的诉讼成本，更为重要的是，由于法官对此类技术问题无法做出独立判断，而相当一部分案件的最终定案以司法鉴定机构出具的鉴定结论为依据，法院的最终裁判也会受到影响。自２０１４年知识产权法院成立之后，结合国际司法实践，最高人民法院开始探索解决这一问题的可行性措施，并于２０１４年１２月３１日发布《最高人民法院关于知识产权法院技术调查官参与诉讼活动若干问题的暂行规定》。为此，北京知识产权法院成立了技术调查室，首批共任命了３７名技术调查官和２７名技术专家①；广州知识产权法院于２０１５年３月１６日印发《广州知识产权法院关于技术调查官参与诉讼活动的暂行办法》，在２０１５年４月２２日广州知识产权法院审理广州市乐网数码科技公司诉中国联通广东省分公司著作权侵权纠纷案中，首位技术调查官与审判人员共同出现在法庭上，这在国内尚属首创②；上海知识产权法院于２０１６年３月１６日首次聘任１１位技术调查官，旨在构建技术调查、技术咨询、专家陪审、技术鉴定“四位一体”的知识产权案件技术事实查明体系。③当然，作为知识产权司法体制改革的重要举措，目前技术调查官只出现在中国已经成立的三家知识产权法院内，仅仅是改革的第1步，专业技术类知识产权案件仍然是困扰大多数地区人民法院的棘手问题。