浅谈科创板上市企业的知识产权管理要点,浅谈美国专利禁止重复授权制度

浅谈科创板上市企业的知识产权管理要点

原标题：浅谈科创板上市企业的知识产权管理要点

科创板在为“硬科技企业带来各种政策利好的同时，也将越来越多的拟科创板上市企业以及已科创板上市企业的知识产权“实力暴露给广大社会公众以及这些企业的竞争对手。本文将对包含拟上市企业、申报过程中企业、已上市企业在内的各阶段的科创板上市企业的知识产权管理要点进行简要梳理和介绍。

自2019年7月22日正式开市以来，作为中国资本市场的1个全新板块，科创板因其申请注册制和科创属性两大特点而受到了广大科技企业以及广大投资者的极大关注。截至2021年7月7日，已经累计有646家科创企业的科创板上市申报获受理，其中有335家企业已经获准申请注册。由于科创板服务“硬科技的战略定位，知识产权理所当然成为了科创板的硬指标，因此，对于科创板上市相关企业而言，无论是拟科创板上市企业、申报科创板上市过程中的企业，还是已经成功科创板上市的企业而言，知识产权管理都成为了其经营管理的不可或缺的重要组成部分。

有鉴于此，本文将对包含拟上市企业、申报过程中企业、已上市企业在内的各阶段的科创板上市企业的知识产权管理要点进行简要梳理和介绍。

一、科创板对拟上市企业的知识产权要求

企业科创板上市，需满足《证券法》等法律法规、《科创板上市公司证券发行申请注册管理办法(试行)》等部门规章以及《上海市证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等业务规则的规定和要求。其中，《科创属性评价指引(试行)》(证监会[2021]第8号公告，下称《指引》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》(证监会公告〔2019〕6号，下称《41号文》)以及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》(上证发〔2019〕36号，下称《审核问答(二)》)等部门规章及业务规则，均对科创板申报企业的知识产权管理提出了明确要求。

例如，《指引》对科创属性进行了可量化的界定，明确了4个常规指标、5个例外条款的科创属性明确标准，其中，4个常规指标中有一项是“形成主营业务收入的发明专利5项以上，5个例外条款中有一项是“形成核心技术与主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计50项以上。《41号文》第三十三条要求对申报企业获得的技术专利许可或授权不具有排他性等情况进行披露。《审核问答(二)》中强调保荐机构和申报会计师应关注“对发行人业务经营或收入实现重大影响的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术存在重大纠纷或诉讼。

通过归纳能够发现，科创板对拟上市企业的知识产权要求主要包含两点：(1)具有与“科创属性相匹配的知识产权布局;(2)主营业务不存在知识产权权属风险和侵权风险。科创板之因此如此关注知识产权，主要是由于假如企业主营业务的知识产权布局不科学或存在知识产权权属和侵权风险，将极有可能导致企业丧失商业竞争优势。因此，对于科创板上市企业而言，应当格外重视自身的知识产权管理。

二、科创板上市前的知识产权诊断与准备

对于拟科创板上市企业而言，在决定为科创板上市做准备后就应当尽快引入专业的知识产权辅导机构，并在辅导机构的支持下通过尽职调查等方式对企业的知识产权管理现状从制度设计、人员设置等角度进行整体上的风险诊断，识别企业经营各环节可能存在的知识产权风险，形成知识产权风险诊断报告。对于通过诊断发现的企业在生产经营环节可能面临的各类知识产权风险，应当及时结合企业的具体情况，制定对应的风险防控措施并落地实施。

之因此建议企业聘请专门的上市知识产权辅导机构，原因主要在于：知识产权管理是专业性、技术性、实操性极强的法律细分领域，负责上市法律服务的证券律师无法为企业提供专业的知识产权服务。即使企业具有专业的知识产权团队，从避免局限性等角度考量，也建议引入专业的外部知识产权辅导机构。对于知识产权辅导机构，应当选择熟悉企业主营业务和相关技术，并且在知识产权管理体系搭建、知识产权布局、诉讼以及FTO等领域具有丰富实操经验的律师团队。

在进行知识产权管理风险初步诊断后，拟科创板上市企业应当基于风险诊断报告，至少从如下几个方面针对性地进行科创板上市前的知识产权准备：

1.优化企业内部知识产权管理团队

对于企业科创板上市的知识产权管理而言，假如希望取得预期效果，外部知识产权辅导机构与内部知识产权管理团队，实际上1个都不能少。假如企业在计划科创板上市前还不具备专业的知识产权管理团队，建议根据企业上市前知识产权管理的客观需求，尽快搭建由专业人士组成的知识产权管理团队或对当前知识产权管理团队进行必要的优化，以便更好地与外部知识产权上市辅导机构进行协同。

2. 健全企业知识产权管理规范

企业应当在辅导机构的支持下，尽快建立健全自身的知识产权管理体系和制度。这既是满足科创板上市对企业内部控制制度的基本要求，也是企业通过制度建立及执行防控自身知识产权管理风险的客观要求。其中，企业知识产权管理规范应当嵌入到人力、行政、采购、研发、市场、销售、投融资等企业经营的各个环节，覆盖商业秘密、商标、专利、著作权、数据等全部知识产权及相关类型，并按照PDCA原则进行制定和实施。

3.夯实企业主营业务的知识产权布局

科创属性，是科创板最为核心的问题，直接关系到申报企业能否在科创板顺当上市。企业在准备科创板上市过程中，知识产权布局的第一要务就是要满足“科创属性对知识产权的基本要求，做好主营业务及核心技术相关的知识产权布局。以专利为例，必须布局形成主营业务收入的发明专利5项以上，或形成核心技术和主营业务收入的发明专利50项以上。当然，企业还应当重视并做好其他必要的与企业商业经营相关的知识产权布局，而不能仅关注科创属性。

4. 开展主营业务知识产权侵权风险

排查与防控

企业应当在上市前做好自身经营的产品和服务特别是主营业务的知识产权风险排查，通过专利检索等识别出可能对自身经营造成不利影响的风险专利或其他风险知识产权。对于识别出专利侵权风险或其他知识产权侵权风险的情况，应当及时通过获取授权、规避设计、提起专利无效等方式，进行相应的知识产权风险防控，并储备好合适的律师资源以应对可能发生的知识产权争议。

5. 开展知识产权权属风险排查与防控

除侵权风险排查外，企业还应当在上市前做好自身知识产权权属风险的排查，重点排查核心知识产权是否存在权属争议风险。对于识别出知识产权权属风险，应当及时通过协商购买、获取授权等方式解决掉，以避免在企业上市过程中暴雷。

三、科创板上市中的知识产权披露与应对

企业在科创板上市过程中的知识产权工作，主要包含知识产权信息披露、知识产权舆情管理以及知识产权纠纷应对等3个方面的内容。

1.有技巧地进行知识产权信息披露

科创板试行申请注册制，核心在于真正落实以信息披露为中心的理念。在信息披露基本原则方面，科创板上市规则明确了信息披露的重大性标准，并且强调了信息披露应当遵循的真实、准确、完整、及时、公平五大原则。

科创板信息披露以投资者需求为导向，贯穿上市审核、发行承销以及上市后监管全程。而知识产权信息披露，是科创板信息披露中至关重要的一项内容。那么，企业在科创板上市过程中应当怎样在招股说明书中以及在对上交所审核问询的回复中对知识产权信息进行披露呢?笔者认为，企业在科创板上市过程中的知识产权信息披露，无论是通过招股说明书进行知识产权信息披露，还是通过对审核问询的回复进行知识产权信息的披露，都应当在专业的知识产权律师的指导和支持下进行。

之因此建议在知识产权律师的指导和支持下进行知识产权信息披露，主要是由于知识产权信息的披露通常涉及是否满足对科创属性的要求、专利对开展主营业务的作用、知识产权权属是否存在瑕疵、知识产权管理规范是否健全、核心技术是否存在诉讼纠纷、人员离职是否构成重大转变、核心产品是否具有知识产权等诸多专业问题。

除此之外，知识产权信息的披露，应当在遵循真实、准确、完整、及时、公平等原则以及相关法律法规、部门规章和业务规则的具体要求的前提下，重点突出能够体现自身核心竞争优势的知识产权信息。

2.有计划地进行知识产权舆情管理

科创板上市过程中的知识产权相关舆情，特别是有知识产权侵权争议发生时的知识产权舆情，对企业的品牌形象和上市进程等有着很大的影响。因此，企业在准备科创板上市过程中，应当提前储备好知识产权舆情管理的专业人员(例如公共关系管理专家等)与专业资源(例如媒体等)，并在企业上市过程中，有计划地对相关知识产权舆情进行管理，尽量避免相关舆情对企业的科创板上市以及日常商业经营带来不利影响。

必须特别强调地是，知识产权舆情处理由于具有显著的知识产权专业特点，应当有专业的知识产权律师参与，以避免对相关舆情的回应不专业或出现明显错误或纰漏，从而导致舆情管理达不到预期效果甚至失控。

3.有准备地进行知识产权纠纷应对

企业在科创板上市过程中很可能遭到来自竞争对手或其他知识产权权利人发起的专利侵权诉讼等知识产权诉讼。例如：敏芯股份、光峰科技、安翰科技、白山云等公司在科创板上市过程中均遭遇了专利诉讼，有些公司由于应对得力对上市大部分没有造成太多负面影响，有些公司则由于应对不力而折戟科创板。

凡事预则立，不预则废。对于拟科创板上市企业而言，应当提前通过FTO等手段识别自身的知识产权侵权风险，并未雨绸缪地提前做好知识产权纠纷的应对准备。例如，对于识别出的风险专利，能够提前做好专利无效准备或适时提起专利无效宣告请求，能够提前尝试向权利人购买许可，也能够提前对自身相关产品进行规避设计以避免专利侵权风险。除此之外，拟上市企业还能够提前发掘和准备风险专利的权利人涉嫌侵犯自己一方专利权或其他知识产权的证据甚至起诉资料，用于在遭遇相关权利人发起的侵权诉讼时，及时对相关权利人提起专利侵权诉讼等知识产权诉讼，从而形成制衡，为自己赢得谈判的筹码和空间。

四、科创板上市后的知识产权运营与赋能

企业在完成科创板上市后，除持续科学进行知识产权的布局、风控等知识产权常规工作以及按要求进行知识产权相关信息的披露外，应当格外重视利用知识产权为企业的商业经营赋能。利用知识产权和知识产权管理为企业的商业经营赋能，主要包含保障企业商业经营自由、赋能企业创新文化建设、赋能企业财税管理、赋能企业合作达成、赋能企业形象提升、通过许可诉讼为企业获取收益等。

其中，保障企业商业经营自由，主要是通过自身良好的知识产权布局和知识产权风控等管理活动，保证企业能够在目标市场自由开展商业经营活动。赋能企业创新文化建设，主要是指通过开展知识产权文化建设，努力在企业内形成重视创新、尊重知识产权的氛围。赋能企业财税管理，主要是指利用知识产权助力企业实现某些方面的税收节约，包含利用高新技术企业政策享受企业所得税优惠、利用增值税即征即退政策享受软件产品的增值税优惠等。赋能企业合作达成，主要是指在对外合作过程中，通过向合作伙伴恰当地展示自身知识产权实力促进合作的达成。赋能企业形象提升，主要是指能够通过适当的知识产权宣传提升企业的整体形象，例如：某包装企业在某次营销中就将宣传语设计为“你看到的只是一包牛奶，保护这包牛奶，我们全球有5000多项专利，从而通过宣传在很大程度上提升了企业自身的科技创新形象。通过诉讼许可为企业获取收益，则是指通过知识产权许可或诉讼等方式，为企业获取知识产权许可金或知识产权损害赔偿金。

实际上，知识产权的运营和赋能应当贯穿于企业的各个发展阶段，此处强调企业科创板上市后的知识产权运营和赋能，主要是由于上市后企业发展往往进入快车道，应当更加重视知识产权的运营和赋能。

五、结语

企业的知识产权管理水平，在很大程度上决定着拟科创板上市企业的上市前景和商业前景。科创板在为“硬科技企业带来各种政策利好的同时，也将越来越多的拟科创板上市企业以及已科创板上市企业的知识产权“实力暴露给广大社会公众以及这些企业的竞争对手。相关企业仅有不断夯实自身的知识产权管理实力，把握住科创板上市企业的知识产权管理要点，才能真正利用知识产权为企业的商业经营赋能，实现企业健康可持续发展。

浅谈美国专利禁止重复授权制度

原标题：浅谈美国禁止重复授权制度

基于专利权的独占性原则，一项发明创造只能给予1个专利权。若基于相同发明创造存在多个专利权，就属于重复授权。重复授权危害严重，一方面会导致权力冲突，引起市场秩序混乱和无谓的专利纠纷；另一方面会使专利独占期被不公正延长，阻碍公众及时、自由地使用各种到期发明权益，不利于社会技术和经济进步。基于此，世界各国专利制度均确立了禁止重复授权原则，以规避专利权利之间冲突、阻止专利垄断期限不当延长。本文将从法条、判断方式和禁止重复授权的操作等方面介绍美国禁止重复授权制度。

一、禁止重复授权相关法条

禁止重复授权原则在制定法上来源于《美国法典》第35部分第101 条有关一项发明获得专利的条件：“任何人假如发明或发现了任何新的且有用的方法、机器、制造品或物质的组分，或其任何新的且有用的改进，就能够获得一项专利。根据该法能够引申出“一发明一专利的含义，也就是禁止重复授权原则的正面表达。

美国禁止重复授权原则在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美国联邦最高法院在该案中判定同一发明人就同样的发明获得两项专利权的第二项专利权无效。该案的判决显示了美国禁止重复授权的核心诉求在于避免不正当的专利垄断期限延长，而在后期在绝大多数的相关判决中，法官也会围绕此来进行判决。

美国的重复授权分为法定重复授权以及非法定重复授权，法定重复授权由成文法所规范，而非法定重复授权没有在专利法和细则中予以规定，仅存在于MPEP 规定中，是典型的法官制法的概念和规定，秉承了法定重复授权的立法宗旨，将重复授权利要求之间的比较由完全相同的同一扩展到非显而易见，由此扩展了禁止重复授权的范围。【1】

二、重复授权判断基准

美国重复授权只存在于相关申请人或发明人的专利或申请之间，MPEP 804作出如下规定：在考虑作出重复授权的认定前，两个或两个以上的专利或申请之间必须有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所规定的共同的发明人，共同的申请人，和/或共同受让/拥有，或属于共同研究。

而具体的判断方式法定重复授权和非法定重复授权存在区别。

1、法定重复授权

法定重复授权是指一项申请的权利要求和一项专利的权利要求实质同一。实质同一的含义是两项权利要求所使用的语言或者术语能够不同，可是涉及同一的主题。法定重复授权的判断关键点在于是否存在实质上相同的权利要求，其判断基准类似于中国的重复授权判断基准。

2、非法定重复授权

待决案与引证案权利要求之间的区别，必须满足“在可专利性不可区别，才能够成为非法定重复专利，“在可专利性不可区别一词，依 MPEP之解释，是指待决案的请求项范围已被引证案“占先，或是相较于引证案是“显而易见的，基于此，非法定重复授权可被分为“先占类型以及“显而易见两者，其中以后者较为常见。除此之外，还存在由公平原则衍生出的非法定重复授权，然而该类非法定重复授权并不多见，本文不再赘述。

对于“占先类型非法定重复授权，其引证案权利要求的保护范围完全被待决案权利要求的保护范围所覆盖，因此判断较为简单，常见的类型如下：a)引证案为下位概念，而待决案为上位概念;b)待决案的权利要求，由引证案的权利要求删除了部分技术特征而得到。

对于“显而易见非法定重复授权，根据MPEP的规定，其判断方式与非显而易见性类似，其采用 Graham 法则来进行判断。【2】必须提出的是，在审查非显而易见性时，引证案无论是说明书、摘要、附图或是权利要求书，均可用于对比，但在审查非法定重复授权时，仅有引证案的权利要求书可用于对比，说明书、摘要、附图仅仅可用于解释权利要求书。

三、重复授权规避方式

美国通过先申请原则，抵触申请原则和禁止重复授权原则来规避重复授权出现；如同日本，美国的抵触申请原则不适用相同申请人，因此相同申请人的重复授权问题采用禁止重复授权原则来规避。比较特别的是，美国在克服法定重复授权和非法定重复授权缺陷时，所采用的方式是不一致的。针对法定重复授权，只能够通过修改权利要求或者删除权利要求来克服重复授权；而针对非法定重复授权，缺陷能够通过终点放弃声明来克服,通过专利权人的声明来标明在后专利到期时间将会提前到在前专利到期日,即该声明中同意在后授权专利的保护期与在前授权专利的保护期相同,以使两件专利的保护期同时到期。

注：

【1】范成博，中美专利权利冲突对比研究[D]，中国政法大学，2010

【2】案例：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 1966 U.S. LEXIS 2908, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459