专利无效宣告程序中专利文件的修改

专利无效宣告程序中专利文件的修改

• 作者：李新芝;谭红
• 作者单位：国家知识产权局;国家法官学院
• 主题分类：现有技术同样发明创造实质特点显著进步说明书摘要权利要求书图片或照片申请日明确专利申请的驳回专利复审专利复审的起诉专利复审委员会书面放弃权利无效申请无效审查宣告专利权无效合同许可现有技术抗辩现有设计抗辩在先使用
• 发布年份：2012
• 期号：8

在中国目前专利权的确权程序尤其是无效宣告案件的审查过程中，理论界与实务界对专利权人就专利文件的修改限制问题存在诸多的争议，因此，对专利无效宣告程序中专利文件的修改问题进行深入研究，无疑具有十分重要的意义。一、我国对专利无效程序中专利文件修改的文本规定以及不足我国《专利法》第33条规定，申请人能够对专利申请文件进行修改，可是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片标明的范围。《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人能够修改其权利要求书，可是不得扩大原专利的保护范围。此外，关于权利要求修改原则和修改方式的限制，早在1993版《审查指南》中就有所体现，该指南中规定：“专利文件的修改通常仅限于权利要求书，其原则是：(1)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；(2)应仅针对已授权的权利要求书文本；(3)只能缩小，不得扩大原专利的保护范围；(4)不得改变原专利的主题；(5)通常不得增加未包含在原权利要求书中的技术特征。2010版《审查指南》与2001版《审查指南》关于这方面的规定大致相同，关于修改原则的规定为：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：(1)不得改变原权利要求的主题名称。(2)与授权的权利要求相比、,不得扩大原专利的保护范围。(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。(4)通常不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。修改方式的规定为：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式通常限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，“技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或一种以上技术方案。从历史比较的角度来看，专利审查指南中对于无效宣告阶段专利文件的修改要求是逐步趋严的，上述规定“既是实施细则修改的要求，又是规范双方当事人之间，以及公众与专利权人之间的权利和义务关系的必须，也有利于规范审查程序、“既考虑了公众对受法律保护的权利的明确性和稳定性的要求，又有利于使发明创造得到应有的保护。{1}不过，笔者认为这种限制显然过于严格，由此存在一些消极的后果。第一，不利于专利权人利用无效宣告程序充分完善其专利文件。按照我国《专利法》的相关规定，无效宣告程序是专利授权后专利权人修改或完善其专利文件的唯一机会。假如对修改对象和修改方式作出过于严格的规定，则大大缩小了专利权人在无效宣告阶段修改专利文件的空间。从我国的具体情况来看，许多申请人、专利代理人的撰写水平尚有待于提高，因此在专利文件的撰写中难免存在着笔误或者能够澄清的错误，并且在专利审查员的审查负荷日益增加的情况下，从专利局的角度来看也难以避免对于存在错误或保护范围并不合适的权利要求授予专利权现象的发生，即专利文件中某些错误的存在并非完全是专利权人的单方过错造成的，因此必须给予专利权人以修正错误的补救途径，而不能因纯粹的修改方式的限制否定一项专利的创造性或专利权人对社会的发明创造，如此也与我国设置专利制度的初衷相违背。第二，对修改方式的限制存在与专利侵权诉讼中的禁止反悔原则和捐献原则不相衔接的问题。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条明确了专利侵权诉讼中的禁止反悔原则，即专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该条强调的是专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。该修改或者陈述是权利人主动所为还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该规则的适用。同时，该司法解释第5条还规定了专利法理论上的捐献规则。该规则是指，对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所明确的范围。{2}由此可见，在中国的专利司法实践中已经明确适用禁止反悔原则和捐献原则的前提下，对专利权人在无效宣告阶段修改专利文件事实上已经有了诸多的不利限制，在这种情况下，假如对权利要求的修改仅限于权利要求的删除、合并和并列技术方案的删除，则一项权利要求或技术方案的全部删除就可能是专利权人为适应审查指南关于修改方式的限制而违背其本意并不得不为之的事情，从而与禁止反悔原则和捐献原则适用的逻辑基础相悖。二、域外国家和地区对无效阶段专利文件修改的规定与实践(一)美国美国专利法针对修改超范围设立了两个条款，其中第132条禁止通过修改引入新的主题，适用于摘要、说明书及附图的修改。第112条第1段针对公开性，包含了3个方面的要求，其中的第1条“文字描述的要求是指权利要求的语言应得到说明书中书面描述的支持，适用于权利要求的修改。除此之外，尽管权利要求没有修改，但假如说明书的修改引入了新的主题，只要权利要求的限定范围受到说明书修改的影响，也应当依据第112条第1段予以拒绝。{3}并且在美国专利局授予专利权后，能够在有限的情形下对该授权专利进行再次审查。专利法将这种授权后的审查限定为三种情形：发布修正文字错误或细微错误的更正证书；审查更正申请以修正实体性错误；或者在附加对比文件或理由的情况卞对专利的有效性进行复审。{4}即美国专利法为专利权人在专利授权后提供了对专利文件进行修改的三种途径，其中的复审程序则大致相当于我国的无效宣告程序。在复审程序中，容许专利权人提出新的权利要求或对权利要求书和说明书进行修改，但“复审程序不容许任何扩大权利要求范围的修改提议或新的权利要求，即修改后的权利要求范围不得超过已授权专利最宽的权利要求范围，并且“提出任何对其专利的修正或新的权利要求，以便将所主张的发明与所引证的现有技术进行区分……或者针对不利于专利权利要求的可专利性的决定而提出修正或新的权利要求，因此，这一程序并没有赋予权利人自由修改权利要求中无关方面的权利；换言之，任何修改都必须是针对与复审程序有关的方面作出的。{5}(二)日本日本特许厅下设的审判部相当于我国知识产权局下设的专利复审委员会，其复审类型就包含对已授权专利提出的无效复审以及订正复审、撤销复审和判定等。当无效审判请求事项存在部分无效事由的，尽管原则上应该将该请求事项整体视为无效(部分无效之否定)，但在这种情况下，即使容许将该部分从请求事项中删除，也不会限制到第三人对专利的自由利用。相反，假如不容许这种修改，那么专利权人就不得不接受专利无效之后果，这样不利于专利申请的激励机制。{注释

{1}专利局审查业务管理部主编：《专利审查指南修改导读》，专利文献出版社2002年版，第207-208页。

{2}孔祥俊、王永昌、李剑：“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用，载《人民司法&midDOT;应用》2010年第3期。

{3}杜鹃、黄非：“中欧日美有关修改超范围法律规定的比较研究，载《中国发明与专利》2010年第12期。

{4}Martin J Adelman,Randall R. Rader,Gordon P. Klancnik:《美国专利法》，郑胜利、刘江彬翻译，知识产权出版社2011年版，第19-24页。

{5}30 F.3d 1459(Fed. Cir.1994)。

{6}[日]田村善之：《日本知识产权法》，周超等译，知识产权出版社2011年版，第294页。

{7}日本专利法第126条第1、3款，第134条之2第1、5款。

{8}管熠武、高艳：“欧洲专利审判制度，载《法制园地》2006年第4期。

{9}李明德等：《欧盟知识产权法》，法律出版社2010年版，第373页。