未进入流通渠道的商品商标的混淆可能性,未经备案的商标使用许可合同是否有效

未进入流通渠道的商品商标的混淆可能性

没有进入流通渠道的商品商标是否可能构成与已在商业活动中实际使用的商品商标的混淆,这一问题在贴牌加工贸易中具有典型意义。类似案例在国内颇多,其中有两个案例殊值一提。这两个案例分别代表了目前司法实践处理类似案件的两种代表性的观点。其一为“‘耐克’侵犯商标权纠纷案”。该案案情简介如下:美国耐克国际有限责任公司是“NKE”申请注册商标在中国的专用权人,该申请注册商标的核定商品使用范围是运动衣。被告西班牙CIDES-PORT公司在西班牙对“NKE”商标拥有合法的专有使用权2000年3月至5月间,西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作“NKE”男滑雪夹克,由委托人提供布料、急钮金属(纽扣)、挂牌纸(NIKE商标吊牌)以及标有“NIKE”标识的衣物包装胶袋等。浙江省嘉兴市银兴制衣厂将本案服装加工制作完成后交付给浙江省畜产进出口公司报关出口,拟经香港转口出口到西班牙,交付给委托人CIDSPORT公司。该批货物在深圳海关报关出口时,被深圳海关以涉嫌侵犯原告备案的“NKE”商标权为由予以查扣。原告遂以被告的行为侵犯其“NKE”商标专用权为由诉至法院。对于此案,一审法院经审理最终认定被告的侵权行为成立。其理由是:“西班牙CIDESPORT公司在西班牙对‘NKE’商标拥有合法的专有使用权,可是商标权作为知识产权,具有地域的特性,在中国法院拥有司法权的范围内,原告取得‘NIKE’商标的专有使用权,被告在未经原告许可的情况下,就不得以任何方式侵害原告的申请注册商标专用权……在本案中,被告西班牙CIDESPORT公司未经原告许可,以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为NKE’商标的滑雪夹克;被告浙江省畜产进出口公司未经原告许可接受西班牙CIDESPORT公司的委托进口用于加工‘NKE’商标的滑雪夹克资料和商标标识,服装制作完成后,又负责报关出口;被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托,并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作‘NKE’商标的滑雪夹克。上述三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络行为上有明确的分工,共同构成1个完整的行为。应当认定,他们的行为侵害了原告的NKE’申请注册商标专用权。”这个案件的审理完全忽略了对于认定侵犯商标权行为是否成立至关重要的一些因素,诸如市场、相关公众、混淆、对原告商誉的影响等,而商标恰恰是从市场中产生的一项权利,是从制止混淆的必须中获得正当性的一项财产权,上述判决忽视了商标法的竞争政策内涵,将对商标权的保护沦为一种符号保护。在与此类似的另一案件“‘BOSS’侵犯商标权纠纷案”的审理中,法院的判决意见则表达了另一种观点。法院认为,BOS”商标系在中国申请申请注册的商标,依法应受中国法律保护。被告是受意大利公司的委托,在国内为其定牌加工标有NEWBOSSCOLLECTION”商标的西服,由于该西服全部出口到意大利,并未在中国境内销售,因此,中国的相关公众在国内不可能也没有机会接触到标有讼争“NEWBOSSCOLLECTION”商标的西服,就更不可能造成国内相关公众的混淆和误认,而造成相关公众的混淆、误认是认定构成侵犯申请注册商标专用权的前提。这一案件的审理意见代表了相当一部分理论及实务界人士对贴牌加工商标使用行为的看法。如在此以前的2004年2月18日北京市高级人民法院制订的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中就曾明确:“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯申请注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。”小编认为,后一种观点体现出对侵犯商标权本质的深刻理解。侵犯商标权行为的实质是将自己的商品冒充别人知名商品进行销售的盗用商誉行为,它同时具有双重侵权性:一是侵犯了商标权人的利益,二是侵犯了公共利益,扰乱了市场秩序。而贴牌加工商品没有进入原告享有商标权的国内市场进行销售,既没有侵占商标权人的市场利益,也不存在干扰市场秩序的问题,因此,贴牌加工行为不具有侵犯商标权性。

未经备案的商标使用许可合同是否有效

宣讲要点我国商标法及商标法实施条例并未规定商标使用许可合同未经备案的,在双方当事人之间,许可使用合同无效。只是规定,商标使用许可合同应当报商标局备案。此外,将许可使用合同交送存查、报送备案,主要是为了第三人査阅,起到公示的作用,是为了第三人的利益,因此商标许可使用合同未交送存查、报送备案的,该合同被许可人取得的权利不能对抗第三人。在民法惯例上,除了法律明文规定将交送存查、报送备案作为合同生效的条件外,一般都将未依法交送存查、报送备案的后果明确为不能对抗第三人。这样的处理,对合同双方当事人和第三人都无不利,也不影响行政管理机关追究合同双方当事人的行政责任。最高人民法院于2002年10月12日发布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条规定:“商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。”典型案例姬某毕业于中央美院服装设计专业。毕业后,姬某与朋友合开了一家服装公司。姬某公司设计的服装款式新颖、傲工精细,特别是姬某设计的名为“春的”的一系列服装在投入市场后引起了巨大反响。公司的订单逐渐增加,知名度逐渐扩大,在服装界名气大増。为了防止别的公司假冒姬某公司产品,2009年12月,姬某在和朋友商量之后,以“春韵”为商标向商标局提交申请注册申请并通过了初步审定。2013年3月,姬某取得了“春的”申请注册商标,核准使用于姬某公司生产的服装上。随后,甲服装公司慕名而来要求与姬某公司签订商标使用许可合同,在考虑到公司发展的前景下双方签订了合同,可是由于公司运作的原因没有去商标局备案。甲服装公司在生产一批服装投入市场后,由于质量不过关,遭到了消费者的投诉,姬某公司的信誉也随之受到了影响。姬某公司便打电话给甲公司要求其赔偿姬某公司的信誉损失,甲公司以双方签订的商标使用许可合同未经备案合同无效为由拒绝赔偿。专家评析《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条第1款规定:“商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同效力,但当事人另有约定的除外。”这就是说,姬某公司与甲公司签订商标使用许可合同后,尽管未向商标局进行备案,但并不影响该许可合同的效力。本案双方应当按照合同的约定,分别履行自己的义务,违约的应依法承担违约责任。必须说明一点的是,申请注册商标使用许可合同双方当事人未办理备案手续的,应承担相应的行政责任。被许可人和许可人没按规定办理存查、备案手续的,由许可人或被许可人所在地工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的,处以3万元以下罚款,直至报请商标局撤销该申请注册商标,假如商标局作出了撤销申请注册商标的决定,应当书面通知注册商标人以及所在地工商行政管理部门。注册商标人对决定不服的,能够在收到通知之日起15日内,向商标评审委员会申请复审。当事人对商标评审委员会的复审决定不服的,能够自收到复审决定通知书之日起30日内向人民法院起诉。法条指引中华人民共和国商标法第四十三条注册商标人能够通过签订商标使用许可合同,许可别人使用其申请注册商标。许可人应当监督被许可人使用其申请注册商标的商质量。被许可人应当保证使用该申请注册商标的商品质量经许可使用别人申请注册商标的,必须在使用该申请注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可别人使用其申请注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。第四十四条第二款商标局做出宣告申请注册商标无效的决定,应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的,能够自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况必须延长的,经国务院工商行政管理部门批准,能够延长3个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,能够自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。中华人民共和国商标法实施条例第六十九条许可别人使用其申请注册商标的,许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案资料。备案资料应当说明申请注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第十九条商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。