声音商标的审查,声音商标的显著性判断应遵循传统商标显著性判断基本原则

声音商标的审查

(一)声音商标的概念及立法地位声音商标是指利用声响、单音组成的音阶甚至是音符组成的乐曲、音乐作为标识来区别不同商品或服务的商标。按照TRIPS协定的规定,只要能够将1个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开来的任何标记或标记组合,都可成为商标。这就代表着任何标识只要具备识别力和区别力都能够成为商标,包含声音。从世界范围来看,澳大利亚、新西兰以及我国的香港地区的商标立法,都明确将声音标识作为商标的一种。欧共体国家对声音商标的实质审查已经进入实践阶段。葡萄牙第一件声音注册商标申请已经于2011年8月24日进行了初审公告。而在美国,《兰汉姆法案》的开放性立法,代表着任何标识只要具备显著性就能够作为商标加以申请注册。在Paramount案中,美国商标审理和上诉委员会认为,尽管大多数音乐声音的娱乐性超过了其他方面的作用,但某些特殊的音乐确实能够区分商品或服务的来源,并判定该案中的声音具有显著性,能够申请注册为商标。在GeneralElectric一案中,美国商标审理和上诉委员会认为,假如声音能够采取明确的形状或设计,并且通过使用能够在听众头脑中建立起声音与特定商品或服务之间的联络,那么该声音具备显著性,能够发挥商标的标示来源功能。在中国,《商标法》在2013年修订时,一改申请注册商标须为可视商标的规定,将声音以及组合列入商标构成要素。(二)声音商标的显著性判断声音作为人们能够感知的一种符号,当然能够成为构成商标的要素之但关键是怎样判断声音商标具有了显著性,能够发挥识别来源的功能。在GeneralElectric一案中,美国商标评审和上诉委员会认为,声音商标能够分为两种:第一种是本身具有显著性的商标;第二种是本身不具有显著性,仅有通过使用,必须证明具有“第二含义”的商标。小编认为,对于声音商标的显著性审查应当分为两个步骤,首先要判断用作商标的音乐是否具有显著性或独特性,其次要判断该音乐商标是否能够引起消费者的联想,将美妙的音乐与某个商品或服务来源结合起来。与气味商标一样,声音商标的显著性判断较为困难。一方面,我们应当本着平等的观念对待每一类型的商标,不由于商标构成要素的差异性而加以歧视,在没有见到相关证据的情况下就认为声音无法具有显著性,无法具备商标的标示来源功能;另一方面,要证明声音商标具有显著性,申请人应当提供充分的证据证明该段声音确实在相关消费者头脑中具有了商标的功能,哪怕这种显著性印象或感觉是短暂的,是稍纵即逝的。在美国专利商标及上诉委员会审理的GeneralElectriCBroadcastingCompanyInc.一案中,通用电子广播公司申请将一系列由船上的钟表声组成的声音申请注册为广播服务商标。据称该声音的修改形式自1967年9月15日开始使用,而现在的声音形式自1975年7月4日就开始在波士顿、马萨诸塞州的广播台使用,而该广播台是属于申请人的。在所提供的申请资料中包含有录音带,能够以适当的速度重新播放,并作为与申请人的广播服务相联络使用。可是申请注册审查员认为,一段连续的声音是无法构成商标的,由于它无法发挥商标的商业识别功能。申请人所申请的声音商标与在传统海洋广播中,告诉听众时间的航海钟声没什么差别。准点报时体系处于公有领域,不应当受到申请人的排他性权利的影响。上诉委员会认为,事实上,申请人在传统轮船钟声中的声音并不代表着,在广播台服务中该声音具有商标的识别服务的功能。事实上,以普通人在船上听到敲钟声的经验来看,敲钟的声音很难使得申请人的广播服务由于钟声变得具有显著特征。上诉委员会认为申请人的证据不足以证明申请申请注册的声音商标具有识别和区别服务商标的功能,因此维持了审查员的决定。如同气味商标的显著性判断一样,声音商标的显著性判断也存在自身无法克服的困难,即由于每个人的音乐知识和音乐修养是存在差异性的,使得每个人对于音乐曲调之间的差别往往会存在不同的观点、看法,因而作为音乐商标的固定载体资料在商标显著性判断中具有特别重要的地位。澳大利亚和欧共体国家的立法和司法实践表明,图示是声音注册商标的前提条件。澳大利亚在修订其商标法时明确将声音包含在可申请注册商标的范围内,同时补充了相应的图示要求,其主要目的是使公众能够检索到已经申请注册的声音商标,并了解商标的保护程度和保护范围。由于声音商标是通过听觉方式而非视觉方式感知的,为了便于检索或区分,应当使用清晰、准确的五线谱、声谱、文字说明资料、作为样本的录音资料等方式加以证明。在Shield商标案中,欧洲法院认为,仅以音乐符号(D.E#,D,E#,E)形式表达或说明“这是一种动物的叫声”或只用简单的拟声词描述等,所有文字描述方式都不能充分满足声音商标的图示要求。小编认为,在对声音商标的显著性判断过程中,除了要参考申请人的声谱、乐谱、录音资料之外,还应当考虑普通消费者对声音商标的接受程度,其次才能考虑声音商标的识别力和区别力。声音的发出会影响到周围不特定主体的感受,因而声音商标的选择应当富有美感,不能为了与众不同,制造声音垃圾,损害普通消费者的听觉健康。

声音商标的显著性判断应遵循传统商标显著性判断基本原则

原标题：声音商标的显著性判断应遵循传统商标显著性判断基本原则——腾讯公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案

《商标法》是注册商标审查的基本法律依据，在注册商标申请的审查过程中，无论具体商标标志是由何种要素构成，只要其符合《商标法》第八条的规定，都应当采用相同的审查标准予以同等对待。作为新类型商标的声音商标的显著性判断亦应当遵循传统商标显著性判断的基本原则。

【案号及审判人员】

一审：北京知识产权法院(2016)京73行初3203号　审判长张剑、审判员司品华、人民陪审员宋启才

二审：北京市高级人民法院(2018)京行终3673号　审判长周波、审判员俞惠斌、审判员苏志甫

【相关条款】

2014年《中华人民共和国商标法》第十一条

裁判情况

腾讯科技(深圳)有限责任公司(简称“腾讯公司)向商标局提出第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀(声音商标)商标的申请注册申请，指定使用在国际分类第38类的下列服务项目上：电视播放;新闻社;提供互联网聊天室;电子邮件;信息传送;在线贺卡传送;数字文件传送;计算机辅助信息和图像传送;提供在线论坛;电话会议服务。商标局于2015年8月作出商标驳回通知，依据《商标法》第十一条第一款第(三)项作出不予申请注册的决定。腾讯公司提出复审申请，商标评审委员会决定驳回复审申请。腾讯公司不服，于法定期限内提起行政诉讼。本案是我国2014年《商标法》将声音纳入可申请申请注册商标的范围以来，首例声音商标注册申请驳回复审行政纠纷案。

北京知识产权法院一审审理后认为：对于声音商标是否具有显著性进行判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，还应结合声音商标声音的时长以及构成元素的复杂性等因素，综合考察。通常情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。通过原告提交的证据能够看出，QQ软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及的领域众多，随着QQ软件、“QQ商标知名度的提升，诉争商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，诉争商标的声音亦已经在即时通信领域建立了较高的知名度、识别性进1步增强，诉争商标与QQ软件、腾讯公司之间已经建立了稳定的对应关系，诉争商标在指定使用的“信息传送服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能。

除此之外，在互联网行业中，通过提供增值服务或开发衍生产品、升级技术产品等商业模式以实现商业目的，是互联网企业的通常选择。且诉争商标的声音亦已经与QQ软件、腾讯公司以及提供的服务建立了对应关系，诉争商标可申请注册的服务项目范围也应当与诉争商标本身的知名度、影响力相适应。电视播放与新闻社服务等服务与“信息传送均属于国际分类第38类“电信领域，前述服务项目在功能、用途、服务对象等方面存在着比较紧密的联络。结合QQ软件知名度、“QQ商标知名度、诉争商标知名度及相互之间对应关系等方面能够认定，诉争商标指定使用在电视播放、新闻社等服务项目上亦能够起到商标应有的标识服务来源的功能，诉争商标应予核准申请注册。综上，一审法院判决撤销被诉决定，并由被告重新作出复审决定。

商标评审委员会不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理后认为：诉争商标属于《商标法》第十一条第一款第(三)项规定的缺乏显著特征的标志。腾讯公司提供的证据能够证明诉争商标通过在QQ即时通信软件上的长期持续使用，在“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件服务上具备了注册商标所需的显著特征并无不当。但诉争商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务上实际使用，原审判决对此适用法律错误，应当予以纠正。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，裁判结论适当，二审法院在纠正其相关错误的基础上，对其结论予以维持。

法官说法

本案涉及的核心就是声音商标的显著性问题，显著性也是商标法的基本原理问题。对于声音商标而言，国外授权的实例相对较多，但对其显著性问题的文字性论述在国内外并不多见，并且，理论界也存在颇多争议。

关于声音商标是否具有显著性的问题，有一种观点认为，声音商标作为一种特殊形式的非常见新型商标，对于长期以来习惯了以文字、图形作为表现形式的传统商标的消费者而言，不易将其作为区分商品或服务来源的标志，均缺乏固有显著性，必须经过使用取得较高知名度才能获得显著特征。

我们认为，声音商标只是形式较为新颖的一种商标，仅代表着从传统的视觉识别方式到听觉识别方式的转换，但其与普通商标并无实质不同，均属于将商品或者服务的主体与商标之间建立联络从而起到识别作用的介质，或者说均属于使相关公众能够区分商品或者服务来源的介质，同样存在固有显著性和获得显著性。且对其是否具有固有显著性的判断同样遵循普通商标的通常判断标准：(1)含义是否指向本商品的通用的名称、型号等;(2)是否直接属于商品的功能性声音;(3)是否过于简单(如单音节、单音调或者属于纯自然的声音)或者过于复杂(如一首完整的曲子，又如复杂到无意义的嘈杂或者接近无意义的嘈杂)从而不能或不易作为商标识别。

具体而言，对于声音商标是否具有显著性的判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，即应考虑指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯及指定使用商品或服务所属行业的具体情况等因素外，还应结合声音商标声音的时长以及构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。但同时也要考虑到声音商标的特殊性，对于长期以来习惯了以文字、图形作为表现形式的传统商标的消费者而言，目前阶段不易将其作为区分商品或服务来源的标志，通常情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。

具体到本案而言，考察诉争商标是否属于被诉决定所认定的“较为简单的情形，不能仅考虑其构成元素单一、整体持续的时间较短等因素，而应当综合考察诉争商标整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定的节奏、旋律、音效。本案诉争商标尽管仅由同一声音元素“嘀音构成且整体持续时间较短，但诉争商标包含六声“嘀音，且每个“嘀音音调较高、各“嘀音之间的间隔时间短且呈连续状态，诉争商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，且并非生活中所常见，因此，其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。

通常情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。20世纪90年代后期是我国互联网发展迅猛的阶段，QQ软件自1999年2月即以OICQ软件的形式在中国互联网上开始使用。通过互联网实现即时通信的模式变革对人们生活带来的冲击及作为QQ软件提供的消息传送这种最基本、最常用服务的新消息传来时的提示音，使得诉争商标的声音在使用之初即对相关公众的听觉产生强烈的冲击力，从而使得其极易被相关公众所感知、记忆。

诉争商标指定使用在第38类的电视播放、新闻社、提供互联网聊天、电子邮件、信息传送、在线贺卡传送、数字文件传送、计算机辅助信息和图像传送、提供在线论坛、电话会议服务十项服务上。这十项服务是否都能够获准申请注册?商标的获得显著特征是否只能给予实际使用的具体服务项目?如本案二审法院指出的：由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准申请注册的商品或者服务范围，也应当以其实际使用的商品或者服务为限。通常情况下，不存在在1个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。

专家评析

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀声音商标注册申请驳回复审行政纠纷是关于新类型非传统商标显著性判断的典型案件。非传统商标包含立体、颜色、位置、全息、动态、声音、气味等商标，无论是哪一种，与传统商标一样，仅有足以区分商品或服务来源时才成为商标并获得申请注册。

声音商标能够是人为创作或制作的、也能够是自然界存在的，或二者组合;腾讯QQ新消息传送到达时的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀声，正是人为制作的非音乐性声音。通常情况下，声音商标很少本身具有显著性，即使音乐旋律本身具有著作权法意义上的独创性，但这与商标法意义上的显著性并不相同;“嘀嘀嘀嘀嘀嘀声本身虽有一定特点，但也是经过长期使用才具备了较强的显著性。

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀判决指出，对于声音商标是否具有显著性进行判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，还应结合声音商标声音的时长以及构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。这一关于《商标法》第八条、第十一条第一款第(三)项的显著性、获得显著性要求适用于声音商标的裁判标准无疑是科学的。

(评析专家：管育鹰，中国社会科学院　教授)

文摘自《北京知识产权法院典型案例评析(2014—2019)》