浅谈专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式,浅谈专利质量,你理解专利的生产流程吗

浅谈专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式

在国知局对专利审查指南的相关规定进行的最近一次修改中，针对专利无效宣告程序中容许的修改方式，修改前后的专利审查指南做出了不同的规定。本文根据修改前后的专利审查指南的不同规定，结合专利无效的案件实例，对专利无效宣告程序中权利要求书容许的修改方式进行了探讨，以期为专利无效宣告程序的实务操作提供参考。

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刘佳，专利代理人，工学硕士。

技术领域涉及通信技术、计算机硬件和软件技术、互联网、数据处理、自动化控制等。在专利申请撰写、答复审查意见、专利的复审和无效等方面经验丰富。

引言

专利权人在撰写专利文件时往往无法全面了解申请日以前的现有技术，而实审阶段审查员往往也难以全面地指出专利文件中存在的问题，因此，授权专利的专利文本往往存在一些错误或问题。为了使得避免这些错误或问题，专利权人有时必须对授权专利的专利文本进行修改，以完善授权专利来应对已经出现或可能出现的无效风险，从而保持授权专利继续有效。

我国《专利法》第33条规定，申请人能够对其专利申请文件进行修改，可是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片标明的范围。我国《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人能够修改其权利要求书，可是不得扩大原专利的保护范围。

可见，在目前的法律规定下，无效宣告程序是专利权人对授权专利的专利文本进行修改的唯一途径。对于授权专利，专利权人仅能够在专利无效宣告程序中对其权利要求书进行修改。然而，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，《专利审查指南》对无效宣告程序中权利要求书的修改方式进行了更多地限制，这使得专利权人难以最大限度地使用专利法实施细则第69条赋予的权利对授权专利的权利要求书进行修改。因此，对于无效宣告程序中权利要求书容许的修改方式，历来存在诸多争议。从专利权人的角度而言，更偏向于减少无效宣告程序中修改方式的限制。

审查指南修改前后的相关规定

最近，国家知识产权局对《专利审查指南》的相关规定进行了修改，其中就涉及到了专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式[1,2]。

一方面，对于无效宣告程序中专利文件的修改，修改前后的审查指南对其修改原则做出了相同的规定，即，“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原权利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）通常不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

另一方面，对于无效宣告程序中专利文件的修改，修改前后的审查指南对其修改方式做出了不同的规定。其中，修改前的审查指南规定了，“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式通常限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，“权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征，在独立权利要求未做修改的情况下，不容许对其从属权利要求进行合并式修改。修改后的审查指南规定了，“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式通常限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进1步限定、明显错误的修正，“权利要求的进1步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的1个或多个技术特征，以缩小保护范围。

关于“明显错误的修正

相对于修改前的审查指南，对于无效宣告程序中明确容许的权利要求书的修改方式，修改后的审查指南增加了明显错误的修正。笔者认为，审查指南的这一处修改，仅仅是对业内已经较为普遍的认知和实务操作经验进行了明确。

一方面，修改前的审查指南，对于无效宣告程序中权利要求书的修改方式，仅仅是“通常性的限制而并非“绝对性的限制。修改权利要求书的具体方式仅仅是“通常限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，但并没有排除其他修改权利要求的方式。可见，即使在修改前的审查指南中，在无效宣告程序中针对权利要求的明显错误进行修正，也并非绝对不容许的修改方式。

另一方面，从历史的实务操作经验来看，对于在无效宣告程序中修正明显错误的修改方式，专利复审委员会历来持有比较开放的态度。即使在审查指南修改以前，为了避免对现有技术作出足够贡献的授权专利因存在撰写瑕疵而被宣告无效，专利复审委员通常也不会禁止这种针对明显错误的修改方式。例如，针对专利号200420090432.8的授权专利，专利权人在无效宣告请求阶段以笔误为由将权利要求4中的“移动杆（421）修改为“牵引杆（421）。在该案的无效宣告请求审查决定[3]中，合议组认为，根据本专利的说明书及说明书附图，能够明确看出附图标记“421处的部件为牵引杆，也就是说，本领域技术人员能够直接、毫无异议地明确原权利要求4中的“移动杆（421）应为明显笔误，其应当为“牵引杆（421），因此，合议组接受了专利权人的修改。又如，针对专利号02220541.1的授权专利，专利权人在无效宣告请求阶段将无效阶段对原权利要求3进行修改时删除了原权利要求3中的“且与下座板铰链这一特征。在该案的无效宣告请求审查决定[4]中，合议组认为，被删除的特征“且与下座板铰链本身在原权利要求1和3中属于重复限定，这一特征的删除并未使得修改后的权利要求扩大原权利要求的保护范围，也未超出原说明书和权利要求书记载的范围，并且还有助于使修改后的权利要求更清楚简明，因此，合议组接受了专利权人的修改。

关于“权利要求的进1步限定

相对于修改前的审查指南，对于无效宣告程序中明确容许的权利要求书的修改方式，修改后的审查指南将“权利要求的合并替换成了“权利要求的进1步限定。笔者认为，审查指南的这一处修改，使得专利权人在无效宣告程序中拥有了更多的方式对权利要求书进行修改。

举例而言，假设存在这样1个授权专利，其权1包含有ABC4个技术特征，其权2包含有DE两个技术特征，其权3包含有FG两个技术特征。在审查指南修改以前，无效宣告程序中明确容许的修改方式，能够是将权2中的DE整体地合并到权1，也能够是将权3中的FG整体地合并到权1，还能够是将权2中的DE和权3中的FG都合并到权1。可是无效宣告程序中明确容许的修改方式，并不包含将D合并到权1而E没有合并到权1，也不包含将F合并到权1而G没有合并到权1。在审查指南修改以前，若专利权人在无效宣告程序中做出了上述不属于明确容许的修改方式，合议组能够拒绝接受。在审查指南修改之后，无效宣告程序中明确容许的修改方式，包含将D合并到权1而E没有合并到权1，也包含将F合并到权1而G没有合并到权1，实际上，专利权人在无效宣告程序中能够将DEFG这4个技术特征中的任意1个或多个合并到权1。

必须说明的是，尽管修改后的审查指南将权利要求的进1步限定纳入了无效宣告程序中容许的修改方式，但笔者认为，在无效宣告程序中，专利权人以权利要求进1步限定的方式做出的修改是否应当被接受，还要考虑其他因素。一方面，在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征，以此所形成的技术方案并不必然记载在本专利原始公开的说明书和权利要求书中，也即，这种修改有可能是超范围的修改，不满足专利法第33条的规定。另一方面，在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征，以此所形成的技术方案有可能保护范围不清楚，也有可能得不到说明书支持，也即，这种修改有可能不满足专利法第26条第4款的规定。再一方面，在权利要求中补入其他权利和要求的部分技术特征，以此形成的保护范围并不必然比原权利要求的保护范围更小，也就是说，这种修改有可能扩大了原权利要求的保护范围，不满足专利法实施细则第69条的规定。正是如此，修改后的审查指南提及到权利要求的进1步限定时，还特别限制了，在权利要求中补入其他权利要求的技术特征，要用以缩小保护范围。有此可见，专利法第33条、专利法第26条第4款和专利法实施细则第69条都应当作为这种修改是否能够被接受的考虑因素。

除此之外，相对于权利要求的合并而言，权利要求的进1步限定这种修改方式，能够使得专利权人在无效宣告程序中修改的权利要求相对于原权利要求出现更复杂的转变。对于专利权人做出的复杂修改，按照修改后审查指南的规定，请求人能够进1步补充更多的证据和无效理由。能够预见的是，今后专利无效的案情将会更为复杂。

关于其他可能的修改方式

无论是修改前的审查指南还是修改后的审查指南，都没有明确容许在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求做进1步的限定。而一直以来都有观点认为，在无效宣告程序中不容许专利权人以说明书的内容对权利要求做进1步限定的修改，也就是说，说明书的内容补入权利要求的修改方式，是无效宣告程序中禁止的修改方式。对此，笔者有不同意见。

笔者认为，无论是修改前的审查指南还是修改后的审查指南，对于无效宣告程序中权利要求书的修改原则和修改方式，都仅仅是“通常性的限制而并非“绝对性的限制。除了“通常限于的修改方式，修改前后的审查指南都没有排除其他修改权利要求的方式。而修改原则仅仅是“通常不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，但审查指南并未排除在权利要求中增加说明书内容的修改方式，这种修改方式并非绝对不容许的。

此外，从历史的实务操作经验来看，在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求做进1步限定的修改方式，曾多次被最高法院和专利复审委员会接受过。

例如，针对专利号03150996.7的授权专利，在授权文本的权利要求1中记载了，“一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。专利权人在无效宣告请求阶段按照说明书记载的内容将权利要求1中的 “1∶10－30修改成了“1∶30。 在该案的最高法院行政裁决书[5]中，最高法院认为，一方面，1∶30这一具体比值在原说明书中有明确记载，因此，将权利要求修改为1∶30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围，另一方面，本专利权利要求仅有占比这1个变量，此种修改使本专利保护范围更加明确，不会造成保护范围模糊不清等不利后果，再一方面，此种修改既不会使专利权人通过事后修改的方式把说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中，也不会损害专利保护范围的稳定性，又再一方面，假如仅以不符合修改方式的要求而不容许此种修改，就会使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性，况且，《审查指南》除了“通常限于的修改方式，并未绝对排除其他修改方式。基于以上几个方面，最高法院接受了此种基于说明书内容对权利要求进1步限定的修改。

又如，针对专利号03139760.3的授权专利，在授权文本的权利要求1中记载了，“一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构通式如下所示：通式I（略），通式I标明马库什化合物。专利权人在无效宣告程序中按照说明书的记载将权利要求1中的马库什化合物修改成了一种具体化合物，即N-(2-氨基-4-氟苯基)-4[N-(3-吡啶丙烯酰基)氨甲基] 苯甲酰胺。在该案的无效宣告请求审查决定[6]中，合议组认为，一方面，专利权人修改的具体化合物，其制备、确认以及用途和使用效果在说明书中已经清楚、完整地予以公开，且是本专利唯一既给出了制备方法又确认了活性效果的具体化合物，可见，该具体化合物不仅在本专利说明书中有明确记载，并且是本专利的发明核心所在，并在原权利要求的保护范围之内，因此，容许上述修改不会带来公示性方面的问题，这并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，另一方面，对无效宣告程序中权利要求的修改方式，审查指南尽管强调了“通常限于的修改方式，但并未排除存在其他修改方式的可能性，再一方面，假如容许此种修改，则能够更充分体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质。基于以上几个方面，合议组接受了此种基于说明书内容对权利要求进1步限定的修改。

通过以上两个案例能够看出，在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求书做进1步限定的修改方式，并非不可接受。实际上，对于此种修改，最高法院和专利复审委员会都会参考一些因素来明确是否接受，只是两者参考的因素有所不同。最高法院主要是依据此种修改是否在原说明书中有明确记载、是否扩大原专利的保护范围、是否会造成专利保护范围不清楚、是否会将原说明书中无法体现的技术方案补入权利要求以及是否损害专利保护范围的稳定性来明确是否接受此种修改。但专利复审委员会更为严格，主要依据此种修改是否在原说明书中有明确记载、是否为发明核心、是否在原专利的保护范围之内、是否带来公示性问题、是否体现鼓励发明创造的立法本意以及是否有助于聚焦发明实质来明确是否接受此种修改。

相较而言，笔者更认同最高法院的观点。原因在于，审查指南对无效宣告阶段修改方式的限制，其初衷是要维持专利保护范围的稳定性，以避免公众因无法预见已授权专利的修改而受到损失。而授权专利的原说明书是已向公众公开的内容。以原说明书的内容对权利要求进行修改，修改后权利要求的技术方案是原说明书明确记载的方案，则公众从已公开的原说明书中应当能够获知。也就是说，此种修改是公众能够预见的。只要此种修改不会扩大原专利的保护范围，则公众原本为避免侵权而实施的规避方案在此种修改之后也不会落入修改后权利要求的保护范围，因此，公众的利益并不会被此种修改所损害。故笔者认为，对于无效宣告程序中以说明书内容对权利要求做进1步限定的修改，若修改后的权利要求是原说明书中明确记载的技术方案、修改后的保护范围不会扩大原专利的保护范围并且修改后的保护范围清楚，此种修改就能够被接受。除此之外，从本次审查指南的修改来看，无效宣告程序中专利文件的修改方式将更为开放，因此，有理由相信，今后专利复审委员会在实务操作中对以说明书内容对权利要求做进1步限定的修改方式可能会持更为开放的态度。

参考文献：

[1] 2010版专利审查指南. 北京：知识产权出版社，2009.9

[2] 关于修改<专利审查指南>的决定(2017)(国家知识产权局令第74号)

[3] 专利复审委员会第15948号无效宣告请求审查决定

[4] 专利复审委员会第7056号无效宣告请求审查决定

[5] 最高法院(2011)知行字第17号行政裁决书

[6] 专利复审委员会第24591号无效宣告请求审查决定

浅谈专利质量,你理解专利的生产流程吗

近段时间，按说是好不容易熬过疫情迎来了春天，然而，随着“十四五规划的启动实施，专利局加大查处专利非正常申请的“力度，引发专利从业者的激烈探讨，代理机构与申请人一时不知所措，部分申请人也似有进退维谷的尴尬景象。春天已至，乍暖还寒。

远景而言，大家对国家落实科技创新驱动是有信心的，因此对于知识产权行业的前途相对还是看好，但对于国家所追求的“高质量专利到底怎样理解，仍然不得而知。

适逢春江水暖，还是该探究一下高质量专利到底该是怎么样的，评判理据是什么。

关于这一问题，早有专业人士推行以专利生命周期三阶段为依据的检验标准，即：能通过审查、能抵挡无效、能有效维权。貌似堂皇，但以通过审查为维度容易造成对专利质量的妥协式封顶，而真的专利权，恰恰天生就注定了其挑战审查权威的命运;至于无效和维权的两个维度，往往无现实可操作性。因此，这个标准恐怕流于理想化。

对此，笔者试以多年服务经验的认知为据，分享对于专利质量的一些个人理解：

专利是多方协作孕育的产物

我们去市场买个手机，看好后想买，一手交钱一手交货，干净利落。手机好不好，一用便知，甚至电商平台看一下配置，也就对它的质量有个概念了。手机质量是否靠谱，大部分信任厂商与价格即可，原因就在于厂商一手包办了手机生产的全过程。

专利的生产和交付与买手机不同：发明人负责产出专利创新点和专利交底书，企业代理人负责专利挖掘、专利创新点的优胜劣汰以及专利申请文件的把关，机构代理人负责形成专利申请文件，审查员负责审查专利申请在何种保护范围之内授权。

发明人、企业代理人、机构代理人、审查员四方之间，构建了一条专利权生产链条，链条中的各方互相协作和博弈，最终才能孕育出一件授权的专利。因此，专利是一种必须多方参与生产的服务商品，其交付过程包含多个阶段的多种产出，时间漫长，而考验多多。

服务商品与有形商品之间的这种差别，决定了专利质量的管控工作确属不易，特别是对机构和企业的内外部管理能力都提出了严肃的挑战。提升专利质量管理水平，迷信链条中的任何1个环节都是不够的，迷信单独任何1个岗位的人才也是偏颇的，必须有这个基本认知。专利质量管理必须建立起链条意识，避免让链条中的任何1个环节独占封顶专利质量的天花板的垄断权。

谁负责封顶专利质量的天花板

不妨思考1个问题：找个零经验的机构代理人，再找个5年经验的企业代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就必定等于5年经验代理人产出的质量吗?这个问题大家已经深有体会，相信都能得出否定的答案。

再换个问题：找个5年经验的机构代理人，再找个5年经验的企业代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就必定等于十年经验代理人产出的质量吗?当然也不是。由于专利质量不是简单的数学叠加。

再换个问题：相互配合的两名代理人，一名十年经验，一名5年经验，所得专利就必定是十年经验代理人产出的质量吗?答案也是否定的。由于两名代理人对同一问题的理解可能不同，可能同心合力，也可能互相掣肘，最终强势一方胜出，且往往被折衷。

再换个问题：找个十年经验的机构背景的作为负责审核的企业代理人，找个3年经验的审查背景的作为负责审核的企业代理人，再找个5年经验的机构代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就能至少相当于5年经验代理人产出的质量吗?答案还是不一定。取决于人怎么用，取决于谁与谁的合力实际负责专利质量的封顶。

可见，专利质量不是简单的数学换算，而是各取所长有机配合的结果，简单以某一环节对个案专利质量盖天花板，并非最好的办法。

有些石头未必好抱

经济学家薛兆丰曾经提出过1个观点，说申请专利就像在捡打架用的石头，深得大家认同。稍微展开一下，石头有大有小，有粗有细，不能要求每颗石头都是大石头，也不能把石头都捡成了沙子。

一些申请人有个误区，都希望自己的每件专利都是一颗颗粗大的石头，部分代理机构也希望投其所好，正好通过标准化撰写专利实现规模化量产以提高边际效益，于是有人从《审查指南》中抓来一些具体规定，制定条条框框，奉为圣经，力求每件专利都满足其中条款。且不说其审核条款是否充分考虑了各种应变因素、技巧埋伏、欲扬先抑等，姑且先理解其本身出发点是好的，可是，实施时触发的各种成本是各方未必容许的，各种转变情形也未必能标准化适用。

捡石头的过程中，即使真能捡到个别大石头，有些石头太粗壮了，国之利器不轻易示人，要用的情况下未必能抱得起来。打仗的情况下还要讲究用法，大石头放在高山上，滚下来才好砸死人。要是放在平地，没了势能，你抱得费劲，也抛不远。反而不大不小的石头无论居高临下还是临渊结网时，丢起来快准狠，因此对于专利质量管理，难以厚此薄彼，更不宜一概而论。

石头太多，总有些次品，也占用仓储成本，也是常理，时常勤拂拭就好，无论做什么事，合理的容错成本是要的。

可见，由于专利作为一种工具，其有机集合本身也有一加一大于二的作用,因此,专利质量管理过程中,适宜有意识地部署1个弹性空间，1个个的石头，环肥燕瘦全都能够有，一三五用一批，二四六用一批，周日好休息。

追求专利质量必须有系统思维

专利不是一纸证书，证书不过是专利权的载体。专利不是1个又1个孤立的技术点，专利应该是配合企业在市场中攻城略地所需的一系列组合工具，在这个层面上看专利质量问题，或许更会豁然开朗。

在这个层面上看问题，就要求不能孤立地看待每一件专利，而要以整体的专利质量来作为申请人的追求。由于每一件专利中的技术方案都是其所属产品系列专利布局中的1个关联点，这个关联点与背景技术和前景技术之间有时间上的纵向关系，与产品的其他部件之间又有空间上的连接关系，这个关联点的部署，必定服务于企业的经营战略中的某一具体方面，例如作为标准必要专利、作为宣传广告之用、作为维权积累之用等。不同的作用将影响出不同的专利申请策略，影响到专利质量标准的综合权衡。关联点这一特质，自然也要求参与专利生产的各方必须长期、深入、系统地了解与技术方案所属产品相关的系列知识，而非局限于技术方案本身，而应考虑专利质量的方方面面。

在这个层面上看问题，就要求要管理好专利生产链条中各个环节的沟通配合，使各个环节的负责人之间信息对称透明，彼此互相尊重对方对问题的理解，既充分利用弹性空间，又能避免劣币驱逐良币，共同产出最佳的服务商品。沟通配合，彼此间要有一种谦逊谅解的态度。能够理解，假如你能够向正在为你拉伸的教练善意坦诚地反馈自身的感受，请其调节力度，自然更有希望体会到更加微妙的舒适感，痛，并快乐着。

在这个层面上看问题，还要求要在申请企业、代理机构选贤任能方面改变传统批量生产专利的工厂化思维，转而突出专利代理师在“师方面的作用，追求专利代理人的个性化长期深入服务。“专利代理人刚升级为“专利代理师不久，“师者，传道、授业、解惑，格物致知，知无不言，言之有理，理出有据，自可信任。专利代理师，无论是企业的，还是机构的，都应建立起服务链条意识与系统布局思维，争取丰富自身关于答审、无效、诉讼、商业的经验，服务于企业的专利申请。

春天既然来了，寒气自然慢慢消散。“十四五规划已经启动，知识产权重回专业化路线，业者任重道远，然则上下求索，假以时日，道不远人。