重复授予的专利权是否应当被宣告无效,重构商标显著性认定的论证框架

重复授予的专利权是否应当被宣告无效

发明人韩某于1998年3月向国家专利局申请了一项名为“家用双排节能型电烤箱”的实用新型专利。1年后该项专利被国家专利局授予专利权号。2004年，在该实用新型专利期限届满前，专利人韩某又请求了续展，该项权利的保护期限则截止到2007年3月。我厂是一家电器生产厂家。2007年4月，我厂准备使用该项已过了保护期限的专利时，却发现，韩某早在1999年，又以同一发明名称向国专利局申请了一项发明专利，2007年7月被国家专利局授予了发明专利权。我厂在知道后认为，该发明专利同韩某已过保护期的实用新型专利构成重复授权，违反了《专利法实施细则》关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，于是向专利复审委员会请求宣告韩某的发明专利无效。然而，专利复审委员会驳回了我厂无效宣告请求，理由是2007年7月授予该项发明创造专利权时，1999年授予的实用新型专利的保护期届满已终止，故不存在两个专利同时存在的情况，也不存在重复授权的问题。无效宣告请求被驳回后，我厂决定向人民法院提起行政诉讼，请问，我厂该怎样提起行政诉讼?《专利法》第22条第1款:“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”《专利法实施细则》第66条:“在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人能够在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会能够不予考虑。”《专利法》第46条第2款:“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，能够自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”《专利法》中我国所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。其中，发明和实用新型专利保护的是新的技术方案，而外观设计专利保护的是产品的新设计，因此，在发明与实用新型专利之间可能会出现重复授权。那么，当同一发明创造被授予发明专利后又授予实用新型专利后该怎么办呢?以下，我们就结合你所咨询的问题进行解答:(一)韩某同样的发明创造只能被授予一项专利。(1)“同样的发明创造”只能被授予一项专利。由于发明专利和实用新型专利保护的均属于新的技术方案，二者之间能够出现“同样的发明创造”的情况。同样的发明创造，是指即两项发明创造，它们之间要求保护的技术领域和目的实质上相同，所采用的技术解决手段实质上相同，并且能够产生实质上相同的客观效果。根据《专利法》第22条第1款的规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性。假如将同样的发明创造授予专利权，不仅不符合新颖性，并且一旦容许相同的发明创造在一前一后被授予专利权，无疑会延长对该专利的保护期。这样即违反了专利权具有法定时间性的限制，也会损害公众利益，因此同样的发明创造只能被授予一项专利。在你咨询的案件中，假如韩某就同样的发明创造两次向国家专利局申请专利，两次申请的技术内容完全相同，只是一次以发明专利申请了，另一次以发明专利又申请了实用新型专利申请，国家专利局只能就其中一项专利授予专利权。(2)重复授予的专利权应当被宣告无效。韩某将该项发明创造在申请实用新型专利后1年又以专利发明申请了专利，国家专利局在该项发明专利过了保护期已经进入公有领域的情况下，又给予了发明专利保护，这显然违反了《专利法》第13条第1款“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。根据《专利法》第45条的规定，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，能够请求专利复审委员会宣告该专利权无效。因此，你厂能够韩某的该项发明专利属于重复授权为由，请求专利复审委员会宣告该专利权无效。(二)你厂对专利复审委员会维持专利权的决定不服，能够向人民法院提起行政诉讼。(1)你厂能够向人民法院提起行政诉讼。在专利复审委员会受理无效宣告请求后，你厂应该在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。假如专利复审委员会仍然维持韩某该项发明专利，你厂能够根据《专利法》第46条第2款第(二)项的规定，在收到维持专利权决定通知书之日起3个月内向人民法院起诉。(2)你厂在提起行政诉讼时应该注意以下问题:第一，管辖。根据《行政诉讼法》第14条第(一)项的规定，你厂应当向作出维持专利权决定的专利复审委员会所在地的中级人民法院提起行政诉讼。第二，诉讼参加人。你厂应当以作出维持专利权决定的专利复审委员会为被告提起诉讼。而韩某作为专利权人与本案审理有直接利害关系，人民法院应当会通知韩某作为第三人参加诉讼。第三，证据。你厂应当准备充分的证据证明你厂主张的诉讼请求是有据可依的。证据包含书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录。第四，时效。你厂一定要在收到维持专利权决定通知书之日起3个月内向人民法院提起诉讼，超过了这个期限法院将不再受理该起案件。假如遇到特殊情况时，能够申请延长期限，这应当由人民法院决定。1.贵厂在请求宣告专利权无效时，能够后专利权为由向专利复审委员会请求专利权无效，当你发现韩某申请专利的发明创造之主体不合格，申请专利的发明不具有新颖性、创造性和使用性时，也能够请求专利复审委员会宣告该专利权无效。2.确认发明权的案件主要包含因是否授予发明专利权、宣告授予的发明专利权无效或维持专利权无效、实施专利强制许可而引起的三类案件。这三类案件有，应由中级人民法院管辖，因此，公民在对这三类案件提起诉讼时应向被告所在地的中级人民法院提起。

重构商标显著性认定的论证框架

1.排除行业通用选择与在传统的文字和图形商标审查中推定通用名称不具有显著性相同99，对非传统商标进行显著性认定的首要步骤应是排除行业通用选择，即商标不能近似于所属商品或服务的行业通用选择。背后的价值依托是将标志作为自由竞争与沟通表达之必须的符号功能，排除出商标法的管辖范围之外。非传统商标的构成元素如三维立体造型、颜色及声音等符号，往往作为产品或服务惯用的装饰性元素存在，保证对其的自由利用是其他市场主体的利益想法。如颜色是展现美感、彰显个性及顺应季节与潮流所不可或缺的。尽管理论上颜色有无穷多种，但能为商业所利用的具有吸引力的颜色远少于具有吸引力的文字。100具体而言，首先对标识的客观构成进行观察，但这种观察不是为了给标识的新颖程度、创意高低作评价，这与商标法立法的价值追求无关，正如法院在雀巢方形瓶立体商标案的判决书中所说，传统商标的固有显著性与标识是否具有独创性有关，而对于非传统商标（立体商标）而言，影响消费者认知的不是符号本身，而是符号的使用方式。101其次，根据产品实际使用的场景，明确行业与商品形式的通用选择，即常规使用方式。商标标志必须处于消费者的感觉器官的绝对阀限之内才能为消费者所感知，因此符号与其所依附的产品（常规使用方式）之间必须有超过消费者认知阀限的差异度。102最后，将标识与产品通用设计进行对比，在客观层面判断符号元素、表现手法、设计风格与产品常规使用方式相比，是否从通用选择的行业惯例中分离出来，具有能够引起消费者识别与认知的特征。客观具有的不同于常规设计的特征有助于引导消费者对标识的注意力偏向，是识别作用发挥的前提，两者有着逻辑递进的关系，是获得显著性的必要前提。2.要求履行“第二含义”的证明责任裁判者根据商品所属行业的商业实践，判断是否已经形成了行业惯例将争议符号作为商标使用，对于非传统商标，答案往往是否定的。裁判者继而要求申请人对“第二含义”进行举证证明。我国目前对非传统商标必须取得获得显著性的认识仅局限在立体商标上。然而若以消费者认知为标准，声音、位置、气味、动作等非传统元素作为商标的公众熟悉度低于三维立体造型，它们比三维立体造型更难激活脑神经网络中对商业来源的认知节点，欧盟法院在一系列案件中也得出了相同结论。103法官在司法实践中也有类似的感触，认为“第二含义”之证明对于非传统商标而言是必须的104。法律系统内部应当统一对象的认定标准，引导显著性认定回归真实的区分功能之实现，并限制符号权的不当扩张。欠缺固有显著性的推定不应被限定于三维立体造型，而应推及使用于难以被消费者认知为商标的所有非传统标识，以让该规则发挥先导预判的功能，确保显著性判定标尺的实质性统一。3.认真对待消费者调查报告申请人必须提交证据证明商业标识与商品来源在消费者心中已经形成了稳定的对应关系，即获得了“第二含义”。在确权审查与司法认定实践中，有严谨的设计与科学的实践的消费者调查报告105能够作为消费者实际认知的证据。法院在较长一段时间内对市场调查报告作为民事证据的采信率较低，据学者研究，占据不予采信理由1/3的原因是，根据我国民事诉讼法有关民事证据的规定，“与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的依据”106，因调查报告“系原告/被告单方面制作”，故不能当然采信。107也有学者指出，司法中的确存在对调查报告作为证据要么一概排除、要么轻信采纳的混杂局面。但其中调查统计所得证据之因此未被采信，并非由于民事诉讼法或相关法律规定不承认此类证据，而是由于诉讼中的具体调查统计未满足技术规范上的要求，如被调查对象、调查方法等，因技术规范性的欠缺而遭到法院之拒绝，能够通过一套采信标准的确立，提高证据证明力。108其中必须强调的是：第一，该调查报告的实施对象，应当是相关公众而非普通消费者。在北京第二中级人民法院审理的丰田自动车株式会社诉浙江吉利汽车有限责任公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，北京勺海调查有限责任公司出具的《商标相似性研究问卷》和《商标相似性调查报告》被法院拒绝采纳，其原因即因是不符合商标混淆认定标准中对相关公众的定义。109第二，调查报告必须经过合法公证。在“乔丹案”中，最高人民法院即指出，再审申请人迈克尔.杰弗里.乔丹的两份调查报告的调查过程由公证机关进行了公证，调查程序较为规范，调查结论的真实性、证明力相对较高，能够与该案其他证据结合后共同证明相关事实。110第三，调查公司必须具备合法资质，法院目前在司法审判中，对调查公司资质的认定未达到鉴定机构之高，而是进行基本的合法经营资质核实。111学界对市场调查报告的证据性质存在分歧，学者持鉴定意见112、证人证言113与专家证人证言114三种不同的观点，亟待划归一类明确的证据形式。第四，市场调查的设计与实施具有科学性，包含调查对象的构成、访问方式、抽样方法、调查结论的形成过程等。法院根据调查报告所描绘的相关公众的认知偏向，再结合商标使用范围、使用时间等间接证据，对消费者认知进行合理推测，进而最终判定非传统标识是否被消费者认知为区分商业来源的商标。