中美大对比高校专利申请前评估该怎样做,中美建交压力催生商标权双轨保护制度的产生

中美大对比高校专利申请前评估该怎样做

专利申请前评估是国际高水平大学的普遍做法，但对于大部分国内高校而言，尚属于新鲜事物。此前，国内也开展了较为大量的专利价值评估研究，主要针对的是已经获得专利保护的技术，主要评价维度包含专利的技术价值、法律价值和经济价值，研究热点主要集中在专利价值评估指标体系、专利价值评估方法等。可是，对于国外专利申请前评估的评估指标、评估方法，以及专利申请前评估对后续技术转移过程所产生的深远影响等缺乏系统性梳理和研究。

2020年2月，《教育部国家知识产权局科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》(教技〔2020〕1号)将“开展专利申请前评估作为重点任务之一进行部署，同时，也以专利申请前评估结果作为是否申请专利，以及明确专利产权归属与费用分担的依据，这标志着我国高校知识产权工作导向发生根本转变。

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官方解读!《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》

教育部 国知局 科技部：提升高等学校专利质量，促进转化运用

申请前进行评估能够减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。本文旨在概观美国大学技术转移办公室(OffiCE of Technology Transfer，以下简称 TTO)专利申请前评估的经验，对比国内专利价值评估研究与实践情况，为我国高校专利申请前评估提供有益参考。

一、专利评估的中美差异

1.1 美国大学发明评估

1.1.1 评估主要目的：专利许可。在美国，大学科研院所持有的专利多采取许可模式与企业或投资机构合作，被许可人仅有专利的使用权。1980年，美国颁布了《拜杜法案》，通过赋予发明所有权，为激发大学技术转移活力提供了法律保证，有力地推动了大学的专利许可。

美国许多大学建立的技术转移专门机构称为技术许可办公室(Office of TechnologyLicensing，OTL)，OTL 起源于 1970 年的斯坦福大学，如今已发展成为美国大学技术转移和知识产权经营的标准模式，OTL的首要工作就是专利营销。通常而言，专利许可包含期权许可(Option Licensing)和执行许可(Executed Licensing)。

通常期权许可给予被许可方3～6个月的考虑时间，在此期间大学不会再与其他机构签署许可协议，但被许可方必须支付期权许可费、专利申请及维护费等。考虑时间可根据具体情况再延长，每延长一次，必须再支付一次费用，这些费用通常是不退还的。执行许可即双方签署正式许可协议。

在美国，发明专利费是极其昂贵的。一项针对美国科研机构TTO的调查发现，科研机构平均将0.6%的研究经费用于技术转移相关工作，其中，45%用于专利申请与维护，55%用于办公室日常运行。因此，高校TTO对于专利申请都比较审慎，通常情况是先有企业愿意接受专利许可，大学才申请专利。

并且即使申请专利，也并不代表着高校对此项发明充满信心。高校TTO往往从申报临时专利开始，便积极地为该项技术找寻转化途径，假如该技术在临时专利的有效期内并未引起需求方的兴趣，TTO将对此技术的商业前景重新进行评估，并可能不再申报进1步的非临时专利。

1.1.2 评估指标：市场价值与技术价值。美国大学普遍在专利申请前，由技术转移办公室指派技术经理人或技术许可专员进行发明评估，其中最关键的环节是构建科学有效的评估标准和评估方法体系。关于专利申请前评估的关键要素，最早的记录要追溯到1970年的俄勒冈大学创新中心，该中心研制出了一整套包含了33个要素的发明商业潜力评估系统，此后各大学也研制出了各自的发明评估理念或评估内容。

美国大学发明评估标准一览表

由此可见，在决定是否对发明进行专利保护的评估过程中，各高校的研究水平、专利经费状况、学校政策、既往经验及与工业界的关系等方面情况不同，致使其决策风格有较大差别，可是各高校的专利申请前评估往往呈现出1个共同特点，那么就是技术经理人往往从发明的技术独特性和市场应用前景两个方面进行考虑，特别是市场应用前景。

专利申请前评估，最大的价值在于识别有商业前景的潜力技术，并推动其商业化。同时，基于评估反馈，还能够达到两个目的：一是引导发明人像企业家一样思考，在研究开发过程中即关注生产实践和市场需求;二是明确当前技术所处的研发阶段和与市场的距离，指导尚不成熟或有待完善的技术进1步开发、熟化，再商业化。

专利申请前评估维度示意图

1.2 中国高校专利评估

1.2.1 评估主要目的：作价投资。国内尚未普遍开展专利申请前评估，但相关政策对科技成果转化前评估做出了规定。财政部 2019 年 3 月发布的《关于修改<事业单位国有资产管理暂行办法>的决定》(财政部令第100号)规定，国家设立的研究开发机构、高等院校……将科技成果转让、许可或者作价投资给国有全资企业的，能够不进行资产评估;给非国有全资企业的，由单位自主决定是否进行资产评估。

可是，科技成果作价投资和转让、许可有所不同，《中华人民共和国公司法》第二十七条规定：“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。根据《中华人民共和国立法法》第八十八条之规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。财政部令作为部门规章，应当服从《中华人民共和国公司法》的规定。

能够理解为，科技成果转让与许可能够按照财政部令执行，不进行资产评估或由单位自主决定是否进行资产评估;但科技成果作价投资应当按照《中华人民共和国公司法》执行，即应当进行评估。在实践中，国内目前进行专利评估也主要是出于技术作价投资的必须。

1.2.2 评估指标：专利技术价值、法律价值和经济价值。国内主要针对已经获得专利保护的专利价值评估进行研究。在专利价值的内涵方面，专利价值有狭义和广义之分。狭义的专利价值仅从经济学意义上讲，表现为专利在市场环境下给其所有者或使用者带来的预期收益。

广义的专利价值，国家知识产权局专利管理司和中国技术交易所组织编写的《专利价值分析指标体系操作手册》将专利价值分为法律价值、技术价值和经济价值，对业界产生了较为广泛的影响，后续学者的研究尽管使用三维及以上的专利价值内涵较为广泛，但大多包含专利价值内涵下的技术、法律、市场3个维度，仅在其他维度选择上有所差异。

首先，专利具有技术价值，这源于专利技术的自身固有属性，包含新颖性、创造性和实用性;其次，法律赋予专利权人在专利有效期内的独占权益产生法律价值;最后，专利的技术价值、法律价值在专利商品化、产业化、市场化运营过程中带来的预期收益为其经济价值。从整体上看，专利的技术价值是根本基础，法律价值是前提保障，经济价值是最终目的，它们之间相辅相成，共同构成了专利价值。

专利价值评估的指标体系和操作方法方面，实践中使用较多的有绝对定量和相对定量两种思路。

专利价值评估思路比较

绝对定量的评估方法又分为两类：一是“专家打分制专利价值评估方法，以《专利价值分析指标体系操作手册》为代表，将专利价值分析指标分为法律价值度、技术价值度和经济价值度3个二级指标和若干个三级指标，明确各自权重，最终取值为各指标加权之和，得出的评估结果是专利价值分数。二是用于专利无形资产评估的经济学方法，现行的无形资产评估方法主要有三种，分别是重置成本法(简称“成本法)、市场比较法(简称“市场法)和收益现值法(简称“收益法)，评估得出的结果是无形资产价格。

相对定量的评估方法主要是针对成果的技术成熟度及技术水平进行的等级制评价，在美国国防部(United States Department of

Defense，DOD)和美国航空航天局(National Aero⁃nautics and Space Administration，NASA)提出的“技术就绪水平(Technology Readiness Level，TRL)基础上发展而来。巨建国教授将其引进国内，在其团队研究的基础上，2009年《科学技术研究项目评价通则》(GB/T 22900—2009)发布，主要应用于科技成果评价。此后，青岛市在国家推行的科技成果评价试点工作中进1步探索，发展出以技术成熟度、创新度和先进度3个指标为核心的标准化科技成果评价体系，使用工作分解结构(Work Breakdown Structure，WBS)对技术进行分解评价，明确每一指标的等次。这是一种相对定量的等级制评价方法，目前在国内接受度较为广泛。

二、专利申请前评估的深远影响

美国大学技术经理人协会(Association of University Technology Managers，AUTM)每一年会邀请科研机构(包含大学、学院、医院、研究所、国家实验室和第三方技术投资机构，以大学为主)参与美国许可活动调研(US Licensing Activity Sur⁃vey)。中国国家知识产权局每一年也会发布上年度统计年报和专利调查报告。

2017 年国家启动科技成果转化报告制度，在《中国科技成果转化年度报告》中公布上年度高等院校和科研院所科技成果转化情况。本文从上述报告中选取了能够获得公开数据的近3年(2016—2018 年)反映专利产出量和应用量的部分数据进行对比分析。

美国专利产出量和应用量情况表

中国高校专利产出量和应用量情况表

对比上述两表能够发现，中美专利的授权和实施情况都存在巨大差异。美国专利许可量略高于专利授权量，这代表着从总体上看，授权专利都获得了许可，这种许可包含各种形式的实施应用，既包含独占许可、排他许可和普通许可，也包含建立创业公司、衍生新产品等。

而国内高校由于前期科研考核机制导向的问题，部分高校科研人员申请专利主要是为了满足科研绩效考评和扩大个人学术影响力，把专利当作类似学术论文的用途，成文即申请，导致近些年高校专利爆发性增长，但总体专利产出量高、应用量低，呈现“重数量轻质量“重申请轻实施等问题，除了专利实施率略高于 10%外，专利产业化率、许可率、转让率均不足4%。

中美高校专利产出量和应用量之因此存在如此巨大的差异，最核心的问题就在于是否开展了专利申请前评估。美国大学发明人将发明披露给TTO 的技术经理人(Technology Manager)之后，通常由TTO经过评估后决定是否申请专利，故专利申请数量会比发明披露数量少得多。在专利申请前进行的发明评估，其核心灵魂是技术的商业可行性，具有商业价值才申请专利，同时在评估过程中就积极地找寻潜在被许可方。因此国外大学专利许可量甚至要略高于专利授权量。

从利用高校专利技术创设新公司这一点来看，国外初创新公司数量高于国内约6倍。美国大学TTO的最终目的是把资源投入到可商业化的高潜力项目上，TTO一致认为，不能仅仅由于期望获得专利，就容许一项发明提交专利申请进入商业化通道，这也被认为是一所大学TTO是否成熟的重要标志。对比之下，在涵盖专利导航与布局、专利申请与维护、专利转化运用等内容的知识产权全流程管理体系中，国内高校缺失的很重要一环就是专利申请前评估，而这一环节，正是挑选具有可专利性和可转化性发明的最核心环节。

由于缺少这一关键环节，国内高校专利申请量和授权量远远高于美国高校，但可转化应用的专利却寥寥无几。《教育部 国家知识产权局 科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》(教技〔2020〕1号)已经明确提出“建立专利申请前评估制度，这无疑对于提升专利质量、促进转化运用具有极其重要的意义，同时这也是明确产权归属和费用分担，进而激发科研人员活力的重要前提。

三、美国大学发明评估对国内高校专利申请前评估的启示

借鉴美国经验，国内专利申请前评估，应当建立科学有效的评估标准和流程规范，由专业评估师或技术经理人依据发明披露原始资料，在技术查证、市场调查和专家咨询的基础上，从市场和技术两个维度对发明进行专利申请前评估，根据评价结果得出是否进行专利申请的结论。

3.1 评估准则

高校专利申请前评估必须全面考虑评估的目标、原则、规范、支点、时点、时效、指标、方法、结果和成效等方面。笔者提出专利申请前评估十条准则。

专利申请前评估的十条准则

3.2 评估标准

在高校专利申请前评估环节，专业评估师或技术经理人必须对大量发明进行评估，所必须的评估工具应当是普适性的，能够广泛适用于各类专业技术领域的发明评估。通过评估将具有技术优势和市场前景的少数发明挑选出来进行专利申请。

因此，专利申请前评估指标应既能够较为全面地涵盖发明的技术和市场情况，又能够迅速将发明核心信息提炼和展示出来，方便后期进行专利技术推广应用。那么，专利申请前评估指标的设计，应当是反映发明状况的“最少关键指标，而不应过于冗长和耽于细节。在获得专利授权并明确潜在应用方之后，可再进行全面、详尽的技术尽职调查，补充必要的细节。

3.2.1 市场维度。第一，一项技术的集成程度和复杂程度与实现转化的难度是直接相关的，因此，判断一项发明的市场前景首先要考虑技术的工艺实现度(Process Implementation Level)。工艺实现度是指一项技术的集成程度和可转化度。这一指标能够从成果的“技术集成度和“可转化度两个角度进行评估。

第二，一项技术在市场上能否顺当得到推广，与目前市场上已经存在的类似技术的市场占有量息息相关，因此，专利申请前评估必须考虑发明的市场推广度(Marketing Difficulty Level)。市场推广度是指一项技术在市场上存在的同类技术竞争情况及市场准入状态。可根据同类技术现有市场状况调查资料以及国家或行业的准入文件，明确技术竞争情况和市场准入情况。

第三，技术本身是否成熟、创新和先进，与其市场前景存在关联性，但并不是该技术成功打入市场的充分条件，还必须考虑技术形成产品之后满足市场应用需求的程度，即市场适用度(Mar⁃ket Applicability Level)。市场适用度是指一项技术在行业中的应用广泛度和契合度。这一指标能够从科技成果在行业中的“应用广泛度和“应用契合度两个角度进行评估。

3.2.2 技术维度。技术维度可选择国内应用较广的评价体系，以技术成熟度、技术创新度和技术先进度3个指标为核心进行评价。技术成熟度(Technology Maturity Level)是指在以技术服务于生产作为技术成熟标志的前提下，科技成果在被评价时所处的发展阶段。技术创新度(Technology Novelty Level)是指一项技术区别于其他技术的新颖程度。技术先进度(Technology Effect Level)是指一项技术应用所产生的作用或效果所处的水平。

3.2.3 其他。除了对市场维度和技术维度进行评估外，专利申请前评估还能够包含且不限于进行接产条件要求、预期投入与产出等方面的

评估。例如，接产条件要求，能够根据委托方的陈述，评估成果转化对接产团队、产业化设备、转化场地以以及他方面的要求;预期投入与产出，能够评估成果转化的预期投入金额、资金使用方向、产出周期、预期经济效益和社会效益等。

3.3 评估参与主体

专利申请前评估的主要参与主体包含委托方、专业评估师或技术经理人、咨询专家等。其中，委托方主要负责在专业评估师或技术经理人的指导下，提供专利申请前评估所需技术和市场原始资料。专业评估师或技术经理人主要负责：

第一，根据专利申请前评估的标准、规定和方法，指导委托方提供符合标准规定并符合成果转化基本规律的评估原始资料;第二，根据委托方所提供的资料，借助专家的咨询意见，对发明相关指标进行评估;第三，完成专利申请前评估报告。咨询专家主要负责对专利申请前评估的全过程进行专业方面的指导和审核，并完成专利申请前评估专家意见。

特别必须注意的是，技术维度评估主体以专业评估师或技术经理人为主，并在关键问题上咨询技术专家的意见，咨询专家1～2名即可;技术维度评估主体以咨询专家(主要为行业领域内的企业家和投资人)为主，专业评估师或技术经理人把握评价流程与规范，咨询专家必须至少3名。

3.4 市场维度与技术维度评估差异比较

专利申请前评估的核心是市场维度和技术维度评估，二者在评估的动态性和客观性、评估主体等方面还是存在较大差异的。技术价值以评估基准日为评价时点，从技术本身的成熟度、创新度、先进度等指标进行评价，能够制定较为客观的评价标准与规范，可称为“技术价值评价。

市场价值必须考虑的因素较多，具有较大的不明确性，并且随着时间的推移处于不断转变之中，因此，市场价值能够按照现时评价与合理预期相结合的方式进行评估，称为“市场价值评估。

技术价值评价与市场价值评估差异比较

四、总结与思考

本文从中美高校发明和专利评估的差异出发，以提升专利质量、促进转化运用为目标导向，通过对比中美高校专利授权和转化的数据，分析了专利申请前评估的重大意义和必要性。在此基础上，借鉴美国高水平大学的经验，以市场和技术为两个支点，提出在中国高校专利申请前评估环节嵌入市场和技术两个维度的评估，并提出了具体的评估准则、评估标准和参与主体，为高校技术转移与知识产权管理运营部门等提供参考。

在实际工作中，并非每项成果都要经历全部评估环节，专利申请前评估主要针对具有市场前景的应用技术研究成果，对于比较偏基础研究的科学研究成果，可仅进行技术维度价值评估，待其进1步熟化并开展应用研究之后，再进行市场维度评估。

国内专利申请前评估尚处于探索阶段，国内已有部分高校开始先行先试，如清华大学建立了集专利申请前评估、概念验证项目评估、成果转化前评估、成果经济价值评估为一体的“4W评估体系;北京交通大学已制定专利申请前评估方案，按照横向项目和纵向项目的不同分别开展专利申请前评估，对应不同的评估牵头部门及评估重点;北京航空航天大学明确了专利申请前评估的责任部门、实施方式、商业秘密保护等。

可是，专利申请前评估走向成熟和完善仍然必须学界进1步的研究探讨和实践。高校技术转移与知识产权管理运营部门应结合实践必须，编制科学的评估指标和评估方法，并在评估实践中不断验证和修正;培养专业评估师或技术经理人队伍，并指导其掌握评估标准和评估方法，引导其在评估过程中恪守职业操守，遵循规范的操作流程，审慎得出评估结论。

尽管如此，仍然要意识到，专利申请前评估的探索是一条无限接近真理的道路，在此过程中难免存在过程或结果争议。即便是在美国，大学TTO也认为发明评估是技术转移过程中最昂贵的决定，并且是不完美的。因此高校技术转移与知识产权管理运营部门应正视这一点，并持续完善评估理念、评估指标、评估方法和评估过程。

中美建交压力催生商标权双轨保护制度的产生

“WHDGM”以后,由于我国经济的腾飞、国际交流的增长和对外贸易的增多,中国与外界的联络越来越紧密,此时在国际交往中知识产权的保护越来越受到发达国家重视,而我国知识产权保护的欠缺显然成了交往过程中的一大障碍,因而随着1979年中美建交谈判,中国知识产权保护问题日益被提上日程来。中国首次在协议中对知识产权问题作出承诺是在1979年中美双方签订的《中美高能物理协议》中。当时中国代表团由邓小平率领,对美国进行访问,双方在签署协议时,美方代表执意要求加入版权保护条款,当时中国国内知识产权保护法制和意识均未建立,对美方的坚持不甚理解,但考虑到谈判的目的主要是尽快与美国建立贸易关系,发展中国国内经济,扭转“文化大革命”以来中国经济的颓势,中方代表很快就接受了美方的建议,在双方协议中加入了这一内容,并将其列为原则性的第六条款。此时中美关系正处于蜜月期,当年7月,为促进两国贸易关系发展,美国代表团访中,就促进双方贸易关系问题进行了谈判,在这次谈判中中国第二次被要求在协议中对国内知识产权问题作出承诺,有上一次协议的借鉴,这一要求最终再次被中方代表所接受,并由双方在该协议第六条款中作出五项承诺。不难看出,在上述两次中美贸易谈判中,对于美方要求的知识产权条款,我国均未标明质疑与反对,接受了美国代表的要求。这其中既与当时中国刚从十年浩劫中走出,急需通过对外开放吸引外资,改革国内经济,发展生产力有关,也与当时我国经济发展落后,法制不健全,国内知识产权问题尚未成长为经济发展趋势有关。认识的欠缺和迅速发展国内经济的迫切愿望,使得在这两次中美谈判中,中方几乎全部接受了美方关于知识产权问题上的建议条款。从此中国知识产权制度渐渐在国内外的双重压力下,走上了法制化之路。为了使我国的知识产权制度尽快完善并与国际接轨,以履行与美国所签之协议,在国际方面,我国于1980年正式成为世界知识产权组织(WIPO)成员国,1984年成为《保护工业产权巴黎公约》缔约国;在国内,于1982年通过了《商标法》,并在当年的全国人大代表会议上通过了《专利法》,初步建立了我国知识产权法律制度。可是,在当时的环境下,全国法院系统并没有做好应对知识产权民事诉讼工作的准备,企业之间的纠纷还主要是依靠行政管理机关和行业主管机关的协调与处理。因此,在当时颁布的知识产权领域立法中,都不约而同地将对知识产权的行政保护制度规定于其中,采用行政手段来保护本来应当属于民事领域的私权。自1979年中美建交后,在全面建立与美欧发达国家贸易关系、履行协议义务及国内经济、科技快速发展需求的双重压力下,中国知识产权制度不断得到推进和完善。1982年《商标法》确立的商标权双轨保护制度,在当时条件下迅速实现了对商标权的有效保护,对中国的改革开放和经济发展起到了积极推动作用。