选择商标的显著性,选择商标法律策略的考量

选择商标的显著性

选择商标的显著性２０１３年的《商标法》第九条规定：“申请申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与别人在先取得的合法权利相冲突。”第十一条规定“其他缺乏显著特征的”标志不得作为注册商标。由此可见，显著性对于商标而言，其意义非常重要。所谓“显著性”，即指商标对于商品来源的区别能力；同时商标的构成应简洁醒目。商标设计的“显著性”从艺术的角度看，应该是给人以强烈的标志感、艺术感和象征感。例如，名称的选择、商标图形的艺术特征、商标的形象感觉、商标的色彩感觉、商标图案的艺术构想、商标形象的艺术处理、商标的要求和表现形式、商标图案的形式规律、几何形商标的转变、文字商标的构成、创造形象和改造形象等方面，整体上具有较为突出的特色与风采，能够触动人们的视觉，让人印象深刻，极易与其他商标区别。特别繁杂的画面和多种称谓的图形，给人的印象不深，概念模糊，不能作为商标；过于简单的对象，如点、线、图以及普通文字书写的两个以下的数字或者两个以下的字母，没有构成图形的也不认为具有显著性，不能作为商标。任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与别人的商品区别开的可视性标志，包含文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均能够作为商标注册申请申请注册。申请申请注册的商标应当有显著特征，既区别于具有叙述性、公知公用性质的标志，又区别于别人商品或服务的标志，从而便于消费者识别。２００７年１月，奥迪股份有限责任公司向国家商标局申请申请注册“Ａ４”商标，国家商标局认为“Ａ４”为常用型号表现形式，缺乏显著性，驳回其申请。奥迪公司向国家商评委提出复审。国家商评委认为，申请商标由字母“Ａ”及阿拉伯数字“４”组成，表现形式简单，难以起到区分商标来源的作用，没有显著性，驳回其复审申请。随后，奥迪公司向北京市第一中级人民法院起诉国家商评委。奥迪公司称，相同类似商标在２００９年以前被大量核准申请注册，商评委不能证明“Ａ４”缺乏显著性。“Ａ４”是奥迪系列车型名称之一，代表该公司生产的中级轿车，在报纸、杂志、网络上进行了大量的广告宣传，经过长期使用已经取得区分商品来源的显著性。商标是否具有显著性的判断在注册商标时仅仅是1个初步推断，当“Ａ４”作为常用型号表现形式时，“Ａ４”就不具备识别、区分商品和服务来源的功能，将常用型号表现形式作为商标，在实际使用中难以取得消费者的认知，也无从起到区分识别商品和服务来源的作用，从而就不具备商标法意义上的显著性。商标显著性与消费者的认知度结合构成了商标的区分功能。因此，对于显著性的观察有助于深刻了解商标是怎样实现区分功能的。苹果公司２０１０年申请注册了ｉＰａｄ商标后，于２０１２年底开始向ＵＳＰＴＯ（美国专利与商标局）提交ｉＰａｄＭｉｎｉ注册商标申请，２０１３年１月２４日，ＵＳＰＴＯ做出裁定驳回了该申请，理由是该商标仅包含描述性内容，缺乏显著性特征。审查官认为“Ｍｉｎｉ”这个词汇仅代表“在规模和等级上比同类商品微小”，而“ｉＰａｄ”中的“ｉ”包含“网络”的含义，“ｐａｄ”是指平板电脑或相关设备，因此整个“ｉＰａｄＭｉｎｉ”均因缺乏显著特征而未被核准申请注册。然而在４月３日，ＵＳＰＴＯ发表文件指出，先前对该商标做出的裁定应当被撤销，苹果能够使用“ｉＰａｄＭｉｎｉ”商标，但苹果同时无法主张对“Ｍｉｎｉ”独占性权利要求，苹果须做出承诺放弃对“Ｍｉｎｉ”商标的专有权。ＵＳＰＴＯ做出以上决定的理由是其认为，当其他商品或服务必须用到共同的词汇或图案来描述时，那么这个词汇或图案就不应专属于其中的某个商品或服务。４月７日，ＵＳＰＴＯ撤销了先前对“ｉＰａｄＭｉｎｉ”注册商标申请的反对意见，认为该商标最终可作为申请注册商标使用。纵观苹果整个商标注册申请、申请注册、营运状况真是跌宕起伏、一波三折、四面阻击，其“ｉＰａｄ”商标不仅受到富士通、唯冠等公司的狙击，在美国、巴西等国对其商标也进行层层阻碍，基于此，就应当反省其商标设计、申请注册的相关策略的合理性与适当性。

选择商标法律策略的考量

（一）选择法律策略须考量的要素１.选择商标的法律条件选择商标当然要考虑到法律上的有效性，能获得申请注册、受到保护。商标须具有合法性、显著性、新颖性特征。所谓“合法性”，即指商标名称和图形必须符合国家法律规定，主要是指商标的构成不含有商标法所禁止使用的文字和图形（《商标法》第八条）。所谓“显著性”，即指商标对于商品来源的区别能力；通用标志，无法区别商标来源；同时商标的构成应简洁醒目。特别繁杂的画面和多种称谓的图形，给人的印象不深，概念模糊，不能作商标；过于简单的图像，如点、线、图以及普通文字书写的两个以下的数字或者两个以下的字母，没有构成图形的也不认为具有显著性，不能作商标。“事实上，商标的显著性与商标的区分功能在本质上是一致的，只不过显著性是从商标质的规定性的角度进行观察的结果。而商标的区分功能则是从商标的有用性的角度进行观察的结果。商标的显著性与消费者的认知度结合构成了商标的区分功能”。所谓“新颖性”，即指商标名称或者图形不得与同一种或者类似商品上已经申请注册的初步审定的商标相同或者相近，仅有消费者能够借以商标区分出商品与服务的来源时，才能体现该商标具有新颖性。２.选择商标在贸易方面的要求当1个企业是以创立驰名商标为商标战略时，必须从贸易、市场、消费者等方面考虑，这方面的要求包含：（１）简洁明了，易读易懂易记；（２）构思巧妙、不落俗套；（３）文化含量高，以文化制胜；（４）易于进行广告宣传；（５）名牌商标应具有国际性，避免因国别不同而引起的文化背景、风俗习惯不同造成的误解。（二）选择法律策略要适合商标设计所追求的意境实施商标战略要从商标设计开始。商标设计不仅仅是艺术形式的构想与再现，更要体现出商标设计所追求的意境。搞商标设计，既要熟练地掌握美术技能、技巧，又要了解商标法律知识、考虑到能否获得申请注册。商标设计还是企业文化、精神风貌和经济技术水平的反映。商标设计应给人以强烈的标志感、艺术感和象征感，追求企业立意的意境。具体要注意以下问题：名称的选择，商标图形的艺术特征，商标的形象感觉，商标的色彩感觉，商标图案的艺术构想，商标形象的艺术处理，商标的要求和表现形式，商标图案的形式规律，几何形商标的转变，文字商标的构成，创造形象和改造形象等。（三）选择法律策略要能够实现商标运用的目标商标设计、运用的目标应当是一致的，对企业而言，就应当将商标运用的目标在注册商标、使用、保护中逐阶段、分项目的体现，并在各个阶段贯穿目标追求的意愿，并谋划相应的法律策略的措施和手段。