浅析外观设计专利的抵触申请,浅析我国商标国外被抢注现象

浅析外观设计专利的抵触申请

原标题：浅析外观设计专利的抵触申请

2008年第三次专利法修改时，针对专利法第二十三条进行了全面修改，在二十三条第一款中引入了关于外观设计抵触申请的规定，“没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的文件中。在申请、复审、无效过程中，存在着因不能准确把握抵触申请的判断思路与方式，导致其诉求不能得到主管部门支持的情形。

实践中由于外观设计专利与发明/实用新型的保护客体和保护范围不同，导致外观设计抵触申请在实践中存在误解，本文结合国家知识产权局无效宣告请求审查决定，通过梳理外观设计专利抵触申请的判断思路与方式，为申请人及相关从业者提供参考。

关键字：外观设计 抵触申请

01、与本文相关的专利法法条

1.1专利法第二十三条第一款：

授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

1.2专利审查指南第一部分第三章：

初步审查中，审查员对于外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定进行审查。审查员能够根据其获得的有关现有设计或抵触申请的信息，审查外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

外观设计可能涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有设计或者重复提交内容明显实质相同的专利申请，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息，审查外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

相同或者实质相同的审查参照本指南第四部分第五章的相关规定。

1.3专利审查指南第四部分第五章：

▶ 5.根据专利法第二十三条第一款的审查

根据专利法第二十三条第一款的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后(含申请日) 公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。其中，同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同。

判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的外观设计进行比较时，判断对比设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。例如，涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的为带有色彩的外观设计，即使对比设计未请求保护色彩，也能够将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较；又如，对比设计所公告的专利文件含有使用状态参考图，即使该使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，也能够将其与涉案专利进行比较，判断是否为相同或者实质相同的外观设计。

02、案例分析

2.1 案例一：国家知识产权局无效宣告请求审查决定（第25667号）

案件概述

无效宣告请求涉及的是国家知识产权局于2014年06月18日授权公告的201330588246.1号外观设计专利，使用该外观设计的产品名称为“数据线，其申请日为2013年11月29日。

图1：案例一涉案专利附图

图2：案例一对比设计附图

针对上述外观设计专利（下称涉案专利），请求人于2014年11月07日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定，并提交了如下证据：

证据1：专利号为201320688485.9的中国实用新型专利授权公告文本打印件；

请求人认为：证据1说明书附图的图1、图3和图4公开了涉案专利的外观设计，属于相同或实质相同的外观设计。证据1的申请日早于涉案专利的申请日，因此涉案专利不符合专利法第23条第1款“没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中的规定。

经形式审查合格，专利复审委员会于2014年12月03日受理了该无效宣告请求，并将请求人的无效宣告请求文件转送专利权人，通知其在指定期限内进行答复。

专利权人逾期未答复。

专利复审委员会依法成立合议组，对本案进行审理。合议组于2015年02月12日向双方当事人发出口头审理通知书，定于2015年03月24日进行口头审理。

请求人于2015年02月15日提交无效宣告请求口头审理通知书回执，明确标明不能参加口头审理。

口头审理如期进行，专利权人未出席口头审理。

在上述审理的基础上，合议组经合议，认为本案事实已经清楚，依法作出本审查决定。

决定理由

1、法律依据

专利法第23条第1款规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

2、证据认定

证据1是中国实用新型专利文献，专利权人在指定期限内未对其真实性提出异议，经核实，合议组对其真实性予以确认。

请求人认为证据1的申请日早于涉案专利的申请日，因此涉案专利不符合专利法第23条第1款“没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中的规定。

对此，合议组认为：首先，证据1申请日是2013年11月04日，公开日是2014年04月16日，因此证据1申请日在涉案专利的申请日2013年11月29日以前，公开日在涉案专利的申请日之后，不能构成涉案专利的现有设计。其次，专利法第23条第1款中的抵触申请，是指在涉案专利申请日以前没有任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后公告的同样的外观设计专利申请；本案中，由于证据1是中国实用新型专利申请，并非抵触申请中指的外观设计专利申请，因此证据1不能构成涉案专利的抵触申请。请求人认为涉案专利相对于证据1不符合专利法第23条第1款规定的理由不成立。

决定分析

在评判证据1是否不符合专利法第二十三条第一款时，首先是由申请日进行判断，证据1申请日在涉案专利的申请日以前，公开日在涉案专利的申请日之后，不能构成涉案专利的现有设计。其次，由于证据1是中国实用新型专利申请，并非抵触申请中指的外观设计专利申请，因此证据1不能构成涉案专利的抵触申请。

2.2 案例二：国家知识产权局无效宣告请求审查决定（第42011号）

案件概述

针对201630286748.2号外观设计专利（下称涉案专利），深圳市几素科技有限责任公司（下称请求人）于2019年05月10日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定，并提交了如下证据：

图3：案例二涉案专利附图

图4：案例二对比设计附图

证据1：201630199103.5号中国外观设计专利文献的打印件，其授权公告日为2016年10月26日。

请求人认为，证据1的申请日在涉案专利的申请日以前，公开日在涉案专利的申请日之后，构成涉案专利的抵触申请。证据1的电茶炉（即涉案专利使用状态参考图中所示的电茶炉）上有1个旋钮，其与涉案专利的旋钮用途相同，属于相同种类的产品；经对比，二者的整体造型、三座山体的形状以及在整体设计中所占占比、三座山体的位置关系以及山体之间的过渡山脊均相同，依据整体观察、综合判断的原则，二者属于相同或实质相同的外观设计，涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于2019年07月16日受理了上述无效宣告请求，并将上述无效宣告请求书及相关文件的副本转送专利权人，通知其在指定的期限内答复。

国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，并于2019年09月05日收到专利权人2019年08月26日提交的意见陈述书。专利权人认为，涉案专利为旋钮，证据1为电茶炉，二者的产品种类不相同也不相近、产品用途也完全不同。因此，二者不属于相同或实质相同的外观设计，涉案专利符合专利法第23条第1款的规定。

本案合议组于2019年09月06日向双方当事人发出合议组成员告知通知书，并告知双方当事人如对合议组成员有回避请求的，请于收到本通知书之日起7日内提交书面的请求书。

双方当事人逾期均未答复，视为无回避请求。

在上述审理的基础上，合议组认为本案事实清楚，能够依法作出审查决定。

决定理由

1、法律依据

专利法第23条第1款规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

2、证据的认定

证据1是中国外观设计专利文献，专利权人对上述证据的真实性未提出异议。合议组经核实，对证据1的真实性予以确认。相对涉案专利，证据1是在先申请在后公开的中国外观设计专利文献，可用于评价涉案专利是否符合专利法第23条第1款的规定。

3、关于专利法第23条第1款

根据审查指南第四部分第五章第5节的规定，判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。

涉案专利为旋钮的外观设计，从其使用状态参考图来看，涉案专利的旋钮可用于电茶炉上；证据1为一种电茶炉的外观设计，在其主视图、俯视图、仰视图和立体图中公开了电茶炉上的旋钮的外观设计（下称对比设计）。可见，涉案专利与对比设计均为旋钮的外观设计，二者具有相同的用途，属于种类相同的产品。

将涉案专利与对比设计相比较，二者均为在圆形底部中间凸起三座小山的形状，小山之间的高度占比基本相同，从主视图观察，三座小山相连形成的三角状也基本相同。二者的主要不同点在于：涉案专利的底部较薄，对比设计未公开其底部的厚度。

针对涉案专利与对比设计的上述对比，合议组认为，二者的整体形状、具体小山形状及位置占比关系均基本相同，二者在底座厚度上的区别很细微，同时该部分在实际使用过程中通常会被遮挡，通常消费者通常不会对其厚度施以特别的关注，因而所述区别不足以对产品整体视觉效果产生实质性的影响。因此，涉案专利与对比设计属于实质相同的外观设计，不符合专利法第23条第1款的规定。

决定分析

本案较好的体现了抵触申请的判断思路，即判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。证据1中公开了带旋钮的茶炉，该茶炉上的旋钮与涉案专利具有相同的用途，属于种类相同的产品，再明确具有相同用途后，进而对于二者的区别进行判断，考虑是否对整体视觉效果产生实质性的影响。

03、外观设计抵触申请的判断思路与常见问题

专利法第二十三条第一款中关于“抵触申请的规定，是落实禁止重复授权原则的重要举措，由于外观设计专利申请的申请文件中不包含权利要求书，判断是否构成本条所述的“同样的发明创造，只能以标明在两份外观设计专利申请的图片或者照片中的外观设计产品为准。通过上述案例结合审查指南的相关规定能够明确外观设计抵触申请的判断思路，即首先考虑对比设计的专利类型是否为向国务院专利行政部门提出的外观设计专利。其次考虑其申请日是否在涉案专利以前，公开在涉案专利申请日后。再次考虑涉案与对比设计是否具有相同或相近的种类。最后进行具体设计要素的比对。

必须注意的是，发明与实用新型不能构成外观设计专利的抵触申请，构成外观设计专利抵触申请的应当是就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。在无效阶段无效请求人应该避免以发明或实用新型构成外观设计专利的抵触申请为理由提出无效宣告请求（如案例一的情形），可考虑发明、实用新型公开的线索，进1步的挖掘现有设计的证明文件。

明确对比设计是在申请日前向国务院专利行政部门提出的外观设计专利，且记载在申请日后的公告的专利文件后，基于涉案专利所保护的内容明确与对比设计是否属于相同或相近的种类，在确认为相同或相近种类后进行具体的设计要素比对。

在判断对比设计是否构成涉案专利抵触申请时，以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据，与涉案专利要求保护的产品的外观设计进行比较，当对比设计为包含涉案专利部件时，考虑对比设计中该部件与涉案专利是否具有相同或者相近种类，当明确为相同或相近的种类时，进1步的判断是否为相同或者实质相同的外观设计。若申请阶段申请人先对产品整体提出保护，在申请日后提出部件保护，有较大概率会因抵触申请的情形导致在后申请（如案例二的情形）不符合专利法第二十三条第一款的规定，因此在确权的初期应当梳理外观设计专利布局，通过将设计点的部件与产品整体同日申请，规避因自身布局失误造成权利的丧失。

04、结语

本文基于专利法和专利审查指南的规范，结合国家知识产权局无效宣告请求审查决定，针对外观设计专利抵触申请的判断进行分析与总结，论述了外观设计专利抵触申请的判断思路，再结合笔者经验对相应情况给出了处理建议，希望对申请人、代理师等相关从业者有所协助。

参考文献:

[1] 尹新天，中国专利法详解. 北京：知识产权出版社，2011-03-01

[2] 国家知识产权局专利局外观设计审查部，外观设计专利申请与保护. 北京：知识产权出版社，2015-04-01

[3] 国家知识产权局，专利审查指南. 北京：知识产权出版社，2015-02-01

[4] 国家知识产权局专利局外观设计审查部，外观设计专利文献检索. 北京：知识产权出版社，2015-04-01

浅析我国商标国外被抢注现象

浅析我国商标国外被抢注现象

近些年，随着我国企业国际竞争力的不断增强，我国商标被国外公司抢注事件也层出不穷。如大宝在美国、英国、荷兰、比利时、卢森堡被抢注，全聚德、三鞭酒在韩国被抢注，红星在英国被抢注，大白兔在日本、美国被抢注，英雄和同仁堂在日本被抢注。除此之外，诸如红塔山、安踏、海尔、长虹、女儿红、杏花村、王致和等 品牌都遭遇国外抢注。以前，我国品牌能进入国际市场并具有相当知名度的并不多，国际纠纷较少。近些年，随着我国企业不断走出去，知识产权纠纷随之增多。我国企业开始成为商标抢注行为的受害者。这一现象倘若得不到应有的重视，将直接导致我国产品出口受阻，进而阻碍我国企业在国外的发展。一般来讲，商标抢注的目的无外乎两种：其一是为了阻碍被抢注商标的企业的产品进入某个市场。由于知识产权保护的地域性，商标权的申请注册和保护也具有地域性。商标一旦在某国或某区域申请注册成功，被抢注商标的企业就不得在该国或该区域使用此商标，否则构成侵犯商标权。其二是单纯地为了牟利。通过商标抢注，一些人和公司或索要巨额商标转让费，或进行商标倒卖等。具体而言，随着我国企业不断参与国际竞争，一些国外企业为保持自己的市场份额，力图通过合法手段延缓和阻止我国企业进入国际市场。商标抢注成为他们阻碍竞争的一种手段。这些国外企业正是利用商标抢注，构筑贸易壁垒，排斥和削弱竞争对手，借此阻滞我国企业进军国际市场的步伐。同时，商标抢注成为国外某些公司和个人牟取不正当利益的手段。正如专业所说，一件商标，从权利人选择该标志起，就不断有创造性的智力投入，进而增加商标附加值。商标蕴含巨大的商业价值，并随着企业的成长和产品的升级而不断增值。商标不仅是区别性的标志，更是一种无形资产，能够给企业带来丰厚的利润。在某些方面，商标甚至超越了商品或服务本身，成为消费者选择商品或服务的主要因素。商标抢注者正是看中了商标的重要价值，通过抢注商标而与原商标所有者讨价还价，或索要商标转让费或按产品销量索要进入本地市场的许可费，或进行商标倒卖，以获取巨额利润。商标被抢注后，无论被抢注商标的国内企业放弃原商标另创品牌，还是高价回购，或者通过法律途径撤销被抢注的商标，都将增加企业的经营成本。从本质上讲，商标抢注就是一些别有用心的个人、企业为了牟取暴利、争夺市场而实施的不正当竞争行为。面对日益增多的商标国外抢注行为，我国企业应怎样应对?笔者认为能够从以下几方面加以注意。1.企业应树立全球商标战略意识。企业商标国际申请注册意识落后，是造成商标被大量抢注的重要原因之一。国内企业要有长远眼光，做到未雨绸缪。已经申请注册的商标随着产品出口范围的扩大，要及时扩大保护范围;有发展潜力的商标，即使相关产品尚未出口也要先行申请注册，以防患于未然。“商标先行”是世界知名企业发展的成功经验。我国许多企业走向国际市场的同时，其商标意识也必须国际化。企业要想在经济发展全球化的环境下生存、发展，当务之急就是实现商标国际化。仅有这样，才能适应参与国际竞争的必须。在现在的国际贸易中，商标除具有区别产品来源作用之外，还有价值增值功能。从某种意义上讲，商标已经成为产品的生命线，对产品以及企业都有重要影响。正如专业所说，商标国际化对企业发展具有重大意义。国内企业应着眼长远，树立全球商标战略意识。尤其是国内一些知名企业，其产品在国内市场已占有相当大的份额，同时还有大量的产品出口。这些企业更应该提早考虑进行商标马德里国际申请注册，以防范商标被抢注的风险。2.企业应及时申请商标国际申请注册。目前世界各国主要有三种商标确认原则：使用在先原则、申请注册在先原则和使用与申请注册并用原则。不同企业能够根据这三种商标确认原则，结合自身的发展战略，制定商标战略。由于大多数国家实行申请在先原则，因此，对同一商标注册申请申请注册的时间先后对商标权的取得起着决定性的作用。英美法系国家尽管采用使用在先原则，但在商标审查过程中仍然采用申请在先原则，只是在遇到商标权属纠纷时，必须权利人举证以证明自己的在先使用事实。因此，无论在大陆法系国家或英美法系国家，尽早申请都尤为重要。否则，处理商标权属纠纷的代价，会远远高于提交商标注册申请的费用。企业在国外要取得商标保护，1个非常重要的渠道就是进行商标国际申请注册。商标国际申请注册一般有两种途径：一是马德里商标国际申请注册。我国已于1989年加入《商标国际申请注册马德里协定》，并于1995年加入《商标国际申请注册马德里协定有关议定书》。目前加入马德里联盟的成员国已经达80多个，基本覆盖了我国主要的贸易伙伴。根据协定，任何马德里联盟成员国的申请人，在本国申请注册商标后，都能够通过本国商标主管机关向世界知识产权组织(WIPO)国际局申请该商标的国际申请注册，以在所有成员国或者部分成员国中受到保护。二是进行逐一国家申请注册，即申请人依各被申请国法律，分别向被申请国商标主管机关提出注册商标申请。有人将马德里商标国际申请注册和逐一国家申请注册比作坐电梯和走楼梯。显然，坐电梯不仅方便，并且省时又省力。可是，一些同我国有贸易联络的国家，例如加拿大及东南亚某些国家目前还不是马德里联盟的成员国，要进入这些国家市场还必须在这些国家逐一申请注册。总之，我国企业应积极申请商标国际申请注册，从而降低我国商标被国外企业抢注的概率。3.企业应完善商标监测制度。国外商标注册申请申请注册完成后，企业还必须密切关注是否有别人使用或申请申请注册相同或近似的商标。对我国企业而言，国外维权至关重要，否则，取得商标国际申请注册的意义不完整。我国企业应建立国外商标监测系统，一旦发现别人申请相同或近似的商标，要在第一时间采取行动，阻止对方注册商标。五粮液之因此能在韩国争回商标权，就是由于五粮液集团监测到自己的商标被别人抢注并及时提出了异议。除此之外，若商标已被抢注，企业不要失去收回商标权的信心，而应积极诉讼，通过司法手段维护企业的合法权益。能够说，仅有积极维权，我国企业才能在国际市场站稳脚跟。4.政府应采取相应措施。首先，加大宣传力度，进1步增强公众的知识产权意识。政府有关部门应对相关企业及人员进行商标知识培训，尤其是商标国际申请注册方面的培训，使相关人员真正认识商标对企业的重要性，了解并掌握商标国际申请注册知识，熟悉商标国际保护规则，更好地为企业提供咨询与服务。其次，政府有关部门要加强与我国驻外使领馆的沟通与交流，多方面收集企业国外申请注册和维权信息，建立专门的商标国际申请注册及保护数据库，建立和完善国内知识产权服务体系和预警机制，协助企业开展相关调查，为企业国外维权提供全面的信息服务，引导企业更好地实施商标走出去战略。张 跃