将平面标志用作立体形态属于商标性使用吗,将企业的核心技术或主体技术申请基本专利

将平面标志用作立体形态属于商标性使用吗

将平面标志用作立体形态属于商标性使用吗？安溪商标注册申请，商标转让，专利交易

诉争商标

将图形商标的平面标志用作立体形态，是否属于我国商标法意义上的商标使用？在围绕着第G771987号“猴子图形商标（下称诉争商标）展开的商标权撤销复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院日前作出终审判决给出了答案。

北京市高级人民法院认为，诉争商标系由猴子图形构成的平面商标，瑞士VF国际公司（下称VF公司）提交的证据中并未显示作为平面商标的诉争商标，而以手提包挂件形式出现的“猴子吊坠亦与作为平面商标的诉争商标在标志构成、表现形式等方面存在明显区别，其使用不能作为诉争商标的使用证据来用以维持诉争商标的申请注册。

据了解，诉争商标初次申请国及基础申请注册国为瑞士，基础申请注册日期为2001年5月9日，VF公司向中国提出诉争商标领土延伸保护申请的日期为2002年3月26日，申请注册公告日期为2011年11月4日，核定使用在箱子、背包等第18类商品上。

2012年4月9日，意大利苏佩罗托菲力比昂迪有限责任公司以诉争商标于2009年4月9日至2012年4月8日期间（下称指定期间）连续3年停止使用为由，向原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）提出撤销诉争注册商标的申请。

经审查，原商标局认为诉争商标于指定期间连续3年停止使用，据此决定撤销诉争商标并予以公告。VF公司不服原商标局所作决定，于2014年2月14日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）提出复审申请。

2014年12月29日，原商评委作出复审决定认为，VF公司提交的证据部分为自制资料，部分未显示复审商标或日期，部分所显示日期不在指定期间内，不足以证明诉争商标于指定期间内在其核定商品上在中国进行了真实、合法、有效的使用。据此，原商评委决定对诉争商标在其全部核定商品上予以撤销。

VF公司不服原商评委所作复审决定，继而向北京知识产权法院提起上诉。一审庭审中，VF公司确认其主张的诉争商标使用形式为挂在手提包袋侧面的立体“猴子吊饰。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标的标志系为猴子图形，属于普通的平面图形商标，相关公众不会将立体“猴子吊饰识别为诉争商标，挂在手提包袋侧面的立体“猴子吊饰不属于诉争商标这一平面商标的使用方式，而实为一种立体商标的使用方式，不能被视为对诉争商标的使用。据此，法院一审判决驳回VF公司的诉讼请求。

VF公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

经审理，北京市高级人民法院认为，VF公司提交的相关证据并未显示作为平面商标的诉争商标，而以手提包挂件形式出现的立体“猴子吊坠与作为平面商标的诉争商标在标志构成、表现形式等方面存在明显区别，二者属于不同的标志，VF公司对立体“猴子吊坠的使用不能作为诉争商标的使用证据来用以维持诉争商标的申请注册。据此，法院判决驳回VF公司上诉，维持一审判决。

（王国浩）

行家点评

赵虎 北京市中闻律师事务所 合伙人：长期以来，我国商品或服务上广泛使用的商标大多为平面商标，相关公众在某一商品或服务上看到相关平面标志时就很容易将其作为商标来识别，即相关公众对平面商标的使用形式具有一定的了解和普遍认知。而对于颜色组合商标、三维标志、声音商标等非传统商标类型，则因市场活动中很少采用，相关公众在看到上述标志时容易将其作为商品或服务项目的装饰、包装、声音等。这就代表着，平面标志与其立体形态确实存在差异，即使二者指向物相同或近似，亦不必然导致相关公众会将平面标志的立体形态识别为商品或服务的商标，更不必然导致相关公众认为平面标志的立体形态即为平面商标。该案中，诉争商标的标志系猴子图形，属于普通的平面图形商标。就立体“猴子吊饰与猴子图形的平面商标而言，尽管均指向形象近似的猴子，可是根据日常生活经验或者相关公众的通常认知，相关公众不会认为二者为同一标志，故相关公众不会将立体“猴子吊饰识别为诉争商标。

同一标志在商品或服务上可能有不同的使用方式，通常情况下，商标规范使用的判断应以该类商品或服务通常的商标使用方式为基础。对于诉争商标所核定使用的箱包等商品而言，其通常的商标使用方式包含将标志使用在商品标签、拉链头等五金配件上，或在包的特定位置（如手提包带、内衬上）以较小面积进行标注，或印制在包体表面的类似商标图案的花纹等。而市场中存在的其他使用方式，如将商标以挂饰等形式放在包的正/背/侧面的显著位置，并非箱包类商品商标通常的使用方式，除非该使用方式能对消费者产生与通常的商标使用形式相同的效果，否则上述使用方式易使相关公众将其作为箱包的装饰，而非作为商标来识别。该案中，VF公司主张诉争商标的实际使用为手提包袋侧面挂着的立体“猴子吊饰，该使用方式并非平面商标在箱包类商品上的通常使用形式，相关消费者通常会将立体“猴子吊饰当作手提包袋的装饰或配饰，而不会将其识别为商标，挂在手提包袋侧面的立体“猴子吊饰实为一种立体商标的使用方式，不能作为诉争商标的使用证据。

将企业的核心技术或主体技术申请基本专利

所谓基本专利,是指企业拥有的基础性、先导性的核心技术或主体技术。我省高科技企业一定要将自己的核心技术或基础研究成果作为基本专利来保护,并控制该技术领域的发展,仅有这样企业才能对未来发展方向进行科学的预测,才能保持自己新技术、新产品的竞争优势。能够说,1个企业拥有的基本专利越多,这个企业在市场上的竞争力也就越强。基本专利是高科技企业实施专利战略的基础。国际上著名的跨国公司都拥有在某些领域具有垄断地位的基本专利。美国《幸福》杂志曾列出世界上销售额最高的50家工业企业公司,这些公司恰恰又是世界上拥有基本专利最多的公司。美国的杜邦公司拥有3.1万件专利,柯达公司拥有2.7万件专利,德国的西门子公司拥有2万多件专利,日本的日立公司拥有5万多件有效专利。相比之下我省高科技企业的基本专利拥有量就很少了。为占有最大的市场份额,获取最大利益,推进企业进攻型专利战略,拥有更多的基本专利,我省高科技企业要作到以下几个方面:1.自主开发,鼓励职务发明创造我国《专利法》第6条规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”我省高科技企业要拥有大量的基本专利,必须要鼓励职务发明创造由于职务发明创造申请专利的权利属于该单位:申请被批准后,该单位为专利权人自主开发专利技术并不是一件轻松的事情。在内部机制上,要建立以企业为主体的科技创新体制首先,企业的领导层要重视,要协调各方面的关系,指挥工作的开展,提供决策决定:要成立专门的知识产权领导机构,例如,我省的安彩集团于2002年9月,就从各分厂抽调了6名懂英语、日语韩语等国语言的技术人员成立了知识产权部,专门从事集团公司的知识产权宣传培训、专利发据专利申请、专利分析、战略研究等相关工作:其次,企业要有专利事务方面的专家以及科技人员他们通过检索、分析专利文献,根据已有专利的权利要求范围对自己将要研究开发的项目进行论证提出可行性意向:再次,一定要有相当数量的工程技术专家,自主开发主要依靠这些高、精、尖人材,他们凭借自己的聪明才智从工艺、工装角度判断其开发研究的技术内涵同目前现有技术相比的先进程度,并提出新的技术方案和新设计。例如,安彩集团作为我国生产规模最大、产品品种最多技术装备最先进的彩玻生产基地,已经自行申请和授权的专利达40余件,其中30%以上为发明专利涵盖了机械、电子、玻璃、成型、研磨、模具、计算机、环保、动力等各专业门类,该集团凭借自主开发的专利,已初步构筑了自己的专利“防火墙”,并成为全球玻壳制造同行业的技术“领航者最后,要健全奖励机制,提高发明创造的主动性、主动性、创新性。例如,我省安钢共申请职务发明专利94项,其中发明专利28项,实用新型专利66项,从1993年开始实施专利奖政策至今已累计发放专利奖酬200多万元。2.合作开发或者委托开发我国《专利法》第8条规定:“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、1个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人:申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。”我省的高科技企业除了自己自主开发外,还能够与其它单位或者个人合作开发、也能够委托其它单位或者个人开发。但在此定要注意1个问题,就是不管是合作开发还是委托开发,双方一定要签订1个协议,明确双方的权利与义务,明确专利申请人或者专利权人。高科技企业能够通过向大学提供捐贈、赞助,使其为企业从事研究开发,直接利用高校的人才。如河南金龙精密铜管股份有限责任公司就积极与国内外科研完校进行合作开发或者委托开发,兼并了中科院新乡科仪中心,并与中国科学院合作建立了“中科院精密铜管工程研究中心”,成功申报了塑性加工博士后科研流动站并通过国家人事部批准。2002年起该公司又与中科院金属所、清华大学、中南大学、大连理工大学、河南师大等签订协议,进行产、学、研项目联合研究与开发。我省的高科技企业应向金龙公司一样,多搞一些联合开发技术并将其申请专利进行保护。3.将非职务发明创造通过专利转让取得专利权我国《专利法》第10条规定:“专利申请权和专利权能够转让。”现实生活中,存在大量的非职务发明创造,高科技企业为了得竞争优势,很有必要通过购买等转让方式将别人的专利申请权或者专利权归为已有,实际上这是一种收买战略,即企业为独占市场,或为了以专利权人的身份进行专利许可、收取高额使用费而从发明人或者设计人手中购买专利权的战略。此种情况下,所购专利应具有较大的市场潜力。主要有以下两种方式:第一种方式是将自己企业职工的非眼务发明创造通过专利转让从而取得专利权。例如河南金龙精密铜管股份有限责任公司鼓励职工的技术创新和发明创造鼓励员工中报专利,并在专利申请经国家知识产权局授权后,公司将其作为发明人年度专业技术职务聘任的重要条件,同时将给予主要发明人或者设计人重奖,并且出重金购买职工的专利权。为此在金龙公司内部,已形成良好的重视产品技术,重视技术人才的科技创新氛围,技术有创新,工作有突破已成为每1个员工的岗位职责:第二种方式是将自己企业职工之外的非职务发明创造通过专利转让从而取得专利权。一项统计数字显示,在去年我省的5261项专利申请中,非职务发明占到了近80%,成为我省专利产出的“主力军”。这支来自民间的日益强大的创新力量,为河南经济吹来了一股清新之风。高科技企业假如将民间的这些非职务发明创造有选择地通过转让纳为已有,无疑将是猛虎添翼。除此之外,高科技企业还能够通过收购、兼并小型的科技含量比较高的公司,以获得其专利技术。