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原罗中国商标杂志
2019年12月27日，马来西亚开始实施新的商标法，即《2019年商标法》（以下简称“新商标法”），新商标法与之前使用的商标法《1976年商标法》（以下简称“旧商标法”）有许多实质性的变化和扩充。马来西亚旧商标法仅有84条，而新商标法有多达183条，鉴于修改和新增的条文较多，本文中，笔者将对国内企业在马来西亚注册保护商标影响较大并且实务中经常涉及的内容进行梳理解读，供国内企业参考。 一、加入马德里商标注册体系修改要点：2019年9月27日，世界知识产权组织宣布马来西亚加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》，马来西亚成为马德里商标国际注册体系的第106个缔约方，该体系目前可以覆盖全球122个国家，该协议已于2019年12月27日正式在马来西亚生效。解读：马德里商标国际注册体系有其独特的优势，仅仅提交一份注册申请，使用一种语言，缴纳一次费用，即可在该体系的所有缔约方进行注册保护，不仅对于马来西亚当地的申请人来说提供了更便捷的商标国际注册保护方式，而且对于马德里体系内其他缔约方的申请人来说，也为在马来西亚进行商标保护提供了新的选择。国内企业今后可以选择在办理马德里商标国际注册的同时一并指定保护马来西亚，一方面可以降低企业在商标注册过程中的人工、费用成本，另一方面也有利于简化后期的续展、变更、转让等维护程序，企业只需要在世界知识产权组织国际局统一办理即可，无需向指定缔约方的商标主管机构办理。至此，东盟10国中仅有缅甸没有加入马德里体系。 二、允许提交“一标多类”申请修改要点：在旧商标法体系下，商标注册申请只能按类别分别提交，一份申请只能包含一个类别，而新商标法允许一份注册申请中可以同时涵盖多个类别。解读：总的来说，在全世界范围内，一标多类申请主要有两种官费收取模式。第一种模式对每个类别采用相同的收费标准，申请多少个类别就收取多少份官费，典型的国家有美国、新加坡，第二种模式是第一个类别或者前几个类别收费相对更高，但是对于后续增加的类别来说则费用较低，比如菲律宾、德国。遗憾的是，马来西亚的官方费用是采用的第一种模式，没有费用上的优惠。除了便于商标注册后管理上的方便外，一标多类申请似乎并无其他明显优势，是否提交一标多类申请还需考虑在遇到驳回、异议等情况时有没有完善的配套应对措施。新商标法和商标法实施条例虽然规定了分割申请制度，但是对分割申请设置了限制条件，比如根据商标法实施条例第40条第4款“当申请分割的对象是被他人提出异议的商品或服务时，如果商标申请人没有提交异议答辩，商标注册处才接受此类分割申请”。因此，可以预期很多申请人依然会选择以一标一类的方式提交申请，由于一标多类申请和一标一类申请的费用相同，建议国内企业短时间内仍然提交一标一类申请，同时关注马来西亚知识产权局后续在实务中的应对情况，再考虑是否提交一标多类申请。 三、简化商标申请注册手续修改要点：此次马来西亚新商标法简化了商标申请注册的手续，主要包括三方面。第一是新商标法取消了对法定声明（Statutory Declaration）的要求，第二是不再限制外语商标的翻译人员资格，第三是将官费改为一次性收完的收费模式。解读：旧商标法体系下，在申请注册商标前需要先准备公证的法定声明，对外语商标需要请具有翻译资质的专业人员进行翻译，而在新商标法体系下申请人可以更加便捷地提交注册申请。此外，旧商标法对官费采取“申请费+公告费”的收取模式，在提交申请时需要缴纳“申请费”，官方在商标审查通过后会通知申请人缴纳“公告费”，实践中有代理机构或者申请人由于时限监控不严或者根本不了解这个规则，导致商标失效的情况，在新商标法体系下申请人不用再担心这个问题，也简化了商标注册的流程。 四、调整商标保护类型修改要点：此次新商标法对商标保护的类型进行了三方面的重大调整。第一是新商标法中引入产品包装、颜色、声音、气味、全息图等非传统商标形式，第二是废除防御商标保护制度，第三是引入集体商标的概念，允许对集体商标进行注册保护。解读：在旧商标法中，可注册的商标要素主要局限于文字、图形、数字及其组合，新商标法完善了可保护的商标元素，有利于企业更加全面地保护自身利益。此外，新商标法完善了普通商标及驰名商标的保护范围，因此防御商标没有继续存在的必要。 五、细化申请日的确定规则修改要点：新商标法规定，只有商标注册申请符合官方的形式要求时，马来西亚知识产权局才将收到商标注册申请的日期作为该商标的申请日，如果商标注册申请文件不符合官方要求的，则以商标申请人完成所有补正手续的日期作为商标申请日。此外，马来西亚是《保护工业产权巴黎公约》的缔约方，外国企业在马来西亚申请注册商标时，可以声明要求优先权。对于要求优先权的商标申请，优先权日期主要用于审查员检索时确定在先商标范围，不影响商标的申请日。解读：该规定对当地的代理机构提出了更高的要求，对于企业来说也有重要的意义，申请日是企业后续在遇到商标争议时确定商标权归属的重要依据，如果委托的代理机构专业性不足，可能导致商标申请日被延后，给企业日后的商标确权带来潜在隐患。 六、明确同意书的效力修改要点：新商标法第24条第7款明确规定，在商标注册申请被驳回后，商标申请人取得在先权利人出具的同意书的，商标注册处可以考虑接受该商标注册申请。但是，同意书对商标审查并不具有绝对约束力，是否接受同意书仍然取决于审查员的自由裁量权，审查员不仅需要考虑同意书的内容，而且还需要考虑公共利益和对相关公众造成混淆的可能性。解读：此次新商标法直接纳入有关同意书的规定，是对商标共存的明确态度，企业在马来西亚遇到商标驳回时，可以考虑和在先权利人进行沟通协商，取得商标同意书，帮助克服商标驳回。 七、减少商标驳回救济机会修改要点：根据新商标法，商标申请被马来西亚知识产权局驳回后，申请人只能选择提交驳回复审或申请听证，申请人在马来西亚知识产权局阶段仅有一次救济机会。若复审或者听证失败，只能向法院提起诉讼。解读：在旧商标法体系下，如果商标注册申请被马来西亚知识产权局驳回，商标申请人首先可以向马来西亚知识产权局提交驳回复审。若马来西亚知识产权局维持驳回决定，商标申请人还可以向马来西亚知识产权局申请进行听证。经过听证后，如果马来西亚知识产权局再次维持驳回决定，商标申请人可以向法院提起诉讼。在新商标法体系下，申请人在知识产权局阶段没有第二次救济机会，因此，企业以后在马来西亚遇到驳回时，要根据案件实际情况慎重考虑，选择对案件更加有利的程序。 八、不再主动颁发商标注册证书修改要点：新商标法中规定，如果商标获准注册，马来西亚知识产权局只会下发商标注册通知书，而不再主动下发商标注册证书。如果商标申请人希望取得注册证书的，需要额外付费向官方申请。解读：虽然大多数企业仍然习惯于收到商标注册证书，但是新商标法第36条第3款对商标注册通知书的效力进行了明确规定，商标注册通知书与商标注册证书具有同等法律效力。企业不用因为担心商标注册通知书的保护效力而额外付费申请商标注册证书，如后续在实际使用过程中个案原因确实需要商标注册证书的，再另行向马来西亚知识产权局申请办理即可。 九、扩大商标权的保护范围修改要点：新商标法54条的规定，除了在与注册商标指定的相同商品上使用相同的商标构成侵权外，在类似商品上使用相同或近似商标的行为同样侵犯注册商标权。解读：根据马来西亚旧商标法第38条关于商标侵权的规定，只有在注册商标指定的相同商品上使用与注册商标相同或近似的商标才构成侵权，也就是说在类似商品上的使用并不构成侵权，在现今社会已经无法有效地保护企业利益，存在明显的保护漏洞。可以看出，相较于旧商标法而言，新商标法扩大了商标权的禁用范围，使得马来西亚商标法对于侵权行为的认定接近世界主流国家的规定。 总的来说，马来西亚新商标法不仅吸收了当国长期以来积累的经验，更加符合社会发展的需要，切实解决实践中存在的问题，并且在许多制度设计上借鉴了国际先进的商标保护理念，更加与国际规则接轨。尽管新商标法仍有需要进一步完善的地方，但是对国内企业来说整体上是利好消息，更加有利于企业在当国保护自身商标权利。作者单位：超凡知识产权服务股份有限公司
