浅谈美国专利禁止重复授权制度

原标题：浅谈美国禁止重复授权制度

基于专利权的独占性原则，一项发明创造只能给予1个专利权。若基于相同发明创造存在多个专利权，就属于重复授权。重复授权危害严重，一方面会导致权力冲突，引起市场秩序混乱和无谓的专利纠纷；另一方面会使专利独占期被不公正延长，阻碍公众及时、自由地使用各种到期发明权益，不利于社会技术和经济进步。基于此，世界各国专利制度均确立了禁止重复授权原则，以规避专利权利之间冲突、阻止专利垄断期限不当延长。本文将从法条、判断方式和禁止重复授权的操作等方面介绍美国禁止重复授权制度。

一、禁止重复授权相关法条

禁止重复授权原则在制定法上来源于《美国法典》第35部分第101 条有关一项发明获得专利的条件：“任何人假如发明或发现了任何新的且有用的方法、机器、制造品或物质的组分，或其任何新的且有用的改进，就能够获得一项专利。根据该法能够引申出“一发明一专利的含义，也就是禁止重复授权原则的正面表达。

美国禁止重复授权原则在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美国联邦最高法院在该案中判定同一发明人就同样的发明获得两项专利权的第二项专利权无效。该案的判决显示了美国禁止重复授权的核心诉求在于避免不正当的专利垄断期限延长，而在后期在绝大多数的相关判决中，法官也会围绕此来进行判决。

美国的重复授权分为法定重复授权以及非法定重复授权，法定重复授权由成文法所规范，而非法定重复授权没有在专利法和细则中予以规定，仅存在于MPEP 规定中，是典型的法官制法的概念和规定，秉承了法定重复授权的立法宗旨，将重复授权利要求之间的比较由完全相同的同一扩展到非显而易见，由此扩展了禁止重复授权的范围。【1】

二、重复授权判断基准

美国重复授权只存在于相关申请人或发明人的专利或申请之间，MPEP 804作出如下规定：在考虑作出重复授权的认定前，两个或两个以上的专利或申请之间必须有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所规定的共同的发明人，共同的申请人，和/或共同受让/拥有，或属于共同研究。

而具体的判断方式法定重复授权和非法定重复授权存在区别。

1、法定重复授权

法定重复授权是指一项申请的权利要求和一项专利的权利要求实质同一。实质同一的含义是两项权利要求所使用的语言或者术语能够不同，可是涉及同一的主题。法定重复授权的判断关键点在于是否存在实质上相同的权利要求，其判断基准类似于中国的重复授权判断基准。

2、非法定重复授权

待决案与引证案权利要求之间的区别，必须满足“在可专利性不可区别，才能够成为非法定重复专利，“在可专利性不可区别一词，依 MPEP之解释，是指待决案的请求项范围已被引证案“占先，或是相较于引证案是“显而易见的，基于此，非法定重复授权可被分为“先占类型以及“显而易见两者，其中以后者较为常见。除此之外，还存在由公平原则衍生出的非法定重复授权，然而该类非法定重复授权并不多见，本文不再赘述。

对于“占先类型非法定重复授权，其引证案权利要求的保护范围完全被待决案权利要求的保护范围所覆盖，因此判断较为简单，常见的类型如下：a)引证案为下位概念，而待决案为上位概念;b)待决案的权利要求，由引证案的权利要求删除了部分技术特征而得到。

对于“显而易见非法定重复授权，根据MPEP的规定，其判断方式与非显而易见性类似，其采用 Graham 法则来进行判断。【2】必须提出的是，在审查非显而易见性时，引证案无论是说明书、摘要、附图或是权利要求书，均可用于对比，但在审查非法定重复授权时，仅有引证案的权利要求书可用于对比，说明书、摘要、附图仅仅可用于解释权利要求书。

三、重复授权规避方式

美国通过先申请原则，抵触申请原则和禁止重复授权原则来规避重复授权出现；如同日本，美国的抵触申请原则不适用相同申请人，因此相同申请人的重复授权问题采用禁止重复授权原则来规避。比较特别的是，美国在克服法定重复授权和非法定重复授权缺陷时，所采用的方式是不一致的。针对法定重复授权，只能够通过修改权利要求或者删除权利要求来克服重复授权；而针对非法定重复授权，缺陷能够通过终点放弃声明来克服,通过专利权人的声明来标明在后专利到期时间将会提前到在前专利到期日,即该声明中同意在后授权专利的保护期与在前授权专利的保护期相同,以使两件专利的保护期同时到期。

注：

【1】范成博，中美专利权利冲突对比研究[D]，中国政法大学，2010

【2】案例：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 1966 U.S. LEXIS 2908, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459