为何产品的外观设计不必然得到商业外观保护?

为何产品的外观设计不必然得到商业外观保护?福建厦门注册商标转让，专利申请变更

作者：杨菲中国计量大学法学院讲师 、德国基尔大学法学博士

商业外观（Trade Dress）系指产品呈现的整体形象或总体外貌，是消费者得以辨识产品来源、并与产品本身功能无关的视觉外观特征，包含产品的包装和装潢、营业场所的摆设布置、建筑物的设计等。【1】

商业外观的主要功能在于保护消费者免于混淆及保护凝结于商品外观特征中的生产者的商誉。我国现行法律没有明确规定商业外观的法律概念，笔者认为，其内涵和外延与我国《反不正当竞争法》中规定的有一定影响的商品名称、包装、装潢最为接近。

商业外观获得保护须满足“显著性（distinctiveness）与“非功能性（non-functionality）两个实质性要件。【2】“显著性要件在于确保商业外观指示来源的功能，避免消费者混淆与误认。商业外观不能具有“功能性，由于“功能性的外观能够使经营者获得比有保护期限的外观设计更具独占优势的权利，得以通过无限期地控制具有实用性的产品垄断相关市场，阻止合法竞争。与外观设计相比，商业外观在其“功能性判断上亦有相对独特的标准。

苹果与三星自2010年起在全世界范围内展开专利大战。苹果公司认为三星公司的Galaxy产品线侵犯其专利权和商标权，2011年4月15日，苹果公司在美国北加州圣荷西联邦地方法院基于发明专利、外观设计专利、申请注册商业外观和未申请注册商业外观向三星公司提起侵权诉讼。2011年7月1日，苹果提出初步禁制令的請求，要求禁止三星的Galaxy S 4G、Infuse 4G、Galaxy Tab 10.1及Droid Charge四款产品在美国销售。2012年8月24日，陪审团认定三星侵犯苹果的外观设计专利与商业外观，判决三星向苹果赔偿10.49亿美元。2014年3月6日，主审法院最终裁定三星向苹果赔偿9.3亿美元。三星随即提起上诉。2015年5月18日，美国联邦巡回上诉法院对该判决做出部分改判，维持了关于发明和外观设计专利侵权部分的判决，可是认为本案所涉及的苹果手机申请注册商业外观与未申请注册商业外观具有“功能性，不受保护，将总赔偿金额降至5.48亿美元。【3】

上诉审中争议的焦点在于商业外观与外观设计专利怎样适用“功能性判断，在于商业外观是否因具有“功能性而不受保护。本案中联邦巡回上诉法院对外观设计专利与商业外观“功能性判断适用了不同标准，说明符合专利授权标准的外观设计不一定是“非功能性的商业外观。下文简要分析“苹果诉三星侵权案中美国法院对产品外观设计及商业外观“功能性的认定，借以说明对二者“功能性判断的不同之处。

外观设计专利中“功能性认定及侵权判定

“苹果诉三星侵权案中所争议的外观设计，主要涉及到保护iPhone正面四角以圆弧修饰的矩形面板设计D677号外观设计、有关iPhone背面样式的D087号外观设计专利，以及涵盖iPhone屏幕显示器和相应使用者图标装饰性设计的D305号外观设计。

（iPhone相关专利图示）

美国联邦巡回上诉法院认为，本案中的外观设计专利应保护“装饰性的设计，而不保护产品“功能性的特征。外观设计指工业产品的装饰性或美学特征。美国专利法保护具有“新颖性、独创性和装饰性的产品外观。外观设计保护产品的“装饰性特征，不指示产品的来源，而旨在鼓励创新。而在现代工业设计实践中，工业产品最终服务于消费者，必然必须满足一定的“功能性，因此工业产品外观往往是“功能性和“装饰性的统一。产品的“功能性外观特征是为了实现某种特定的技术效果而呈现的外观设计安排。为明确界定外观设计与发明专利、实用新型的保护范围，同时避免权利人利用外观设计专利制度独占实现功能需求的产品外观设计，危害自由竞争和科技进步，外观设计特征必须呈现出具有美感的外观，而不能仅取决于技术功能。【4】

因此，判断外观设计权利保护范围必须区分产品设计特征中具有“装饰性的特征和“仅取决于技术功能性的设计特征。而判断外观设计特征是否仅取决于技术功能，关键在于认定产品的设计是出于实现实用功能的考虑，还是实现功能的同时亦考虑装饰性。美国司法实践中对外观设计“功能性的认定常采用的判定方法是考察是否存在可实现相同的技术功能的替代方案。存在替代设计方案可佐证有争议的外观设计特征存在装饰诉求，并非纯“功能性设计。

在接下来的外观设计侵权判定中，当外观设计专利包含“功能性与“非功能性设计特征时，在解释外观设计专利权利要求范围时应排除“功能性特征，仅有“非功能性的、与“装饰性有关的设计才构成认定侵权的主要考量因素。即外观设计权利人须证明，对于1个熟悉在先设计的“普通观察者（ordinary observer）而言，产品的整体设计会造成误认，且造成误认的相似之处是基于“装饰性外观特征，而不是“功能性外观特征，方可构成侵权。

“苹果诉三星侵权案中所涉及的外观设计尽管含有部分“功能性外观特征，但其与“非功能性外观特征所构成的整体设计特征不全然取决于技术功能而可受到外观设计保护，只是在侵权判定中不构成侵权认定的考虑因素。

商业外观“功能性认定及侵权判定

“苹果诉三星侵权案中所争议的商业外观为：

1.未申请注册商业外观：

（1）硬件和软件外观：包含外观采用矩形圆角；产品正面是黑边屏幕；iPhone和iTouch屏幕周围的黑色区域宽度相同；iPad四周黑色区域宽度相同；采用金属外框；应用程序图标采用彩色圆角网格排列；页面底部有固定显示的应用程序图标；

（2）产品包装：采用方形包装盒，产品名称用银色字体标注；包装盒分为两层，内层嵌套在外层；拆开包装盒即可看到位于托盘内的产品。

2.联邦申请注册商业外观：

登记号为No.3470983产品整体设计，包含采用矩形圆角外观、银色金属边框、黑色面板、每页显示16个手机应用彩色图标。

（苹果iPhone No.3470983联邦申请注册商业外观图示）

在美国商业外观侵权诉讼中对“功能性的判断标准，美国法院主要采取商标法领域判断“功能性特征的Morton-Norwich四要素判断法【5】和Inwood Labs判断法。【6】

根据Morton-Norwich四要素判断法，判断产品外观特征是否取决于“功能性因素可综合参考下列要素进行判断：第一，既存的发明专利是否已说明该设计具有实用性优势；第二，设计者是否在广告宣传中以设计的实用性优势吸引顾客；第三，是否存在可行的替代设计实现相同的技术功能为竞争者所用；第四，设计在事实上是否由1个比较简单的或者廉价的生产方式所得。

而根据Inwood Labs判断法，判断产品外观特征是否为功能性特征主要考量：假如产品的设计特征对于产品的适用或者达成其目的必不可少，或者会对该产品的成本或质量产生影响，则该设计特征为功能性特征。商业外观是否申请注册亦会影响其“功能性判断。美国最高法院在TrafFix案中标明，“功能性特征无法取得商业外观保护，如商业外观曾申请注册为专利，则推定该设计具有“功能性，主张商业外观受到保护的一方应负责举证其外观仅仅是该专利中“装饰性（ornamental）、附带性（incidental）或任意性（arbitrary）的部分，不具有“功能性。【7】

“苹果诉三星侵权案中，苹果未能证明：第一，所争议之商业外观的使用目的不是为了在指示来源之外获得提升性能等实用性优势；第二，苹果的广告宣传未向潜在用户宣传其功能具有的实用性优势；第三，存在可行的替代设计实现相同的技术功能，使其他竞争者存在设计的可选择性；第四，所争议之商业外观特征不是简单或廉价的生产方式所得。因此，苹果所争议之商业外观特征为功能性特征，不能获得商业外观保护。正是由于法院在本案中对商业外观领域和外观设计领域适用了不同的“功能性特征认定标准，使苹果同样或类似的具有“功能性的设计特征能够获得外观设计保护却不能同时获得商业外观保护。

必须说明的是，商业外观的功能性除了使产品的外观构造产生实用功能优势的“实用功能性外，还包含“美学功能性，即当产品的某种设计特征的美感能够使产品对消费者而言更具吸引力，带来实际利益，又不能以替代设计实现，则该设计特征亦具有功能性。【8】产品设计特征的“美学功能性能为经营者的产品带来明显的竞争优势，假如其自身不足以获得著作权或外观设计保护，则应保留在公共领域容许竞争者的模仿自由，【9】为市场保留足够的竞争。

评析

外观设计保护具有独创性的和非显而易见的产品“装饰性设计特征，为设计者赋予一定期限的独占权利，使其获得市场竞争中的优势，保障设计者对生产的投资能够得到公平回报并激励创新。因此广义的外观设计保护，原则上不排斥整体外观中包含功能性特征的产品设计，包含部分功能性的设计特征仍然可在排除功能性特征后，以其构成整体设计的装饰性元素获得外观设计权保护。对外观设计而言，仅有全然仅取决于功能的外观设计特征才会被排除外观设计保护，以防止设计人规避专利法相对严格的授权要件，而通过设计权得到对技术功能的垄断，使其产品实际获得了等同于专利权的绝对权保护，垄断相关技术方案。【10】

与此相较，商业外观的主要功能是保护消费者免于被混淆。商业外观没有保护期限限制，不会像外观设计保护对象在期限届满后进入公共领域。【11】因此在适用“功能性特征排除规定时，外观设计与商业外观领域应适用不同的判断标准，具体而言，在商业外观领域应适用比外观设计法领域更为严格的标准。【12】商业外观仅应保护实现指示来源功能的设计特征，具有其他任何功能性的设计特征必须被排除保护，或在满足条件的情况下由有期限的外观设计权提供保护，否则商业外观权利人将事实上在相关市场上，无限期地排除实现相同或类似功能特征产品的所有竞争。这也解释了为何享有外观设计授权的设计，不一定是“非功能性的商业外观。

注释

【1】See Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 23 USPQ2d 1081, 1082 n.1 (1992).

【2】See TrafFix DeviCEs, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001).

【3】SeeApple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

【4】See Bonito Boats,Inc.v.Thunder CraftBoats,Inc.,489 U.S.141 (1989).

【5】See Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (CCPA 1982).

【6】 See Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982）.

【7】See TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).

【8】参见高阳：《论商业外观的功能性判定——以美国司法判例为中心的比较分析》，载《中南大学学报（社会科学版）》，第28页。

【9】See Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-1164 (1995).

【10】 Vgl. EuGH, Rs. C-395/16, GRUR 2018, 612,Rn. 30 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH.

【11】Kur, GRUR 2002, 661, 664.

【12】Vgl. GA Colomer, Schlussantr?ge vom 23.01.2001, Rn. 38 – Rs. C-299/99.