商标的指示性合理使用欧盟司法实践

在欧盟，司法实践中法院对于正品转售商使用商标权人商标的行为的司法裁判观点主要体现在欧共体法院1999年审理的BMW案中。在该案中，被告Deenik先生在荷兰经营一家汽车修理厂，销售BMW的二手汽车，并从事BMW汽车的修理与维护，但他不是BMW在荷兰的销售网络中的特约经销商。欧共体法院在该案中被请求作出初裁意见的问题之一是，被告是否有权为其销售的BMW二手车做广告。根据《欧共体商标指令》（89/104/EEC）第7（1）条关于商标权利用尽原则的规定以及欧共体法院在先的有关判决（例如Dior案），法院认为，诚然转售商在销售经商标权人合法投放市场的商品过程中，有权通过广告使用该商标来吸引公众的注意，可是权利用尽原则还必须要受到《欧共体商标指令》第7（2）条规定的例外的限制，即商标权人存在合法的理由来阻止转售商对其商标的使用，尤其是当商品的条件受到改变或者损害的情况下。就该案而言，法院认为假如转售商使用商标进行广告的方式有可能导致公众认为在转售商与商标权人之间存在某种商业关系，尤其是假如这种使用有可能导致公众认为转售商属于商标权人的销售网络或者二者之间有某种特殊的关系时，就属于《欧共体商标指令》第7（2）条所规定的商标权人阻止转售商使用其商标的“合法理由”。法院进1步指出，导致产生这种错误联络的广告对于继续转售商品而言并不是必须的，转售商对于商标权人的合法权益未尽到善意的注意义务，并且其不正当利用权利人商标商誉的行为还会导致商标的价值受损。这也与商标保护的目的相违背，即防止商标权人的竞争者不正当地利用其商标的市场地位和声誉。但若该类广告有不会造成误导相关公众认为该二手车经销商与商标权人有商业上的联络的风险，仅凭转销商通过在广告中使用商标来宣传以获得更多的销售方面的利益这一事实，且在其他方面使用人在宣传中遵守了诚实信用原则，那么这样的使用并不会构成权利用尽的例外，进而不会构成侵权。故而对于转售商使用商标时必须在合理的范围内进行，从欧共体法院的论述中也可概括出转售商在使用商标时必须满足必要性、善意、不得导致消费者产生混淆误认转售商与商标权人之间存在特约经销或授权许可等关联关系、不得导致商标的价值受损等条件。值得注意的是，欧共体法院在BMW案中，针对被告未经许可在宝马二手车的销售中擅自使用BMW的商标的正当性基础，法官是通过对商标的权利用尽理论的论述，认为二手车转售商若不满足一定的条件则会超过商标权利用尽的界限而失去其使用的正当性，构成权利用尽的例外情况，而法官所援引的法条也是当时的《欧共体商标指令》（89/104/EEC）第7（1）条关于商标权利用尽原则的规定，而不是指令第6（1）（c）款中关于指示性使用的规定。然而，欧盟的这一思路在2015年修改的现行《欧盟商标指令》（EU）2015/2436中已经有所转变。现行的《欧盟商标指令》第14条第1款第（c）项中规定道：“欧盟商标的商标权人无权在以下交易过程中禁止第三方使用其商标……（c）使用欧盟商标以识别或指代该商标所有人的商品或服务，特别是，假如必须使用该商标来表明产品或服务的预期目的，特别是在配件或零部件领域的使用”；第14条第2款：“第1款仅适用于第三方的使用行为符合诚实信用的工商业惯例的情况”。在2017年修改的《欧盟商标条例》（EU）2017/1001第14条第1款第（c）项及第2款中也出现了相同的表达。相比于早前《欧共体商标指令》第6（1）（c）款中对指示性使用的规定，新的指令和条例增加了“使用欧盟商标以识别或指代该商标所有人的商品或服务”的情况，涵盖范围更广。这也表明了欧盟的立法者对美国等域外的司法实践进行了有益的借鉴，并通过对于指令和条例的修改将使用别人商标来指示商标权人的商品或服务的商标使用行为纳入指示性合理使用的范畴之中。该思路的转变也能够从现行《欧盟商标指令》序言第26段及2017年《欧盟商标条例》序言第21段得以体现：“进1步讲，商标权人不应当被授予禁止为了识别或指示权利人的商品或服务而为的诚实信用的商标使用行为的权利。第三方在转售由商标权人首次售出的或经商标权人授权而售出的正品时，只要其使用行为同时符合工商业的诚实信用的惯例，那么该第三方为引起消费者的注意而使用权利人商标的行为应当被认为是合理的。”