专利使用环境特征,深挖那些找不到的规则,专利使用环境特征,深挖那些找不到的规则

专利使用环境特征,深挖那些找不到的规则

原标题：专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（二）

涉及使用环境特征的产品权利要求，假如想要获得授权或维持有效，要求该产品本身要有“不同于现有产品的特征，该“不同于现有产品的特征能够通过使用环境特征来限定。

一、前文回顾

在《专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）》一文中笔者梳理了使用环境特征在侵权判断时的规则一、规则二和规则三，如下：

【规则一】：被诉侵权技术方案能够适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

【规则二】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案能够适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

【规则三】：被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

根据规则一、规则二和规则三，笔者构造了使用环境特征在授权确权时的规则A、规则B和规则C，如下：

【规则A】：引证现有技术能够适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定引证现有技术具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以引证现有技术实际使用该环境特征为前提。

【规则B】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明引证现有技术能够适用于其他使用环境的，则引证现有技术破坏专利文件的保护范围。

【规则C】：引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定引证现有技术破坏专利权的保护范围。

并且，由规则A、规则B和规则C推导出1个结论：

当引证现有技术(如在先产品)公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。

本文笔者将继续构造使用环境特征在授权确权时的规则D。

二、从《陌上桑》说起

首先这样假设：

假设《陌上桑》是在后申请，罗敷是《陌上桑》中涉及的“产品。

假设《陌上桑》正面描写罗敷的内容仅有“两道眉毛，一对眼睛。

假设《陌上桑》侧面描写罗敷的“行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷……这些内容是“使用环境特征。

在上述假设下，规则A、规则B和规则C所涉及的情况能够比喻为：

罗敷在《陌上桑》以前已经“公开，例如“公开在女人堆里，不曾见过行者等人，但罗敷已然是“现有技术。此时，无法通过《陌上桑》中的侧面描写，再次给罗敷以专利保护。

而即将构造的规则D所涉及的情况能够比喻为：

有1个姑娘出现在《陌上桑》以前，也符合《陌上桑》中 的正面描写，可是这个姑娘不符合《陌上桑》中的侧面描写，即：《陌上桑》的侧面描写限定出罗敷不同于这个姑娘，限定出罗敷是首次出现的。此时，能够通过《陌上桑》中的侧面描写，给罗敷以专利保护。

三、规则D的构造

由《专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）》可知，规则A、规则B及规则C构造的前提是“产品相同，仅有使用环境特征是否适用必须探讨;由上述比喻可知，即将构造的规则D所针对的情况则是：产品是否相同，必须通过使用环境特征来判断。

在阅读了涉及使用环境特征的所有复审无效决定后，认为有以下复审无效决定的内容，能够用于构造规则D。

在第34153号无效决定中，合议组认为：

在判断采用使用环境特征限定的产品权利要求的新颖性时，不仅要考虑权利要求中直接限定产品结构或组成的技术特征，同时还应当考虑使用环境特征对产品是否具备限定作用。当所述产品因适用于所述环境而必须具备与环境相适应的规格、尺寸、材质及强度等方面的要求，且没有充分的证据表明对比文件中的类似产品能够适用于相同环境中，解决相同的技术问题，并达到同样的预期效果时，则无法得出相应的权利要求不具备新颖性的结论。

据此，能够构造使用环境特征在授权确权阶段的规则D如下：

【规则D】

假如使用环境特征的限定，对所述产品规格、尺寸、材质及强度等方面发生影响，则使用环境特征能够使产品权利要求具备新颖性;

假如使用环境特征的限定，不对所述产品规格、尺寸、材质及强度等方面发生影响，则使用环境特征不能使产品权利要求具备新颖性。

第34153号无效决定本身，只是对规则D第一段内容的印证。规则D第二段的内容，能够从第87170号复审决定和第42150号无效决定得到印证。

第87170号复审决定中，合议组认为：

然而，假如“用于……的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。显然，关于用途的限定作用，关键要看是否给产品本身带来实质性的影响，合议组已经考虑了本案中涉及用途限定的特征，但由于其没有给本发明的产品带来任何实质影响，因此，在产品创造性判断时该特征不起限定作用。

第42150号无效决定，合议组直接表述：

由于本专利的技术方案只涉及到产品上“二维码信息的识别判断，未涉及产品“喷码数据，因此该使用环境特征对本专利要求保护的生产线结构无影响和任何限定作用。

综上可知：

使用环境特征对保护范围的影响，是以它是否影响到产品本身作为判断标准，即：假如使用环境特征不能够限定出在后申请涉及的产品不同于在前产品，则在后申请不能授权;假如使用环境特征能够限定出在后申请涉及的产品不同于在前产品，则在后申请可能获得授权。

最后，根据规则D，又能够对应得到一条推论：

涉及使用环境特征的产品权利要求，假如想要获得授权或维持有效，要求该产品本身要有“不同于现有产品的特征，该“不同于现有产品的特征能够通过使用环境特征来限定。

专利使用环境特征,深挖那些找不到的规则

原标题：使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）

本文从使用环境特征在侵权案件中的三条规则出发，构造使用环境特征在授权确权程序中的三条规则，并由此推导出一条结论：当引证现有技术（如在先产品）公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。

一、找得到的规则

1.1 使用环境特征的由来

使用环境特征首次出现在最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书，该判决书写道：使用环境特征是指权利要求中用于描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。

1.2使用环境特征在侵权案件中的规则

在〔2013〕301号《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》中，将最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书的内容提炼出来，规定为第22条和第23条如下：

22、写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对专利权保护范围具有限定作用【第一次定性】。使用环境特征是指权利要求中用于描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。

23、被诉侵权技术方案能够适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。

到了2017年，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》将上述两条合并为第24条，并进1步拓展了内容如下：

24、写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用【第二次定性】。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。可是，专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案能够适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则二】。

被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则三】。

使用环境特征不同于主题名称，是指权利要求中用于描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征【第二次定义】。

2020年，【规则三】被写入司法解释——最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)法释〔2020〕19号的第九条。以上三条规则的相关案例，可参考《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》[1]。

二、找不到的规则

2.1 目前在授权确权程序中没有使用

环境特征的适用规则

到目前为止，《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》均没有使用环境特征的内容。

第110223号复审决定、第87170号复审决定和第34153号无效决定等涉及使用环境特征的案例中，主要适用的是审查指南(2006版)第二部分第二章第3.1.1节的内容，即主要将使用环境特征理解为用途限定。

2.2 构造使用环境特征在授权确权

程序中的规则

使用环境特征关系到专利权保护范围的明确，目前却仅有侵权案件中的适用规则，而没有授权确权程序中的适用规则。

因此，我们尝试利用已有的三条规则，构造其在授权确权程序中的适用规则。

构造新规则时，我们尽量少的改变原规则的表述，主要是将三条规则中的“被诉侵权技术方案均替换为“引证现有技术。此外，【规则二】和【规则三】中的“未落入均改为“破坏(原因参考后续分析二和分析三)。

具体构造内容如下。

用【规则一】构造【规则A】：

【规则一】：被诉侵权技术方案能够适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

【规则A】：引证现有技术能够适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定引证现有技术具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以引证现有技术实际使用该环境特征为前提。

分析一：

【规则一】没有提及法律结果，但易知潜在法律结果是：被诉侵权技术方案落入产品权利要求保护范围。

【规则A】也相应没有提及法律结果，但同样易知潜在法律结果是：引证现有技术落入在后专利文件保护范围;并且，能够进1步表述为：由于引证现有技术落入专利文件保护范围，因此在后专利文件不具备新颖性，即：引证现有技术破坏在后专利文件保护范围。

用【规则二】构造【规则B】：

【规则二】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案能够适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

【规则B】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明引证现有技术能够适用于其他使用环境的，则引证现有技术破坏专利文件的保护范围。

分析二：

【规则B】中，为何引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围呢?

由于【规则B】中，“引证现有技术能够适用于其他使用环境是客观事实，在后专利文件“明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征存在事实错误，因此可解释为违背自然规律而不具备实用性，也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案;退1步讲，哪怕认为在后专利文件是部分正确的，正确的部分也不具备新颖性。

用【规则三】构造【规则C】：

【规则三】：被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

【规则C】：引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定引证现有技术破坏专利权的保护范围。

分析三：

【规则C】中，为何引证现有技术破坏专利文件的保护范围呢?

由于【规则C】中，“引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境是客观事实，在后专利文件却记载产品能够适用于“权利要求中使用环境特征所限定的使用环境存在事实错误，因此可解释为违背自然规律而不具备实用性，也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案。

必须说明的是：使用环境特征多涉及产品权利要求，本文探讨的也是产品权利要求;【规则一】、【规则二】和【规则三】基于的前提是“产品相同，仅有使用环境特征是否适用必须探讨，因此【规则A】、【规则B】和【规则C】也是基于同样的前提。

【规则A】、【规则B】和【规则C】法律结果均是“引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围，由此能够推导出1个结论：

当引证现有技术(如在先产品)公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。

注释：

[1]：《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》