怎样判断外文标志用作商标是否具有显著特征,怎样判断外文商标与中文商标的对应关系

怎样判断外文标志用作商标是否具有显著特征

怎样判断外文标志用作商标是否具有显著特征？芗城区注册商标转让，商标年检续费，专利申请代理

当一件商标由外文标志组成时，应怎样判断对其是否具有显著特征?在围绕第20825877号“CHLOROPHYLL TEA-LEAF及图商标(下称诉争商标，如图)展开的商标注册申请驳回复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院作出的终审判决，给出了这一问题的答案。

北京市高级人民法院指出，审查判断由外文标志组成的商标是否具有显著特征，应结合该标志指定使用的商品或服务，以相关公众的通常认知为依据，以该标志能否起到标识、区分商品或服务来源的作用作为判断标准。

据了解，诉争商标由日本日兴制药株式会社(下称日兴会社)于2016年8月1日提出申请注册申请，指定使用在洗面奶、防皱霜、粉刺霜、生发油、化妆品等第3类商品上。经审查，原国家工商行政管理总局商标局(下称原商标局)认为诉争商标使用在化妆品等指定商品上直接标明了商品的原料等特点，缺乏商标应有的显著特征，遂决定驳回诉争商标的申请注册申请。

日兴会社不服原商标局所作决定，随后向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商评委)申请复审，但原商评委于2018年4月26日作出驳回诉争注册商标申请的复审决定。

日兴会社继而向北京知识产权法院提起行政诉讼称，诉争商标为具有显著特征的图文组合商标，使用在化妆品等指定商品上并未直接标明商品的原料等特点;同时，按照审查标准一致原则，第3264287号“多妮葉綠素TOMI Chlorophyll及图商标被获准申请注册，诉争商标也应予以核准申请注册。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标中的“CHLOROPHYLL可翻译为“叶绿素，“TEA-LEAF可翻译为“茶叶，同时配以“树叶图形，使用在防皱霜、粉刺霜、化妆品等指定商品上，直接表明了此类商品中的常见原料等，缺乏商标应有的显著特征;商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，其他商标获准申请注册的情况并非诉争商标获准申请注册的当然依据。综上，法院一审判决驳回日兴会社的诉讼请求。

日兴会社不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

经审理，北京市高级人民法院认为，日兴会社所述其他商标获准申请注册情况不能成为诉争商标获准申请注册的当然理由。诉争商标的构成要素“CHLOROPHYLL可翻译为“叶绿素，“TEA-LEAF可翻译为“茶叶，构成图形系“树叶图形，诉争商标的文字部分传递出的含义与图形部分传递的含义相近，诉争商标整体使用在化妆品、防皱霜、粉刺霜等指定商品上，相关公众施以通常注意力，易将之理解为系对商品的原料、成份等特点的直接描述，而不易将之作为标识商品来源的标志加以识别。据此，法院判决驳回日兴会社上诉，维持一审判决。(王国浩)

行家点评

刘云佳 北京市盈科律师事务所 律师：近些年，越来越多的国外企业进入中国市场，一件外文商标成为其表明商品或服务来源的重要标志。当一件商标为外文标志时，应当根据中国相关公众的通常认识，对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中外文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征，但相关公众对该固有含义的认知程度较低，能够以该标志识别商品来源的，能够认定其具有显著特征。

根据《商标审查及审理标准》规定，1个或者两个普通表现形式的字母属于我国商标法第十一条规定的“其他缺乏显著特征的标志，依据社会通常观念，此类标志本身或者作为商标使用在指定使用商品或服务上不具备标明商品或服务来源作用。

同时，还应对外文文字进行翻译，结合其翻译结果与涉案商标指定使用商品的关联性判断其是否具有显著特征，如其仅为指定使用商品的通用名称的，则构成我国商标法第十一条第一款第(一)项规定的情形。该规定中的“通用名称不仅包含我国国家标准、行业标准以及约定俗成的涉案商标的名称，还包含被相关公众知晓、标明涉案商标通用名称的外文标志，如“MULLER可译为“研磨机，将其作为注册商标使用在磨具(手工具)商品上显然是商品通用名称而不具有显著特征。对外文标志是否构成商品的通用名称也需考量“相关公众的范围，在“傂偠偒商标无效宣告案件中，法院依据“傂偠偒是“羊栖菜的日文名称，而其申请注册使用在羊栖菜、海菜等商品上，以此特定行业的认识为标准，羊栖菜种植、加工、出口所在地、此行业的生产者、经营者才是通用名称判定的“相关公众。

除此之外，还要判断外文标志之翻译结果是否仅直接标明了指定商品或服务的功能用途、主要原料等特点。该案中，诉争商标中的“CHLOROPHYLL可翻译为“叶绿素，“ TEA-LEAF可翻译为茶叶，所包含的图形部分也并不具有显著特征，而是与英文相应的“树叶图形。而实际中，叶绿素对酶的制造、维持活性有重要作用，有助于达到养颜美肤、改善暗疮的效果，是防皱霜、粉刺霜等诉争商标所指定使用商品的主要原料，将其申请注册使用在上述商品上显然不具有显著特征，无法起到区分商品来源的作用，进而不能作为注册商标。

当然，以上情形中的外文标志假如经过使用取得显著特征并便于识别，也能够作为注册商标，但必须结合具体案件情况、分析案件所涉证据资料等来综合认定。

怎样判断外文商标与中文商标的对应关系

来源：中国知识产权报由于外文商标经翻译可能具有一词多义等特点，且我国相关公众的认知习惯和外文识别水平也存在差异，外文商标与中文商标的对应性往往关乎认定商标是否容易导致相关公众产生混淆。实践中，外文商标与中文商标的对应性认定存在标准上不统一的现象，笔者认为，影响外文商标与中文商标是否形成稳定对应关系的因素包含以下几个方面。第一，商标的显著性。翻译是影响外文商标与中文商标间对应关系的首要因素，外文商标汉译的主要翻译手法包含但不限于音译、直译、意译及臆造。音译、意译与原商标之间的对应关系较强，但对音译、直译等较为简单的翻译方式在一定程度上不利于在中文商标与外文商标间建立起商标法意义上的对应关系，不同翻译手法的选择还会影响对应中文商标的显著性。音译的中文商标显著性最少，而臆造中文商标的显著性最强。从商标间对应关系建立的角度来看，对应中文商标的显著性越强，经过使用后其与外文商标间的对应关系就越稳定。第二，商标的知名度。商标的知名度与稳定对应关系的建立密切相关。对应中文商标知名度越高，给消费者留下的印象就越深刻，越有利于与外文商标建立起稳定的对应关系。如在“迪赛”商标权无效宣告请求行政纠纷案中，商标的知名度影响了法院的判决结果，一审法院认为意大利迪赛尔股份公司（下称迪塞尔公司）的引证商标“DIESEL”在广州市宏瀛贸易有限责任公司（下称宏瀛公司）申请申请注册涉案商标“迪赛”前，经过使用已具有一定知名度并与“迪赛”及“迪赛尔”形成比较稳定的对应关系，亦有相关公众及第三方媒体以中文“迪赛”指代迪塞尔公司的“DIESEL”商标，而宏瀛公司不能证明其涉案商标“迪赛”具有一定的市场知名度、经过使用已经与迪赛尔公司的引证商标“DIESEL”形成长期共存的市场格局，因而涉案商标“迪赛”与引证商标“DIESEL”构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二审法院则认为，迪赛尔公司的使用行为并不足以证明其引证商标“DIESEL”已经与“迪赛”及“迪赛尔”形成稳定的对应关系，并且宏瀛公司对涉案商标“迪赛”的使用已经形成相当的规模，具有一定的市场知名度，两者在市场上共存不会导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。因此，当外文商标对应中文与涉案商标之间知名度相差悬殊时，通常按照音形义等客观要素进行判断；而当外文商标对应中文商标知名度相当时，按照音形义等自然因素已经不能判断是否形成了稳定的对应关系，因而必须结合实际使用背景等其他因素进行综合判断。第三，商标的使用方式。商标识别功能在于指示同一商标的商品具有同样的商业来源，要使得相关公众意识到外文商标与中文商标指示同一商品提供者，要求对两件商标一同使用或宣传并形成一定的商业规模，不能仅为偶然或象征性使用。如在“欧诗顿”纠纷案中，法院认定“OCCITOWN”商标与“L’OCCITANE”构成近似商标，“欧诗顿”与“欧舒丹”不近似，且“欧诗顿”和“欧舒丹”分别由“OCCITOWN”和“L’OCCITANE”音译而来，当事人主观上希望在“OCCITOWN”和“欧诗顿”之间建立对应关系，可是当事人在商品的包装及宣传上均将“OCCITOWN”与“欧诗顿”分开使用，两者之间没有形成所谓的同一使用、唯一对应的关系，因而“欧诗顿”与“欧舒丹”不构成近似商标。第四，商标权利人的主观意愿。商标权作为一种私权，权利人的真实意思在判断中文商标和外文商标是否形成对应关系时也是重要的参考因素。当商标权利人明确或可推断出拒绝某一中文译称与外文商标之间的对应关系时，会人为割裂中文商标与外文商标的对应关系；而当权利人默示认可了公众使用的俗称或者主动使用中文译称，从而形成了实质上的指代时，应承认这种对应关系。