怎样采纳商标淡化保护,怎样采用多篇对比文件+常规技术手段,评述专利的创造性

怎样采纳商标淡化保护

在中国，采纳商标淡化的渠道有多种，简单地说，能够依据《商标法》、《反不正当竞争法》、司法解释或者其他立法形式，但具体采用何种方式最佳必须慎重考虑。（一）商标法假如选择《商标法》，立法技术上能够考虑对现有的第１３条第２款中的（我国《商标法》第１３条第２款的规定是：“就不相同或者不相类似商品申请申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译别人已经在中国申请注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名注册商标人的利益可能受到损害的，不予申请注册并禁止使用。”）“误认公众”扩大解释，如同法释〔２００９〕３号中所做的那样，或者对于《商标法》第５２条第５款的内容进行扩充。可是，我国《商标法》问题在于只重视对申请注册商标的保护，而对未申请注册商标没有太多关注。尽管《商标法》中商标的定义是宽泛的，但司法实践中对于《商标法》的适用严格局限在申请注册商标之中。第１３条第２款同样存在这一问题，这一款将保护的对象仅仅限于申请注册的驰名商标之中。而美国、欧共体，包含WIPO联合建议中规定驰名商标（欧盟的说法是具有声誉的商标）均可能获得淡化保护，而不管是申请注册商标还是非申请注册商标。在美国，注册商标与否只是判别商标是否是驰名的1个考虑因素。同时，由于第１３条是申请注册审查条款，对其中的“误导公众”扩大解释尽管能够将淡化保护包含进来，但其效力仅仅限于注册商标审查程序之中。假如通过对《商标法》第５２条第５款的内容进行扩充，会引发此外1个问题，即商标法的混淆理论与淡化理论的关系问题。尽管这两者是商誉保护的不同方面，具有内在一致性。但通常认为，第５２条的前提是消费者混淆，将淡化保护条款放在这一条中可能会进1步强化淡化与混淆不分的误解。（二）反不正当竞争法采用《反不正当竞争法》的最大的优点是，首先，《反不正当竞争法》适用对象不仅包含申请注册商标，也包含非申请注册商标。因此，即使是未申请注册的驰名商标也有可能进行跨类保护。其次，商标淡化更类似于一种不正当竞争行为而不是侵犯商标权行为。美国FTDA与TDRA关于淡化的救济中的损害赔偿都强调必须侵权人的恶意，而侵犯商标权一般不考虑当事人是否存在恶意。美国的立法从条文看也是把淡化保护与反域名欺诈作为并列的两类反不正当竞争行为。因此，将反淡化保护列在《反不正当竞争法》中，较之《商标法》更具有妥当性。当然，由于注册商标程序都规定在《商标法》中，假如采取在《反不正当竞争法》中吸纳淡化理论，《商标法》中与申请注册审查相应的条款也应该随之修正。如采用这一方案，在立法技术上，能够考虑对第５条第１款中的“假冒”进行司法解释，以使得其能够包含商标淡化的情形，同时，考虑删除这一条中将假冒局限在申请注册商标中的规定。可是，由于我国对于假冒的司法实践甚少，选择这一立法模式可能必须相当长一段时间的司法经验的积累。可供选择的另一方案是直接在第５条下增加一款，专门规定商标淡化保护。（三）特殊立法我国现行的做法，实际是通过司法解释的方法，将原来的条文第１３条第２款进行扩张解释，从而包含商标淡化的保护。这一做法的效果还有待观察。从该解释实施之后的一些案例来看，司法解释的效果比较明显，淡化保护的司法态度甚至将影响注册商标的行政审查过程。例如，在“伊利商标争议”案（一审（２００９）一中行初字第１５８９号，二审（２００９）高行终字第１４１８号。）中，商标评审委员会认为第三人尤成和在水龙头等商品上申请注册“伊利”商标的行为不构成对于原告伊利公司的驰名商标“伊利”的损害，由于该商标是使用在奶制品上。并且由于美国存在“伊利”湖，该称谓属于公有领域。但一审法院认为该使用可能构成对于原告的驰名商标的不洁联想，并且由于“伊利”的声望，存在第三人不当利用的可能。因而根据第１３条第２款的新解释，否决了第三人对“伊利”的使用，并要求商标评审委员会重新作出裁定。二审法院支持了这一裁判。而在“杏花村”案件（一审（２０１０）一中知行初字第１２４１号，二审（２０１０）高行终字第１１１８号。）中，原告山西杏花村公司对于第三人安徽杏花村集团在第３１类树木、谷（谷类）等商品上使用其驰名商标“杏花村”的申请申请注册提出异议，但商标评审委员会认为“杏花村”古已有之，能够追溯到唐朝杜牧的诗句“牧童遥指杏花村”。且第三人的使用是在与酒类有区别的树木谷类上，不会造成相关公众的误认。一审和二审法庭都支持这一论断。姑且不提这两个新近案例之间可能的冲突，以及司法解释最终的走向。但司法解释在发挥作用已经没有悬念。中国的司法实践也表明，即使没有立法，法官也能够通过法律解释的方法，有效地应对司法实践中的淡化纠纷。因此无论怎样立法，都不应忽视司法的能动性。各国的司法实践也表明，在立法时机没有完全成熟以前，将问题交由司法机关灵活裁判以积累应对经验也不失为一种对策。譬如，美国商业外观保护中的“功能性”的定义，成文法并没有规定。巴黎公约中的驰名商标，其含义也没有规定。美国商标法中关于显著性的判定，也是由司法实践累计出来的一套应对方法。从这个意义上说，先在司法解释中做出扩大解释的规定，其次观望可能产生的问题，待立法成熟时再进行立法，也是一策。

怎样采用多篇对比文件+常规技术手段,评述专利的创造性

原标题：怎样采用多篇对比文件+常规技术手段，评述专利的创造性？

发明可能非常具有科研价值，研究过程也历尽千辛万苦，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性，还是必须按照“3步法的法律分析方式，判断本专利的创造性。

本文案件来源于最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)摘要之27.官方的裁判要旨为研究成果的科学价值与创造性判断的关系。

可是，笔者在本案的裁判文书中并未看到专利权人怎样争辩本专利的科学价值能够为其带来创造性，判决书说理部分也未就此做过多分析。我猜想可能是二审期间，专家辅助人可能表达了类似的观点。

因而，笔者认为，本案作为指导案例，其价值更在于展示了怎样采用多篇对比文件与常规技术手段相结合，评述专利的创造性。

实务中，其他对比文件往往不能完全公开本专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征，因此，往往还必须再结合常规技术手段，分析得出本专利不具备创造性。

这种情形非常常见，因而，怎样规范地采用“多篇对比文件+常规技术手段相结合评述专利的创造性，是非常值得关注的内容。

涉案专利权利要求1为：

1.一种蛋白质，是由序列表序列1所示的氨基酸序列组成的蛋白质。

根据本申请说明书的记载，序列1所示蛋白为TaHSF1.其编码基因是以水稻热激因子AD066316为已知序列，在小麦数据库比对小麦相似序列，经过软件分析设计引物，以小白麦的cDNA为模板进行PCR扩增、纯化、连接载体测序获得的(参见说明书实施例1)。

对比文件1公开了来源于小麦的热激因子TaHsf1.其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率，其已构成本申请最接近的现有技术。本申请权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件1公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求1要求保护一种小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列，而对比文件1公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子TaHsf1.未公开具体的氨基酸序列。

一审法院认为：

基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获知TaHsf1的具体氨基酸序列。对比文件2公开了热激转录因子(HSF)是生物体在热激和其他胁迫条件下基因转录激活信号传导通路中的最后成员，即直接启动下游热激蛋白基因的表达。本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2所给出的启示以及本领域的常规技术手段，获得本申请权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的，且并无证据足以证明本申请权利要求1已经取得了预料不到的技术效果。因此，本申请权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

专利权人不服，提起上诉。最高法院二审中，对此进行了充分地论述。

本文最后，附有笔者的简评。

案例：中国农业科学院作物科学研究所与国家知识产权局专利裁决纠纷上诉案

案件

案号：最高人民法院(2019)最高法知行终129号

来源：最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)

裁判要旨：研究成果的科学价值与创造性判断的关系

一项科技成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

裁判文书摘录：

本院认为，根据本案已查明的事实并结合当事人的诉辩意见，本案争议焦点在于本申请权利要求1是否具备创造性。

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。"所谓实质性特点是指对本领域普通技术人员而言，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。发明或实用新型通常是针对现有技术的缺陷提出的改进技术方案，记载在发明或者实用新型说明书中的技术问题只是发明人在撰写专利申请文件时认为的技术问题，在面对审查程序中最接近的现有技术时，该发明或者实用新型说明书记载的技术问题可能与该发明或实用新型相对于最接近的现有技术所实际解决的技术问题并不相同。并且，在面对不同的最接近的现有技术时，该发明或者实用新型所解决的技术问题也可能不同。判断发明或者实用新型对本领域普通技术人员而言是否显而易见，要明确的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域普通技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型。发明的技术效果是判断创造性的重要因素。假如发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或量上发生明显转变，超出了本领域普通技术人员的合理预期，则能够认定发明具有预料不到的技术效果。还必须指出的是，创造性的审查通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，无论发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，通常都不影响对该发明创造性的评价。当然，未获得专利权保护的发明创造假如构成有意义的研究成果或者具有其他价值，发明人或者申请人能够依法获得其他方面的回报，但仅此并不足以使专利申请获得专利权的保护。

本案中，本申请权利要求1请求保护一种蛋白质，对比文件1公开了来源于小麦的热激因子TaHsf1.其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率，其已构成本申请最接近的现有技术。本申请权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件1公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求1要求保护一种小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列，而对比文件1公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子TaHsf1.未公开具体的氨基酸序列。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获得一种来自小麦的具有耐逆性的热激蛋白的具体氨基酸序列。

对比文件2公开了热激因子(HSF)在调节热激蛋白(HSP)基因表达和传递逆境胁迫尤其热胁迫信息以及提高植物耐逆性等方面起着重要作用。本领域公知，热激因子普遍存在于原核生物以及真核生物细胞中，其性质高度保守，结构和功能在进化中较少变异，因此具有广泛的同源性。尽管从不同生物体内分离出来的HSF种类和大小各有不同，但其结构却极为相似，共同具有1个极为保守的核心区域DNA结合区域(DBD域)。本领域普通技术人员基于现有技术能够预期，植物中的HSF普遍具有提高植物耐逆性(耐热性等)的作用。并且，对比文件1已经公开了小麦中存在能够提高小麦耐旱性、耐热性以及水利用率的热激因子，故当必须提高小麦对热胁迫的耐受性及耐逆性时，本领域普通技术人员有动机利用已知的生物信息学、分子生物学的手段在小麦基因组中扩增获得其热激因子的编码基因及蛋白。对比文件2即公开了一种通过基因克隆的方式获得目的植物的热激因子的方法，具体如下：根据已知的番茄HSFA1(LpHSFA1)的蛋白质序列和大豆EST数据库，采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1.并对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，还进1步证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。

经审查，对比文件2的方法和本申请均是采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子，其具有提高目的植物的耐热能力，因此对比文件2给出了根据其他植物已知的HSF序列和目的植物基因组数据库信息，通过序列比对分析结合常规分子生物学技术获得目的植物HSF的技术启示。小麦和水稻同属于禾本科，种属分类和亲缘关系相近，并且水稻属于在本申请的申请日以前基因组全序列已经测序完成的模式生物，因此，本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，为了获得小麦HSF，有动机以水稻中已知的HSF序列为模板，通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析结合常规分子生物学技术获得小麦HSF的编码基因及氨基酸序列。在对比文件1和2的基础上，从小麦中扩增获得的热激因子会具有耐热、耐逆(包含耐干旱)的效果，对本领域普通技术人员而言是能够合理预期的。

基于上述事实和理由，本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2所给出的启示以及本领域的常规技术手段，获得权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的，且现有证据不能证明本申请权利要求1请求保护的技术方案已经取得了预料不到的技术效果。原审法院在此基础上认定本申请权利要求1不具备创造性，以及本申请其余权利要求也不具备创造性，并无不当。作物科学研究所有关本申请具备创造性的上诉理由依据不足，本院不予支持。

(审理法官：王闯 朱理 刘晓军)

案例简评：

本案中，采用对比文件1结合对比文件2.再结合常规技术手段，评述本专利的创造性。

其中，对比文件2尽管并未直接公开区别技术特征，但给出了采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子，从而提高目的植物的耐热能力的技术启示。因此，为了获得小麦的热激因子，本领域技术人员有动机以同属于禾本科的水稻中已知的热激因子序列为模板，通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析，结合常规分子生物学技术，获得小麦热激因子的编码基因及氨基酸序列。

可见，在采用对比文件1结合对比文件2.再结合常规技术手段评述专利的创造性时，一定要充分分析为何对比文件2给出了技术启示，使得本领域技术人员能够采用类似的技术手段，解决本专利实际要解决的技术问题。对于上述采用的类似的技术手段，假如其中仅仅使用了常规技术手段，那么，也不会对不同对比文件的结合产生的障碍。

除此之外，回归到本案的裁判要旨，发明可能非常具有科研价值，研究过程也历尽千辛万苦，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性，还是必须按照“3步法的法律分析方式，判断本专利的创造性。