涉外贴牌加工行为是否为商标使用行为,涉外知识产权诉讼程序问题

涉外贴牌加工行为是否为商标使用行为

贴牌生产，也称为定牌生产，俗称“贴牌”，英文即OriginalEquipment/EntrustedManufacture，译为“原始设备制造商或原产地委托加工”，简称为OEM。品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。贴牌生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。早在1993年，我国就出现了国内贴牌加工侵犯商标权的案例——欧通国、深圳金盾服装有限责任公司与无锡明星服装有限责任公司（以下简称“明星公司”）、张建国侵犯商标专用权纠纷案。[262]欧通国是“KINDON及船形标志图形”商标的申请注册人，被告明星公司两次接受武汉市鸿发精品时装城的刘宗桥的来料加工要求，定做全毛男西装。明星公司按时装城的要求将其提供的商标标识缝制于定作物之上，将全部定作物交于时装城。明星公司不是原告诉称的“生产”，而是委托加工。被告张建国辩称自己是初次经营金盾西服，不清楚是假的。法院审理后认为，明星公司明知原告是KINDON商标的权利人，却以营利目的为别人生产侵犯原告商标专用权的产品，具有主观过错，其行为已构成对原告商标权的侵害，应承担法律责任，包含停止侵权、消除影响、赔偿损失。张建国作为服装销售商，在经营中也应尽谨慎审查义务，其销售侵犯别人商标权的商品，侵害了原告的合法权益，又不能证明自己尽了注意义务，因此也构成侵权，应承担相应的法律责任。在国内定牌加工中，由于商品生产针对的是国内市场，即使受托加工方不直接从事侵害商标专用权的商品的销售行为，商品最终都会进入国内市场流通，商标标识最终会投入到实际使用环节。因此，国内贴牌生产方式下，不论是生产过程中加商标标识，还是生产后立即贴附商标标识的行为都构成商标使用，也构成商标假冒、仿冒行为。可是，涉外定牌生产的商品不进入国内市场，而是直接将生产加工的成品交付给委托加工方，委托加工方的销售市场在国外。在这种情况下，受托加工方的单纯加工行为是否构成商标使用或者销售侵害商标专用权产品的行为就值得探讨了。一直以来，就涉外定牌加工承揽方的行为是否构成侵犯商标权，司法实践存在认识上的分歧。2002年，广东省深圳市中级人民法院在“耐克案”中认定，涉外定牌生产的受托加工方与委托方一起承担侵犯商标权责任。该案中，美国比阿埃斯公司向中国商标局申请申请注册了“NIKE”字母商标，核定使用商品是53类（国际分类第25类）运动衣。1932年NIKE商标在西班牙得到使用。现在该商标的申请注册商标权人为西班牙FLORABERTRANDMARA公司，申请注册类别为第25类商品。商标专用权人在西班牙向CIDESPORT公司提供了NIKE商标许可证资质。2000年3月至5月间，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作NIKE男滑雪夹克，服装加工制作完成后，由被告浙江省畜产进出口公司负责报关出口，拟经香港转口出口到西班牙，以交付给委托人CIDESPORT公司。法院认为，被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托，并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作NIKE商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成1个完整的行为。应当认定，他们的行为侵害了原告的NIKE申请注册商标专用权。原告请求法院判令被告停止侵犯商标权行为，消除侵权结果和赔偿侵权损失的主张，理由正当，本院予以支持。[263]该案最终认定了贴牌生产者的侵犯商标权责任。持否定观点的法院则认为，涉外定牌加工中的加工方不构成侵犯商标权，由于定牌加工后的商品不在境内销售，产品上贴附的商业标识不是用作识别商品来源的商标，不会导致混淆，不可能产生损害，因而不构成侵犯商标权。加工方只负责加工，不负责销售产品，在此过程中加工方的商标标注行为不是商标使用行为。香港雨果博斯有限责任公司与武夷山市喜乐制衣有限责任公司侵犯商标权纠纷案、上海申达音响电子有限责任公司与玖丽得电子（上海）有限责任公司侵犯商标专用权纠纷案均持此观点。关于定牌加工的问题，北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》在第21个问题答道，承揽加工带有别人申请注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有申请注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯申请注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不清楚是侵犯申请注册商标专用权的商品，并能够提供定作人以及商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。这条规定告诉我们，承揽加工人要承担侵权责任；但假如能够证明主观上没有过错、且能提供定作人情况等信息的，则不承担损害赔偿责任。但2013年《商标法》并没有对定牌加工问题作出明确规定，商标立法对此仍未置可否。这对中国的出口加工企业是不利的，由于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》目前的制度设计是既控制货物的进口行为，也控制货物的出口行为，因此，严格按照现行法律规定执行的话，耐克案中即使西班牙委托方在西班牙享有耐克商标专用权，在中国生产的这些货物仍然是侵害美国耐克公司在中国申请注册的耐克商标的商标专用权的货物。耐克案和以上这些规定留给我们的思考许多，案件判决和这些规定都为贴牌生产者施加了1个审查和注意义务，因此，贴牌企业唯有通过认真履行审查义务才能免除责任承担。企业在接受定牌加工委托时首先要严格审查，要求委托方提供商标权证明资料，自己把关，预防责任发生。当然，对涉外定牌加工生产者施加很重的审查义务对这些企业的生存发展不利，从目前我们法律制度的建构来看，也没有对这些企业的利益给予考虑。我国现行法律制度中，仅有专利法规定了临时过境不侵权的措施，商标法中并没有类似规定。为统一司法裁判规则，解决同案不同判问题，2014年3月，最高人民法院裁定，浦江亚环锁业有限责任公司（以下简称“亚环公司”）与莱斯防盗产品国际有限责任公司（以下简称“莱斯公司”）侵犯商标权纠纷一案存在原判决、裁定适用法律确有错误的情形，提审该案。提审针对的是浙江省高级人民法院的二审判决，该判决认定，被告亚环公司定牌加工标有“PRETUL”商标的挂锁的行为侵犯原告莱斯公司的商标权。莱斯公司在中国是“PRETUL及椭圆图形”商标的合法所有人，储伯公司是墨西哥“PRETUL”与“PRETUL及椭圆图形”商标的合法所有人，亚环公司生产的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口至墨西哥。[265]2015年11月16日，最高人民法院就提审此案作出判决，认为商标法保护商标的基本功能，即识别功能；是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具有实际意义。该案亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能认定为商标意义上的使用行为。最高人民法院由此判决涉外定牌加工中加工方的行为不构成侵犯商标权。[266]在该判决中，最高人民法院将贴附标志行为与贴附商标行为加以区别，贴附标志假如不发挥识别商品来源功能则不属于商标使用行为，反过来也不会破坏商标的基础功能，由此认定涉外定牌加工承揽方亚环公司的行为不构成侵犯商标权。该案判决对涉外定牌加工承揽方的行为是否构成侵权提供了判断标准，对我国出口加工企业拓展业务是有利的。当然，该标准应为一般情形下可据参考的指南，个案情况千变万化，特定情况下怎样认定涉外定牌加工承揽方的责任，还需具体情形具体分析。

涉外知识产权诉讼程序问题

一、涉外知识产权案件的特殊管辖。二、域外证据、外文证据的公证认证这里的域外证据，包含外国当事人的主体资格证明和诉讼中的证据。三、域外证据的公证认证程序。>

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在中国，婚姻能够涉外，商事行为能够涉外，同样的知识产权诉讼也是能够有涉外因素的。关于涉外知识产权诉讼程序的问题，一直以来都是比较重要的内容，下面请跟随律图小编一起了解一下相关内容吧。

一、涉外知识产权案件的特殊管辖

相比于普通的民事案件，涉外案件和知识产权案件的级别管辖都比较高。

当1个知识产权案件有涉外因素时，怎样明确级别管辖?假如是中级人民法院，这种管辖冲突的现象不存在，由于中级人民法院都具有涉外案件的管辖权。可是，假如某些基层法院有知识产权案件一审管辖权，而不具有涉外案件一审管辖权，此时是依据涉外案件来管辖还是依据知识产权案件来管辖?

对此，《浙江省高级人民法院关于知识产权民事案件诉讼管辖的规定》(浙高法[2008]79号)第三条规定“具有知识产权民事案件管辖权而不具有涉外商事案件管辖权的基层人民法院辖区内的涉外、涉港澳台第一审知识产权民事案件由中级人民法院管辖。”

显然，在浙江省，涉外案件的管辖权是优先于知识产权案件管辖权的。

二、域外证据、外文证据的公证认证

这里的域外证据，包含外国当事人的主体资格证明和诉讼中的证据。

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定“当事人向法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。”这一条款，确立了我国域外证据的公证认证制度。

依据此规定，在域外形成的证据需经所在国公证认证的特别证明程序。这里的“域外证据”，系指形成于一国法域外的证据。这里所指的“域”是“法域”而非“地域”;因此，就形成于我国香港、澳门、台湾地区的证据也属于域外证据，亦应履行相关的证明手续。

首先，外国当事人的主体资格证明资料，必须要经过公证认证。

其次，对于诉讼证据，并非所有的证据都要进行公证认证。

其一、在知识产权审判领域，最高人民法院在2007年1月11日公布的《关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》中也对该问题有所涉及：“对于域外形成的公开出版物等能够直接初步确认其真实性的证据资料，除非对方当事人对其真实性能够提出有效质疑而举证方又不能有效反驳，无需办理公证认证等证明手续。”这表明在司法实践中，域外证据的公证认证特别证明程序并不必然具有强制性。

其二、在涉外商事海事领域，2005年《最高人民法院第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第39条规定“对当事人提供的在中国境外形成的证据，人民法院应根据不同情况分别作如下处理：(1)对证明诉讼主体资格的证据，应履行相关的公证、认证或者其他证明手续;(2)对其他证据，由提供证据的一方当事人选择是否办理相关的公证、认证或者其他证明手续，但人民法院认为确需办理的除外。

其三，在行政程序中，商评委新《商标评审规则》第四十三条规定“当事人向商标评审委员会提供的证据系在中华人民共和国领域外形成，或者在香港、澳门、台湾地区形成，对方当事人对该证据的真实性存在怀疑并有相应证据支持的，或者商标评审委员会认为必要的，应当依据有关规定办理相应的公证认证手续。”

第四，不论是在司法程序还是在行政程序中，当事人提交的所有外文证据都必须提交经公证无误的中文译本。

这是由于，人民法院是国家的司法机关，行使国家的司法权，而司法权是国家主权的重要组成部分，人民法院在审判活动中应使用国家的官方文字：中文(少数民族聚居区除外)，这体现了国家的主权和民族尊严。

关于中文译本的公证，能够参照外交部、司法部、民政部1997年3月27日外领八函(1997)5号《关于驻外使、领馆中国公民申请人民法院承认外国法院离婚判决事进行公证认证的有关规定》中的规定，“经证明无误的中文译本”可经如下途径证明：(1)外国公证机构公证、外交部或外交部授权机构认证及我驻外使、领馆认证;(2)驻外使、领馆直接公证;(3)国内公证机关公证。

三、域外证据的公证认证程序

本来这个问题，是不必须中国律师来解决的，这是中国律师不能办也根本办不了的。我们只必须告诉外国顾客，那些证据必须进行公证认证，其次由顾客去办理。可是，现实中，往往有顾客对于公证认证的程序并不熟悉，必须中国律师来指导。

域外证据通常分为：一是在港、澳、台地区形成的证据;二是在中国境外(除港、澳、台地区)形成的证据。

《证据规定》第11条第2款规定“当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明的手续”。可是对当事人提交的在香港、澳门、台湾形成的证据应当履行相关证明手续的规定，但对其中怎样证明没有规定。

其一，对于香港地区形成的证据，需经过具有中国司法部认定的“委托公证人”资格的香港律师办理公证，在委托律师在公证书上签字盖章后，再经过司法部与贸促会在香港设立的“中国法律服务(香港)有限责任公司”驻深圳办事处在公证文书正文上加盖转递章，才能拿到内地使用手续。

其二，对于在澳门地区形成的证据，司法部没有采用委托公证人的制度。根据司法部1986年6月25日《关于澳门同胞回内地处理民事法律事务办理证明事的通知》的规定，我内地驻澳机构的职工由其机构出具证明;澳门工会联合总会、中华教育会、中华总商会、街坊会联合总会等4个社会团体可为本社团工作人员和会员出具有关证明;婚姻状况证明可由澳门司法事务室下属的4个民政登记局出具《结婚资格证明书》。1996年5月，中国法律服务(澳门)有限责任公司成立后，对于发生在澳门地区的有法律意义的事件和文书的证明，经中国法律服务(澳门)有限责任公司和澳门司法事务室下属的4个民事登记局出具公证证明，即具有证明效力。

其三，对于在台湾地区形成的证据，主要是依据1993年5月29日两岸签署的《两岸公证书使用查证协议》(以下简称《协议》)进行。根据该协议，司法部于1993年5月11日以司发(1993)006号发布了《海峡两岸公证书使用查证协议实施办法》(以下简称《办法》)。根据《协议》和《办法》的规定，大陆与台湾公证机构作出的公证书，应同时将副本寄送对方，并可就有关事项相互协助查证;联络的主体双方分别是中国公证员协会或有关省、自治区、直辖市公证员协会与台湾海峡交流基金会;应寄送的公证书副本包含涉及继承、收养、婚姻、出生、死亡、委托、学历、定居、抚养亲属及财产权利证明10项公证书副本。后经两岸商定，于1995年1月20日又开始增加寄送涉及病历、税务、经历、专业证书等4项公证书副本。各公证员协会收到台湾海基会寄来的大陆使用的公证书副本，应进行登记并根据公证书用途转寄公证书使用部门;公证书使用部门必须向台湾出证机关进行查证的，应将必须查证的公证书复印件寄送所在的省(区、市)公证员协会或中国公证员协会，并说明要求查证的事由;公证员协会审查认为符合查证情形的，应登记并出具查证函转寄海基会，接海基会答复后，应将查证结果即转公证书使用部门。

根据以上内容，人民法院在诉讼过程中，对于当事人提交的在台湾形成的证据，应先由当事人在台湾进行公证，并取得公证书正本。公证事项假如属于两岸商定的14项应寄送公证书副本范围内的，人民法院应将当事人提交的公证书正本与本省(市、区)公证员协会收到的台湾海基会寄送的副本进行比对，相互认证后即可确认其真实性;假如公证事项不属于两岸商定的14项应寄送公证书副本范围内的，人民法院可请求本省(市、区)的公证员协会通过台湾海基会进行查证。

其四，对于在除港、澳、台地区外其他国家形成的证据，视各国与中国订立的条约或共同加入的条约有不同规定，证据的认定各不相同。笔者不再赘述。

除此之外，国内诉讼中当事人主体资格证明必须要提交原件，而国外公证认证费用比较高，因此当事人经常会标明是否能够少做几份公证书?对此问题，实践中，能够将当事人主体证据资料在国外做少量的公证书，其次由国内公证处再对该公证书做1个原件与复印件一致的公证(当然，国内公证书能够多做几份)。而对于当事人提交的外文证据，国内公证处能够再做1个原件与翻译件一致的公证。在诉讼时，当事人只需向法院提交国内公证处所做的公证书即可。

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