商标审美价值也是功能性特征,商标审判和上诉委员会在稀释方面的态度

商标审美价值也是功能性特征

不仅实用功能特征能够让商品具有竞争优势,美学特征同样也能够。美国《侵权法重述》(二)指出:“假如消费者很大程度上由于商品所有的审美功能而购买商品,则相应的美学特征就具有功能性,它们具有美学价值,有助于实现商品的目的。”故而,功能性能够表现为美学功能。为此,我们能够探讨1个有趣的案例。摇摆乐大师班尼?古德曼(BennyGoodman)创作完成的“Sing,Sing,Sing(WithaSwing)”曾经风靡美国,家喻户晓。一家世界顶级的高尔夫器械制造商,在电视广告中使用了“Swing,Swing,Swing”的广告词,配合广告人物的挥杆动作,播放类似“Sing,Sing,sing(WithaSwing)”"的背景旋律。版权持有人百代公司提起诉讼,主张“Sing,Sing,Sing(WithaSwing)”乐曲本身就构成自身的“商标”,应该享受《兰汉姆法案》的保护。美国联邦第二巡回上诉法院审理后指出,商标制度的目的是防止消费者混淆,商标保护的对象是识别商品来源的符号、图形等元素,它们在消费者和经营者之间建立起联络,维护经营者的商誉。可是,商标法不保护原创艺术表达的作品内容。假如说音乐作品本身构成商标,无异于承认“产品本身”能够受到商标保护。究其根源,把音乐作品作为识别其自身的标识加以商标保护,违反“非功能性原则”。诚然,音乐作品家喻户晓,听之则联想到特定的艺术家,经过使用似乎可取得商标法意义上的显著特征。然而,给予其商标保护,本质上是对其审美价值给予保护,只会不适当地扩大其著作权保护范围,延长其著作权保护期限。仅有被诉作品与版权作品构成实质性相似(同时同地比较)时,方才侵犯著作权;但只要嫌疑标志与申请注册商标相互混淆(异时异地比较)的,则就可构成侵犯申请注册商标的专用权。侵犯商标权判断本质上是比较嫌疑标志与相关消费者对申请注册商标的记忆印象,以混淆为标准,故保护范围远比著作权宽。除此之外,音乐作品的著作权保护有期限性,而商标权保护或反不正当竞争保护没有确切的保护期限。显然,出于公共政策的考虑,法院不愿意通过商标保护不适当地扩大和延长作品的著作权保护。应该注意到,音乐商标保护是此外一回事。把音乐作为识别标志,用在特定的商品或服务之上,仅有当别人使用相同或近似音乐到同种或近似商标之上,可导致消费者混淆时,才构成侵犯商标权。假如该音乐不受著作权保护则其他使用都不受制于知识产权保护。因此,一般而言,将可受著作权保护的作品申请注册为某种商品或服务的商标,并不会延长或扩大该作品的著作权保护。除此之外,音乐作品的标题亦不应作为识别其自身的商业标志。标题的作用是指代特定内容的作品,诚如“苹果”指代一种水果一样,“苹果”不得作为文字商标来识别苹果这种商品,音乐作品的标题(以及全部作品的标题)也不能作为识别该作品本身的商业标志,享受商标法或反不正当竞争法的保护,由于它们不具有显著特征。可是,系列作品的名称能够具有显著性而得到商标法保护,例如,《人民日报》作为日报标题,可识别日报的来源。

商标审判和上诉委员会在稀释方面的态度

1999年，《商标修正法》对《兰纳姆法》进行了修订，增加了稀释度，以此作为反对向美国专利商标局商标审判和上诉委员会（TTAB）提出申请或取消申请注册的依据。自1995年《联邦商标稀释法》（FTDA）颁布以来，稀释一直是著名商标所有人的联邦诉讼理由。TTAB在2001年12月12日发布了第1个实质性决定，涉及在商标异议或撤销程序中进行稀释。在ToroCo.诉ToroHeadInc.，61USPQ2d1164（TTAB2001）一案中，TTAB在异议程序中分析了一项稀释要求，没有发现稀释。该决定明确了商标所有人必须满足的准则，才能在TTAB以前成功进行后续的稀释要求。Toro公司是TORO商标的众多注册商标的所有者，该商标与割草机，高尔夫球车，地下洒水系统，轮胎，卡车，润滑油和脂，地面维护，肥料和计算机咨询等产品和服务一起使用。服务。申请人ToroHead，Inc.申请申请注册ToroMR商标和与计算机的磁性读写头一起使用的牛头图案。Toro公司反对ToroHead的申请，理由是它可能与Toro的商标造成混淆，并稀释了Toro的著名商标。在发现所申请的商标与Toro先前申请注册的商标之间没有混淆的可能性之后，委员会首次审议了稀释要求的案情。FTDA将“稀释”定义为“不论（1）驰名商标所有人与其他当事方之间是否存在竞争，或降低驰名商标识别和区分商品或服务的能力。）出现混淆，错误或欺骗的可能性。”15USC§1127。为了成功提出稀释要求，驰名商标的所有人必须在司法程序中出示充分的证据，以证明（1）另一方的商标使用是在商业中；（2）在第1个使用者的商标出名后，另一方采用其商标；（3）第1个使用者的商标是著名的；（4）另一方的使用已稀释商标。除了这4个因素外，某些法院，例如第二巡回法院内部的法院，还必须证明第5个因素：第一用户商标的独特性。在分析这些因素怎样在TTAB程序中适用于稀释要求时，委员会同意法院先前的裁定，稀释是一种“非凡的补救措施”，因此，委员会不会“解决对主张稀释的一方的怀疑。”61USPQ2d，电话：1173-74。考虑到稀释的观点，并且在确认了法院在稀释分析中考虑的因素之后，TTAB开始明确在稀释要求中应考虑的4个因素：（1）商业使用要求；（二）商标成名的；（三）商标的名望和独特性；（4）商标的任何实际稀释。首先，关于商标在商业中的使用，委员会注意到，商标注册申请通常是按使用意图提出的，因此可能对尚未在商业中使用的商标发起异议程序。假如必须在稀释要求能够获得董事会认可以前实际使用，那么结果是大多数稀释要求将作为取消程序或在地区法院提出，而不是作为异议程序提出。认为这样的结果将与将FTDA适用于TTAB诉讼程序的意图背道而驰，委员会得出结论，“基于在商业中使用商标的意图提出的申请满足了FTDA的商业要求，以便委员会进行诉讼”。61USPQ2d，电话：1174。第2个因素必须考虑与申请者首次采用或使用其商标的时间相比，对立人的商标何时著名。同样，由于许多申请是基于意图使用而提出的，因此这一因素的考虑变得很复杂，因此申请人可能尚未开始使用所申请的商标。意识到这一问题，委员会问道：“所谓的著名商标的所有人必须在什么日期以前证明其商标已成名？”ID。上诉委员会得出结论，就意图使用的申请而言，所谓的著名商标的所有人必须明确其商标在它现在寻求反对或取消的商标注册申请或申请注册的提交日期以前已经著名。可是，假如案件涉及基于使用的应用程序，对于第3个因素，董事会同时考虑了声誉和独特性。董事会根据法定要求，将名誉和独特性作为单独的要求，要成功进行摊薄索赔，必须同时存在这两个要求。董事会指出：“商标不仅必须是著名的，并且还必须与众不同，以使公众将商标与专有商标的所有人联络起来，即使它遇到的是商标所有人的商品或服务以外的商标。”61USPQ2d在1177。Toro公司败诉，由于董事会发现Toro的商标在其特定贸易领域之外并未出名和独特，因此被稀释。董事会认为ToroCompany已明确其商标已获得公众认可并享有声誉，这是在混淆可能性分析中考虑的因素，但证据并没有明确“当公众在几乎任何情况下都遇到反对者的商标时，它都会关联期限，至少在最初是与商标所有人有关。”61USPQ2d在1181。本质上，委员会正在找寻证据来支持以下发现：英语已更改，商标所有人证明商标的普通或专有名词使用以及商标的第三方使用该术语与商标所有者之间的显着联络使其黯然失色。那么，托罗公司提供了什么证据？为何不足以确立商标的名声和独特性？Toro提供了自1914年以来使用TORO商标的证据；在全球拥有3,000家经销商；它的年销售额为13亿美元。托罗还提供了证据，证明它每一年在电视广告，报纸，杂志和体育赛事赞助等各种形式的广告上支出35-40百万美元。即使有了所有这些证据，董事会仍认为Toro并未提供在特定交易领域之外得到广泛认可的证据。董事会认为，一般的广告，销售数字和不受支持的名誉主张不足认为稀释目的而建立名声。庆幸的是，对于将来的诉讼者，但对托罗（Toro）而言，不幸的是，TTAB确实提供了一些指导，说明什么证据可能足以表明术语已转化为著名商标。此类证据应包含对方承认商标的证据，媒体的高度关注和调查。TTAB考虑的第4个也是最后1个因素是Toro的商标是否能够通过ToroHead使用ToroMR商标而被淡化。由于Toro声称ToroHead使用类似商标会模糊其著名商标，因此委员会认为，一旦看到ToroHead在所主张的商品上使用其商标，就会立即使大部分消费者联想起ToroHead所谓的著名商标，即使他们不相信这些商品来自Toro。为了支持模糊的认定，委员会指出，有关商标必须相同或基本相似。董事会在此得出结论，商标“大部分不相同”。61USPQ2d（1183）。除此之外，由于委员会已经根据第三因素得出结论，托罗的商标并不著名，委员会标明“它不能说反对者表明公众通常将“托罗”一词与反对者联络在一起。要指出的是，即使它被认为是与其相关的商品和服务分开的，它现在也是具有唯一标识的商标。”61USPQ2d1183-84。最后，由于委员会没有看到任何证据支持这一发现，即潜在的ToroHead货物购买者会在当事方之间建立任何关联在TTAB听到的有关稀释的第1个实质性程序中，Toro公司不幸成为董事会分析稀释要求的“看似”方法的不幸受害者。可是，ToroCompany的经验已经铺平了道路，将协助世界各地的商标所有者在TTAB以前预测其将来在稀释申请中获得成功的可能性。现在很明显，基于稀释度而发起取消或异议程序的当事方将必须通过公众认可，调查和强烈的媒体关注来提供广泛的证据，即即使使用了商标，潜在的购买者也会将这两个商标联络起来非竞争性商品和服务。