关于未缴纳单一性恢复费而丧失分案机会问题的探讨,关于文字作品的合理使用

关于未缴纳单一性恢复费而丧失分案机会问题的探讨

原标题：关于未缴纳单一性恢复费而丧失分案机会问题的探讨

本文主要申请人针对PCT申请进入中国国家阶段后，通过主动修改删除了未检索权利要求，审查员不发出未缴纳单一性恢复费通知书，结果导致申请人丧失分案机会的问题进行探讨。

一、缴纳单一性恢复费通知书的相关规定及答复

在中国的PCT申请费用中，发明和实用新型都有1个收费项目(注意：美国不区分发明和实用新型，而是统称为“Utility发明，美国专利分为Utility发明，Design外观设计以及Plant植物)，列为“PCT申请单一性恢复费。

假如国际检索单位(ISA)明确该国际申请缺乏发明单一性，审查员会将该国际申请缺乏发明单一性的情况通知申请人，并详细说明认为该国际申请不符合发明单一性要求的理由，同时指明应当缴纳附加检索费的数目及应当缴纳的费用金额。

在国际初步审查阶段，审查员发现该国际申请不符合发明单一性的要求，将通知申请人进行以下选择：限制权利要求或缴纳附加初步审查费。通常，国际初步审查单位(IPEA)不必须，也通常不会对没有做出任何国际检索报告的权利要求进行国际初步审查。

对于在PCT国际申请阶段未缴纳附加检索费或附加审查费的内容，审查员审查后认为正确的，会发出缴纳单一性恢复费通知书：

根据专利法实施细则第115条第2款的规定，国际申请在进入中国国家阶段时，申请人提出的作为审查基础的申请文件中包含了

在国际计算未缴纳附加检索费的内容;

在国际阶段未缴纳附加审查费的内容;

经审查，国际检索单位或者国际初步审查单位所作出的结论是正确的，申请人应当在2个月内缴纳单一性恢复费和/或提交意见陈述书;假如申请人认可国际检索单位或者国际初步审查单位所作出的结论且不缴纳单一性恢复费，申请人应该提交删除国际申请中上述未经国际检索或未经国际初步审查的部分的修改为本;申请人未缴纳或未交租单一性恢复费，并且也没有删除缺乏单一性的发明的，国际申请中上述未经国际检索或者未经国际初步审查的部分将被视为撤回。

根据专利法实施细则第115条第2款、第42条第1款的规定，对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明，申请人不得提出分案申请。

专利法实施细则第四十二条第一款规定：一件专利申请包含两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人能够在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请;可是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

第一百一十五条规定：在国际阶段，国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时，申请人未按照规定缴纳附加费，导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查，在进入中国国家阶段时，申请人要求将所述部分作为审查基础，国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的，应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳的，国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。

申请人在收到该通知书之后，能够选择：

缴纳单一性恢复费;

删除未经国际局检索的权利要求。

通常而言，假如申请人在收到该通知书两个月内缴纳单一性恢复费、或提交意见陈述书证明权利要求之间具有单一性，从而继续享有所有权利要求的权利。

假如申请人未缴纳单一性恢复费或删除了未经国际局检索的权利要求，则该部分权利要求会被视为撤回。对于这部分权利要求，申请人不得提出分案申请，也就是说，丧失了分案的机会。

二、主动修改后收到未缴纳单一性恢复费通知书

对于PCT国际申请而言，除了在国际阶段，申请人能够根据PCT条约第26条、19条、34条对申请文件进行修改之外，在进入中国国家阶段时，申请人还能够根据PCT条约第28条或41条对申请文件进行修改。

按照中国《专利法实施细则》第 51条的规定，对于发明，申请人有两次主动修改的机会，一是能够在提出实质审查请求的同时，对申请文件作出修改;二是在收到中国国家知识产权局就其申请发出的“进入实质审查程序通知书之日起3个月内，主动对申请文件作出修改。对于实用新型，专利申请人自申请日起2个月内，能够对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

假如申请人在主动修改时未将缺乏单一性的权利要求删除，会收到审查员发出的缴纳单一性恢复费通知书，那么申请人能够按照正常情况来处理，即：

假如申请人在收到该通知书两个月内缴纳单一性恢复费，从而继续享有所有权利要求的权利。

假如申请人未缴纳单一性恢复费，则该部分权利要求会被视为撤回。对于这部分权利要求，申请人不得提出分案申请。

三、因主动修改后未缴纳单一性恢复费而丧失分案机会、以及应对策略

（1）丧失分案机会

假设申请人通过主动修改将缺乏单一性的权利要求删除，则在进入实审后，审查员会认为单一性缺陷已经克服，默认申请人已经主动放弃了不具有单一性的权利要求，没有必要、也没有理由再发出缴纳单一性恢复费通知书。

假如申请人在主动修改时删除了不具有单一性的权利要求或将其修改为具有单一性的权利要求，则审查员没有发出缴纳单一性恢复费通知书，申请人也没有主动缴纳单一性恢复费，最终缺乏单一性的权利要求会被视为撤回，申请人不得针对这部分权利要求提出分案申请。

假如申请人未经考虑直接提交了分案申请，则会收到知识产权局发出的视为未提出通知书。下面的附图中显示了这一过程。

通常申请人由于没有收到该通知书、又不具有非常专业的专利流程知识，很容易忽略这个问题，假如直接提交了分案申请，等到分案申请视为未提出通知书，就会后悔莫及、悔之晚矣，时间、金钱、分案权利都被白白浪费了。

（2）应对策略

在实践过程中，专利代理师发现对于申请人在未收到未缴纳单一性恢复费通知书的情况下，主动缴纳单一性恢复费通知书，是能够被受理的。

因此，假如申请人仍然希望保留针对这部分权利要求的权利，则专利代理师建议最好主动缴纳单一性恢复费。

具体而言，对于存国际申请阶段存在未检索权利要求的专利申请，在进入中国国家阶段后，假如申请人作出了删除或修改了不具有单一性的权利要求，或者申请人经常对权利要求做较大修改、相应市场前景转变较大，则能够主动缴纳单一性恢复费。

申请人主动缴纳单一性恢复费的时间，应当是在进入国家阶段后，直到收到授权通知或驳回决定前，即专利申请阶段，最好是在进入中国国家阶段的实审阶段中。假如申请人明确希望保留这部分权利要求，则能够尽早缴纳。从而能够避免在该专利申请结案后，提交的分案申请不被受理，不知不觉中丧失了这部分权利要求的权利，最大地保护申请人的权益。

四、总结

综上，对于在国际阶段存在因单一性问题而未经检索的情况而言，申请人应尽早对要保护的权利要求进行充分布局，假如发明本身对于申请人而言很重要，并且为申请人要进行主动修改、后续可能要提交分案申请，则申请人能够考虑在国际阶段缴纳附加检索费、附加审查费，进入中国后及时缴纳单一性恢复费，将可能的分案申请尽早纳入考虑范围内。

关于文字作品的合理使用

根据著作权法第二十二条第（二）项规定，为介绍、评论某一作品或者某一问题，在作品中适当引用别人已经发表的作品，属于合理使用。文字作品的合理使用，是实践中常见的使用作品的一种方式，因而引发纠纷也较多。如原告魏某诉李某侵犯著作权纠纷。魏某发表了《２００３年中国十大暴利行业》一文，约３０００字，该文载明中国十大暴利行业分别是：房地产、中小学教育、殡葬、出版、汽车、眼镜、电信与手机、医药、出国留学中介、网络游戏。之后，李某主编了《中国九大暴利行业揭秘》一书，约１７．５万字，涉及除“殡葬”外的上述九大行业。二者所指暴利行业都是由相关专家对中国各行业的经营、服务状况进行分析和研究后评出的，后者标明参考了魏文。法院经审理后认为，李某撰写的《中国九大暴利行业揭秘》一书具有独创性，李某使用魏某的作品系合理使用，魏某主张李某侵权的理由不能成立，故判决驳回了魏某的诉讼请求。分析此案，笔者认为，该判决结果是正确的。首先，比照二者作品的内容，二者均引用了中国目前存在的“暴利行业”的有关数据信息，而这些数据信息是由专家进行分析后评出的，它是对客观事实的表述，不属于著作权法意义上创作的作品，对于这些公开的信息不应为任何人所垄断，对于该信息二者都能够引用，且都属于合理使用；其次，前者撰文字数不足３０００字，后者共计１７．５万字，后者用较大的篇幅透析了九大暴利行业的起源与成因，揭示了这九个行业的前景，研究了进入这九个行业的门槛和难点，及进入的投资风险，与前者表达形式有着本质不同；再次，后者引用前者的占比未超出合理范围，且引用的部分内容中包含了相关统计资料，并已标明了出处。此外，后者对前者潜在价值无重大不利影响，亦未损害前者的合法权益。关于“适当引用”，世界各国的著作权法几乎都没有关于“量”的规定，因此在司法实践中，给了法官较大的自由裁量的空间，对于具体案件在把握侵权与合理使用界限时，应准确理解立法精神，以“3步检验法”为原则，并根据个案的具体情况综合作出判断。