关于著作权与商标权冲突的解决路径(申请商标有什么作用)

原创江秀华中国商标杂志

在实践中，在先权利被注册的情况非常普遍，将他人享有著作权的艺术作品注册为商标的情况很多。在这种情况下，著作权人或利害关系人可以通过商标异议或无效程序主张著作权来阻止。本文主要通过几个案例来探讨著作权与商标权冲突的解决方法。

《商标法》第三十二条前半部分规定“申请商标注册，不得损害他人在先权利”。著作权属于商标法第三十二条规定的“在先权利”之一。

未经著作权人许可，他人享有著作权的作品申请商标注册的，视为对他人在先著作权的损害，有争议的商标不得核准注册或者宣告无效。适用要求如下:

(一)在争议商标申请注册前，他人已经预先享有著作权的；

(二)争议商标与他人以前享有著作权的作品相同或者近似的；

(三)商标注册申请人已经接触或者可能接触他人享有著作权的作品；

(4)商标注册申请人未经著作权人许可。

上述适用要素将通过以下案例依次讨论。

(1)争议商标申请注册前，他人已经享有著作权

在先享有著作权，是指在商标申请注册日前，他人通过创作或者继承、转让等方式取得了著作权。“作品”是指受《中华人民共和国著作权法》保护的对象。

我国《著作权法实施条例》规定，只有具有“独创性”的作品才能成为著作权法意义上的作品，但没有对“独创性”的高度作出任何规定。由于立法上缺乏对“独创性”标准的界定，行政和司法实践中的判断尺度无法统一。

在商标无效案中，国家知识产权局认为:“申请人提交的作品注册证书显示，申请人的图形作品''是一幅手写的‘Pomellato’标志，创作于1967年10月3日，1967年10月4日在意大利米兰首次发表。本文在写作风格和特殊表现形式上具有一定的独创性，构成了著作权法意义上的艺术作品。”

但在商标无效行政诉讼中，北京知识产权法院认为“原告主张构成在先著作权的符号”，仅由4个印刷拉丁字母组成，从文字上无法达到文字作品的创作水平，字体本身不构成艺术作品。因此，原告主张的在先著作权的标识不构成著作权法意义上的作品，有争议的商标申请注册不侵犯原告的在先著作权。"

在异议或无效的情况下，即使著作权人或利害关系人提交了著作权登记证书，审查员仍会审查主要作品是否构成作品，登记主体是否是著作权人，因为中国著作权登记机关在登记著作权时只进行形式审查，不进行实质审查。

提前享有著作权的事实可以通过下列证据材料证明:著作权登记证、提前发表作品的证据材料、提前完成作品的证据材料、通过继承或者转让提前取得著作权的证据材料等。商业标准注册证书或者晚于竞合商标申请的注册日期注册的著作权注册证书不能单独作为著作权成立的确凿证据。

在“商标异议案”中，他人申请了“服装中的图形”；鞋子；帽子；袜子；铁”等商品，世界知名大型超市运营商家乐福有限公司基于其在该艺术品上的在先使用权，对该商标提出异议申请。经审查，国家知识产权局认为:“异议人提供的商标注册资料、参加公益活动的宣传页、部分城市的审核报告复印件、广告费用的发票和海报复印件、版权转让协议复印件及其中文译文、法国国家工业产权局出具的版权注册证明，可以证明异议人在申请被异议商标注册前已公开发表其图形作品并享有作品权。被异议商标在设计构思、表现手法、整体视觉效果等方面与异议人的著作权作品高度相似，构成实质相似，但异议人未提交证据证明被异议商标是其独立创作。因此，被异议商标的注册申请已经构成对对方在先著作权的侵犯。”在上述案例中，异议人家乐福有限公司早在被异议商标申请日之前就向原著作权人提交了接受该艺术作品“”著作权的协议、法国国家工业产权管理局出具的著作权登记证书、以及异议人在中国作为商标宣传使用该艺术作品所使用的材料。国家知识产权局认为，上述材料足以证明家乐福有限公司在被异议商标申请注册商标前已公开发表其艺术作品并享有著作权。在实践中，许多企业不注意保存已创作或接受的作品的证据，如设计文件、转让协议、付款凭证等。，并且不申请版权注册。因此，在申请注册有争议的商标和无效案件之前，不可能证明他们享有著作权。仅提供与该作品注册的商标注册证，但仅商标注册证不能证明其享有在先作品的权利，最终导致异议无效或案件无效。

(二)争议商标与他人以前享有版权的作品相同或实质上类似

判断两个作品是否构成实质相似的审查标准不同于判断两个商标是否构成相似的审查标准。“商标相似性”是指与被引用商标相比，被申请商标在字体、读音、含义或者图形构成和颜色的整体结构上，或者其各种要素的组合上，或者其立体形状和颜色组合上，具有相似性，使有关公众误解商品的来源或者认为其与被引用商标的商品有特定联系。“作品”的实质相似性应从保护他人的作品入手，看后期作品是否复制了前期作品的整体或者前期作品的原始表达(主要特征)。

在“商标无效”一案中，国家知识产权局(原商标评审委员会)认为“即使申请人puma Europe Company提交了其作品的著作权登记证书和著作权许可协议证据”，由于有争议的商标整体上与主张著作权的作品不构成实质上的相似，因此不能成立申请人主张的有争议商标侵犯其在先著作权的理由。”

北京市第一中级人民法院审理上述案件后认为:“争议商标的显著标识部分与被引用商标的显著标识部分有较大区别，不易造成相关消费者的混淆和误认，不构成近似商标。另外，由于争议商标和被引用商标不构成类似商标，因此不再需要考虑争议商标对被引用商标的著作权的侵犯。商标评审委员会的相关认定是正确的，法院支持。”

彪马欧洲公司就上述案件向北京高级人民法院提起上诉，坚称该争议商标侵犯了其先前的版权。北京市高级人民法院认为:“争议商标标识中的移动物体在造型特征和视觉效果上与彪马欧洲享有在先版权的跃起美洲虎图形基本相同，因此争议商标的注册损害了彪马欧洲的在先版权。被告认定，争议商标整体与其主张的著作权作品并不构成实质上的近似，争议商标的注册并未损害对悍马欧洲在先著作权的认定错误。”

显然，在上述无效宣告决定和一审判决中，对于争议商标与被引用商标是否相似，争议商标与申请人在先享有著作权的作品是否构成实质上的相似，采用了相同的判断标准，从而得出商标不相似的错误判决，因此作品不相似。在这种情况下，争议商标的突出部分应该是文字部分，因为文字比图形更容易识别和调用，被引用商标的突出部分是图形本身，不一定会被相关公众混淆。但争议商标的图形部分明显复制了申请人享有在先著作权的作品，是从保护申请人享有在先著作权的作品的角度发布的。这两者基本相似。

(三)是商标注册申请人已经接触或者可能接触他人著作权的作品

如果著作权人或者利害关系人能够提供证据，证明商标注册人已经接触过著作权人的在先作品，与双方有过商业往来的合同、发票、照片等相比，则可以直接认定商标注册人损害了他人的在先作品权利，除非商标注册人能够证明商标注册人是独立创作的或者取得了著作权人的许可。

“直接接触”的情况在实践中并不常见，而是“接触的可能性”，需要间接证据来推断。此时，有必要考虑版权所有者或利益相关方在中国大陆公开出版和宣传作品，以及作品的原创性、有争议的商标和作品之间的相似性。

在“商标异议案”中，被申请人申请了第30类“咖啡”的商标注册；茶饮料；三明治”等商品，美国著名在线名人中的餐厅经营者SHAKE SHACK的利害关系方思思一知识产权公司以被异议商标的注册损害了SHAKE SHACK在先的“艺术作品”著作权为由，向国家知识产权局提交了异议申请。国家知识产权局经审理认为:“异议人提供的作品注册证明、与异议人使用‘商标’相关的网页打印件、相关照片、媒体报道等证据，可以证明异议人的‘SHAKE SHAKT and Picture’艺术作品的设计是在被异议商标申请日之前完成并首次公布的，在异议人经营的‘餐厅’服务中广泛使用。被消费者广泛认可，通过使用和宣传，有一定的口碑。被异议商标与上述异议人的艺术作品相似，被异议商标指定的商品和上述被引用的异议人商标被批准使用。服务与食品有关，具有一定的关联性，因此被异议商标已经构成对异议人在先著作权的侵犯。"

在上述案例中，SHAKE SHACK在争议商标申请日之前并未在中国开设S H A K E SHACK餐厅。但由于该品牌的餐厅是网上名人餐厅，在国内开设餐厅之前，有大量中国媒体对其进行了报道，所有报道都明确显示了其商标和作品，争议商标与对手享有著作权的作品基本一致。而且注册的商业产品也与对手经营的业务有关，因此可以推定对手在申请对手商标之前有接触对手作品的可能性。

(4)著作权人不允许商标注册申请人

商标注册申请人主张取得著作权人许可的，应当承担举证责任。根据《中华人民共和国著作权法》及其实施条例的有关规定，有争议的商标注册申请人应当证明著作权人已经直接、明确许可使用其作品申请商标注册。这一点不要讨论太多，因为举证责任在商标注册人，而且在实践中，如果商标注册人确实是经过著作权人认可的，著作权人也不必提出异议或者无效宣告的申请。

作者:北京康信知识产权代理有限公司