立体商标申请特殊形式要件的审查与认定(申请商标有什么作用)

苏志富中国商标杂志原文

主要目的

在商标审查过程中，立体商标的形式审查包括普通商标申请的一般形式要求和立体商标申请的特殊形式要求。三维商标申请的特殊形式要求是指申请人申请注册带有三维标志的三维商标，应当在申请书中声明，说明商标的用途，并提交能够确定三维形状的图案，提交的商标图案至少应当包含三种视图。立体商标申请人提交的商标图样不符合“能够确定立体形状”的基本要求，且申请人知道这一点且不主动补充争议商标的三面观的，商标行政审查机关有权依据其提交的原商标图样作出驳回通知。

案例

上诉人(原审被告):国家知识产权局被上诉人(原审原告):王老吉有限公司(以下简称王老吉公司)案:商标申请被驳回，行政纠纷重新审查王老吉公司于2013年3月11日向原国家工商行政管理局商标局(以下简称商标局)提交了编号为12242987的“佳朵图”(立体商标)商标。指定使用的商品为第32类“啤酒、非酒精饮料、植物饮料、矿泉水(饮料)、果汁、可乐、奶茶(主要是非牛奶)、乳酸饮料(水果制品、非牛奶)、蔬菜汁(饮料)、饮料香精”。2014年3月31日，商标局发出《商标驳回通知书》，驳回争议商标的注册申请，理由是在指定商品中使用时直接表示商品质量，在凉茶以外的商品中使用时容易引起消费者误解，不能作为商标注册。王老吉公司不服商标局驳回决定，于2014年4月17日向原国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出驳回复审申请。2015年1月21日，商标评审委员会作出第12242987号《加多益与涂》(立体商标)商标驳回复审决定(以下简称第14003号决定)。第14003号决定认为，争议商标的图形部分是指定使用的啤酒、非酒精饮料等商品的普通包装。争议商标虽有显著标识部分“加多宝”，但作为立体商标，其整体性并不显著。而且王老吉公司提交的证据不足以证明争议商标取得显著特征，易于认定。因此，根据2013年8月30日修订的《中华人民共和国商标法》(以下简称《2013年商标法》)第十一条第一款第二项、第三十条和第三十四条的规定，商标评审委员会决定驳回被评审商品上有争议商标的注册申请。王老吉公司不服第14003号决定，提起行政诉讼。2015年10月13日，北京市知识产权法院作出(2015)京中科子楚第4521号行政判决(以下简称第4521号判决)。根据判决，第14003号决定基于2013年《商标法》第十一条第一款第二项，未批准争议商标的注册。但本文的内容是，申请注册的商标不能直接表达商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量等特征。但14003号决定的讨论并没有反映争议商标与本文内容的对应关系，这是适用法律上的错误。争议商标为立体红罐容器，为立体标志，容器正面有“加多宝”字样，以上字样占比较大。争议商标中的罐装容器确实是“啤酒、非酒精饮料”等商品的常用容器包装，本身并没有明显的特点。但作为立体标志和文字组合，需要判断商标整体是否具有显著特征。也就是说，商标“加多保、涂”的加入是否能使商标整体显著。第14003号决定，在争议商标的构成要素之一“加多宝”的文字和图形具有明显可辨认性的前提下，认定其作为立体商标不具有显著性和矛盾性。据此，一审法院裁定撤销第14003号决定；商标评审委员会做出了新的决定。商标评审委员会就第4521号判决向北京市高级人民法院提起上诉。2017年7月10日，北京市高级人民法院作出(2016)京鉴鉴字第3031号行政判决(以下简称第3031号判决)。判决书认为，王老吉公司提交的商标图样仅包含两张图片，并未提交三面观点。根据现有的商标图案，无法确定标志的三维形状。商标评审委员会将争议商标作为立体商标进行审查，其驳回复审决定的事实依据是错误的。在缺乏事实依据的情况下，商标评审委员会驳回复审决定的法律适用及相关认定不能成立，其结论应予撤销。在复审过程中，商标评审委员会根据《商标法》和《商标法实施条例》的规定，以王老吉公司提交的商标图样为依据，对两图形式出现的商标标识是否符合商标注册要求进行程序性和实质性审查。商标评审委员会在作出行政行为之前，为了在审判层面保护当事人的利益，在本案中不再作出直接认定。因此，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。2017年8月23日，商标评审委员会发出《驳回商标评审案件通知书》第12242987号(立体商标)(以下简称被诉通知书)，驳回王老吉的驳回复审申请。被诉通知认定王老吉提交的商标图样仅包含两张图片，并未提交三面观点。根据现有商标图样无法确定商标的立体形状，王老吉的复审程序不符合《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《2014年商标法实施条例》)第十三条第三款的规定。鉴于争议商标的立体形态难以确认，违反了2014年《商标法实施条例》的相关规定，本案缺乏判断争议商标是否违反2013年《商标法》实体法的事实依据，无法审查争议商标是否违反2013年《商标法》实体法。根据2013年《商标法》第三十条、第三十四条、《商标法实施条例》第十三条第三款、第五十七条和《商标评审规则》第十九条的规定，商标评审委员会决定驳回王老吉的复审申请。王老吉公司不服被诉通知书，向北京知识产权法院提起行政诉讼。其主张:一、王老吉公司于2013年3月11日提出商标注册申请，故本案适用2001年《商标法》，并未规定提交三观。二是商标评审委员会在重新通知被告时列举了新的驳回理由，但没有给当事人发表意见的机会，程序不合法。三.与本案争议商标同一天申请的其他商标，具有类似商标的，已经核准注册，争议商标也应当核准注册。

审判判决

北京知识产权法院认为，商标评审委员会在根据3031号判决对争议商标进行程序和实质重新审查时，应给予王老吉对争议商标的三面观进行补充的机会，不应以现有图纸的立体形状难以确认为由，直接驳回王老吉的复审申请。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二款的规定，判决:撤销被诉通知；商标评审委员会进行了复审。国家知识产权局不服一审判决，提起上诉，请求撤销一审判决，维持被诉通知书。上诉理由主要是被诉通知是根据生效的3031号判决作出的，程序符合法律规定。原审判决撤销被诉通知，缺乏法律依据，请求二审法院予以纠正。北京市高级人民法院认为，商标评审委员会在第14003号决定中没有援引2014年《商标法实施条例》第十三条第三款，但第3031号判决对商标是否应当注册的争议理由给予了指导。根据3031号判决的指导意见，商标评审委员会根据2014年《商标法实施条例》第十三条第三款的规定，就本案作出被诉通知书。一审法院认为，商标评审委员会在重新实施行政行为时，应当给王老吉一个补充的机会，对有争议的商标提出三方面的意见，缺乏法律依据。一审判决认定事实和适用法律错误，应予纠正。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款、第二款的规定，二审法院裁定:1 .撤销一审行政判决；第二，驳回王老吉的主张。

本案是一个涉及立体商标申请表审查的典型案例，特别是经过两轮诉讼程序后，两级行政审查机关和司法机关对相关问题的认识存在较大分歧，具体分歧包括两个方面。第一个层次的差异体现在立体商标申请形式的审查标准上。在第一轮注册审查和法律诉讼中，商标局、商标评审委员会和一审法院都对争议商标进行了实质性审查，但对争议商标是否重大存在分歧。但二审法院认为，王老吉公司并未提交三面视图，仅凭其提交的两张图片无法确定logo的立体形状。本案缺乏实质性审查的事实依据，判定被诉决定应予撤销。虽然二审法院维持了一审法院的判决结论，但两个法院之间的判决理由有很大差异。第二个层次的分歧是，是否应该给予申请人对商标形式审查进行补救的机会。在第二轮注册审查和诉讼中，商标评审委员会在根据第一轮行政诉讼二审法院作出的第3031号判决指引对争议商标进行复审时，以王老吉公司提交的两张图片不能申请三维标志的三维形状注册为由，直接发出了驳回通知书。一审法院和二审法院对商标评审委员会是否应主动给予争议商标注册人提交争议商标三方意见的机会持有不同意见。鉴于以上两个层面的差异，应分析我国商标法及其实施条例对立体商标申请形式审查的规定，以及司法审查在行政诉讼中的定位。

一、立体商标申请表审查的特殊要求

三维商标是指仅由三维标志或者含有其他元素的三维标志构成的商标。立体商标是2001年《商标法》修订时出现的一种新的注册类型。根据《商标法》第八条规定，立体商标可以是立体标志，也可以是立体标志与文字、图形、字母、数字等要素的组合。原国家工商行政管理局制定的《商标审查试行标准》将立体商标申请的审查分为形式审查和实质审查。立体商标的形式审查除了普通商标申请的一般形式要素外，还包括立体商标申请的特殊形式要素。实体审查包括立体商标的功能审查、特征审查、禁止条款审查和相同或相似审查。三维商标申请特殊形式要求的直接法律依据是2014年《商标法实施条例》第十三条第三款。该款规定:“申请带有立体标志的商标注册，应当在申请书中声明，说明商标的用途，并提交能够确定立体形状的图案。提交的商标图样应至少包括三个视图。”上述规定对当事人未按要求提交申请文件的后果不明确。对于这种情况的处理，应遵循《商标法》及其实施条例的一般规定。2014年《商标法实施条例》第十八条第二款规定，商标注册申请手续不全、申请文件未按要求填写或者未缴纳费用的，商标局不予受理，并书面通知申请人，说明理由。第五十七条第三款规定:“商标评审委员会受理商标评审申请后，发现不符合受理条件的，应当予以驳回，书面通知申请人，并说明理由。”本案中，王老吉公司在申请商标注册时明确表示其商标为立体商标，并赋予其颜色。在后续审查程序中，商标注册主管机关应当依照《商标法》及其实施条例对三维标志商标注册申请进行审查。由于王老吉公司在申请有争议的商标注册时提交的商标图样只有两张图片，而没有提交三面视图，无法确定申请商标注册的标志的立体形状，本案没有实质性审查的依据。因此，在本案第一轮行政诉讼中，二审法院纠正了商标评审委员会和一审法院在对争议商标进行实质性审查时的错误。但由于一审法院已作出撤销被诉决定的判决结论，一审法院的判决结果仍然维持，但二审法院在3031号判决中对争议商标作为立体商标申请的形式审查标准实质上给予了指导。

二.立体商标申请特殊形态要素审查中的补正

《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)第六条规定:“人民法院审理行政案件，审查行政行为是否合法。”第八十七条规定:“人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和行政行为进行全面审查。”上述规定明确了人民法院在行政诉讼中审查被诉行政行为合法性的地位。商标注册审查过程中，商标注册机关对商标注册申请的审查以当事人申请注册时提交的申请文件为依据。在随后的行政复议和司法复议中，也应以商标审查文件，即当事人申请注册时提交的申请文件为依据。商标申请人依法提交符合要求的申请文件，是商标申请注册的应有之义。三维商标申请人提交的申请文件不符合要求时，《商标法》及其实施条例没有明确规定是否应当给予申请人补正的机会。但《商标法》及其实施条例的相关规定对商标审查过程中的补正作了一般性规定。2013年《商标法》第二十九条规定:“在审查过程中，商标局认为商标注册申请的内容需要说明或者修改的，可以要求申请人作出说明或者修改。申请人未作出说明或者修改的，不影响商标局的复审决定。”2014年《商标法实施条例》第十八条第二款规定:“商标注册申请手续不全、申请文件不按规定填写或者不缴纳费用的，商标局不予受理，并书面通知申请人，说明理由。商标注册申请手续齐全，申请文件按规定填写并缴纳费用的，商标局受理申请，并书面通知申请人；申请手续不全、申请文件未按照规定填写或者未缴纳费用的，商标局不予受理，并书面通知申请人，说明理由。申请手续基本齐全或者申请文件基本符合要求，但需要补正的，商标局应当通知申请人补正，申请人自收到通知之日起30日内，按照规定的内容补正，并退回商标局。在规定期限内补正并退回商标局的，保留申请日；期满不改正或者不按要求改正的，商标局不予受理，并书面通知申请人。”根据上述规定的含义，首先，商标局认为商标注册申请的内容需要修改时，可以要求申请人补正，但不必通知当事人补正；其次，商标局认为商标注册申请程序不完整，未按照规定填写申请文件的，可以驳回申请，直接发出驳回通知书；第三，商标局在申请程序基本完备或者申请文件基本符合要求但需要补正的情况下，应当给予当事人补正的机会。总的来说，上述规定体现了保障行政审查效率与合理维护当事人利益之间的平衡。本案中，王老吉公司作为立体商标的申请人，向商标审查机关提交了能够确定立体形状的图案，是申请立体商标注册的基本要求。其提交的申请文件不符合上述基本要求的，商标审查主管机关直接发出不予受理通知书，符合《商标法》及其实施条例的上述规定。当然，本案的特点是商标评审委员会根据3031号判决的指导作出了被起诉的通知，如前所述，商标评审委员会在重新执行行政行为时并未主动通知王老吉公司补充争议商标的三面观点，王老吉公司作为3031号判决的一方， 在不知道第3031号判决给予的指导的情况下，没有主动向商标评审委员会补充争议商标的三方观点 ..在基本事实不变的情况下，商标评审委员会在第3031号判决范围内作出被起诉通知并不不妥，虽然本案涉及新旧商标法实施条例适用的调整，但根据2002年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》第十三条第三款， 申请带有立体标志的注册商标，应当在申请书中声明，并提交能够确定立体形状的图案。 从以上规定看，虽然新老《商标法实施条例》的相关规定有所不同，但申请三维标志商标注册的申请文件都要求“一个能够确定三维形状的图案”。本案适用商标法实施新老规定，不会对王老吉公司的权益产生实质性的差异，因此不能作为王老吉公司补充提交争议商标三面观的依据。

三.立体商标国际注册审查注意事项

商标国际注册是指按照《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定议定书》和《商标国际注册马德里协定联合实施细则》的规定以及本协定的议定书进行的马德里商标国际注册。马德里商标国际注册申请包括以中国为原产国的商标国际注册申请、指定中国的领土延伸申请及其他相关申请。《商标国际注册马德里协定》及其议定书的主要目的是建立和完善商标国际注册秩序，减少和简化注册程序，方便申请人在所需国家以最低成本获得商标保护。[1]由于不同国家商标法对商标申请文件的具体要求不同，在商标国际注册中，商标申请材料可能涉及两部分:国际局注册传递的材料和申请人根据有关国家商标法补充的材料。《2014年商标法实施条例》第四十三条:“指定中国境内延伸申请人，要求将立体标志、颜色组合、声音标志作为商标进行保护或者集体商标、证明商标进行保护的，应当自该商标在国际局国际注册处注册之日起3个月内，通过依法设立的商标代理机构，向商标局提交本条例第十三条规定的相关材料。在上述期限内未提交相关材料的，商标局驳回其领土延伸申请。”根据上述规定，对于指定中国境内延伸的立体商标申请的审查，一方面需要注意国际局向商标局传递的材料内容的审查，包括申请人是否说明了申请商标的种类和用途；另一方面，还应审查申请人是否提交了额外的相关材料。换句话说，上述规定为三维商标国际注册申请人提供了补充其提交材料的机会。在基督徒迪奥香料公司(以下简称迪奥公司)诉商标评审委员会行政纠纷案中，最高人民法院再审判决指出，争议商标国际注册信息中明确记载的指定类型为“立体商标”，并对立体形式进行了具体描述。但在商标局审查的过程中，迪奥公司在国际注册程序中对商标类型所做的声明并未如实记录，迪奥公司也没有得到更正的机会。在没有当事人请求和事实依据的情况下，申请人将商标类型变更为普通商标，并做出不利于迪奥公司的审查结论。在商标评审中，迪奥公司已经明确申请的具体商标类型为立体商标，并通过补充三面观提出了更正要求。商标评审委员会既没有如实记录，也没有核实商标局驳回决定所依据的事实是否不正确，但仍然将申请商标作为“图形商标”进行审查，驳回了迪奥公司的复审申请，违反了法律程序，可能损害行政相对人的合法权益，应予纠正。[2]从以上认定可以看出，除商标国际注册外，本案与本案的区别在于申请人在商标复审过程中主动补充并提交了三种意见。

注释和解释

[1]参见最高人民法院:《中国知识产权司法保护经典案例汇编》，人民法院出版社2018年版，第28页。

[2]参见最高人民法院2018年第26号行政判决书。

作者:北京市高级人民法院