专利战场上的暗箭公众意见,专利战略

专利战场上的暗箭公众意见

原标题：漫谈“公众意见

古语言“明枪易躲，暗箭难防，这话在专利战场上也是同样适用的。那么有没有杀敌于无形的策略呢？答案是有的。根据专利法实施细则第48条的规定，自发明专利申请公布之日起自公告授予专利权之日止，任何人均能够对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。业内称之为公众意见，笔者将其称为专利战中的一支“暗箭。本文就从几个方面来谈谈公众意见这支“暗箭。

古语言“明枪易躲，暗箭难防，这话在专利战场上也是同样适用的。

在专利战场上，竞争对手之间对已授权的专利提交无效请求可谓是最为常见的攻防方式。许多企业由于涉及有相关联的侵权诉讼等纠纷，因此无效案件也是直接真刀明枪的对战，但也有许多企业出于避免与竞争对手发生正面专利冲突等考虑，进而利用“稻草人来发起专利的无效诉讼，从而达到迷惑竞争对手的目的。

专利无效程序对证据有相当的要求，而挑战已经过实质审查程序后而授权的发明专利也颇具难度。假如双方是真刀明枪，且各自有专利的话，也极有可能将双方拖入同时展开多件相互无效申请的困境之中，产生巨大人力财力成本后，最终当事双方通常仍需回归谈判与妥协，反而造成伤敌一千，自损八百的两败局面。

那么有没有杀敌于无形的策略呢？答案是有的。

根据专利法实施细则第48条的规定，自发明专利申请公布之日起自公告授予专利权之日止，任何人均能够对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。

业内称之为公众意见，笔者将其称为专利战中的一支“暗箭。下面就从几个方面来谈谈公众意见这支“暗箭。

首先，谈谈为何要射这支暗箭？

1. 安全性考虑：假如在前期的日常监测或者立项过程中，认为该专利申请可能会构成己方产品或者技术实施的障碍，并且很难规避，那么我们就不能坐以待毙，而应及早采取行动实施干预，阻碍其授权或者迫使其限缩保护范围。

2. 成本考虑：由于程序上的不同导致工作量上的巨大差异，相比于无效程序中的费用而言，提交公众意见的费用要低许多。

3. 未雨绸缪：凡事预则立，不预则废。假如提交了公众意见，审查员没有采纳，而专利申请顺当获得授权，那么通过在提交公众意见的过程中对现有技术的检索和分析的基础上，能够进1步补充检索和完善证据，从而能够后续在短时间内迅速启动对该专利的无效程序。

其次，谈谈怎样发射暗箭？

1.撰写公众意见

为了使我们提交的公众意见能够被审查员充分考虑，我们就必须仔细研究申请文件并进行充分的检索。在对检索到的对比文件进行挑选分析之后，像审查员撰写审查意见通知书一样，结合对比文件对该专利申请的当前权利要求不符合授权规定之处进行全面的评价，并在提交的同时附上对比文件。

全面的评价是指不限于新颖性和创造性，包含专利申请公开不充分、权利要求得不到说明书支持、单一性等其他瑕疵和理由均能够在公众意见中提出。

2.对比文件的要求

提交公众意见所使用的对比文件能够是公开、公告的专利文献、期刊、杂志、论文等。

假如提交的现有技术是外文文献，通常不必须进行翻译。请求人认为该外文文献特别相关并且希望增大审查员采用该文献的几率的话，能够考虑将相关段落翻译成中文或者提供外文文献（尤其是非英文文献）的中译文。

3.提交公众意见的时机

自发明专利申请公布之日起自公告授予专利权之日止的期间内，任何人均能够向专利局提交公众意见。

由于现在有一定占比的申请是提交了PPH加快请求或者有一些国内申请是通过优先审查请求而优先审查的案件，这部分申请进入实审阶段之后，下发审查意见通知书的时间和答复审查意见通知书的时间都会快于普通的申请，因此作为提交公众意见的一方，应该尽早地提交公众意见，以便争取能够在第一次审查意见通知书中被审查员考虑。

假如在审查员已经下发了审查意见通知书之后提交公众意见，那么能够查看一下申请人是否修改了权利要求书，并结合当前的权利要求书，以及审查员在通知书中引用的对比文献，进行补充的检索和分析，以协助审查员补强拒绝的理由和证据，并在准备好公众意见之后尽快提交至专利局。

假如公众意见是在审查员下发了授予专利权的通知书之后提交的，那么审查员就不会考虑该公众意见。

4.审查员对公众意见的处理意见

公众意见提交后将会被存入申请文档中供审查员在实质审查时考虑。审查员对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

自从国家知识产权局上线了“中国及多国专利审查信息查询系统之后，公众就能够进行申请注册并查询专利的审查状态了。通过这个系统，我们能够查询到审查员下发的审查意见通知书的内容并能获知审查员的联络方式，因此作为提交公众意见的一方，能够在看到审查员下发了审查意见通知书之后，通过电话联络到审查员，并告知已经提交了公众意见，向其解释该专利申请不能授权的理由并询问对提交的公众意见是否有任何疑问等。

5.公众意见提交的次数

由于专利局审查员并不会反馈公众意见的处理情况，因此这支箭射出去之后，我们不能就万事大吉了，我们还必须监控案件的审查进展情况并适时采取相应的对策，譬如在审查员下发的审查意见通知书中是否考虑了公众意见中的对比文件和理由？申请人对权利要求做了怎样的修改？是否必须继续补充证据再次提交公众意见？是否必须和审查员电话会晤？

因此，根据具体案件的情况，公众意见提交一次或者多次都是可能的。

假如我们的目的非常明确，就是希望该专利申请被驳回或者限缩保护范围，那么我们就必须在提交公众意见之后监控案件进展，保持与审查员的沟通，做好再次提交公众意见的准备。

6.申请人是否能够获知公众意见

通过国家知识产权局的“中国及多国专利审查信息查询系统的“审查信息一栏中的“中间文件下能够查询到专利局收到的文件，假如申请人判断某日期下的文件并非申请人（或其代理机构）提交的文件的话，那么很大可能就是别人提交的公众意见。

假如申请人是以公众用户登录上述系统，那么这部分内容是属于无权限查看的内容，也就是说，申请人只能知道别人针对该申请提交的公众意见，但并不能知道该公众意见的具体内容。

假如专利申请人向专利局请求查阅复制文档，案卷档案中的公众意见是属于能够查阅复制的内容，可是假如公众意见是匿名提交的话，也不能准确知道对手是谁。

7.公众意见的提交方式

无效宣告请求案件无论请求人是否是稻草人，都必须提供详细的请求人信息（主体资格证明）。而提交公众意见则不同，公众意见既能够实名提交，也能够匿名提交。以匿名方式向专利局提交公众意见的，则必须将公众意见面交或者邮寄至专利局。

假如并不必须以匿名方式提交公众意见，且准备提交的公众意见仅有意见陈述书并无附件，那么能够通过代理机构以电子申请的方式提交；准备提交的公众意见不仅有意见陈述书还有附件的情况下，仍然必须通过面交或者邮寄方式递交专利局。

再次，谈谈这支“暗箭的杀伤力怎样？

以下结合非常有限的样本数量的公众意见案件情况进行说明。

案件进展情况

上表中的驳回和视撤情况仅反映案件状态，供参考。其被驳回或者视撤并不完全是由于案件被提交了公众意见的原因。

公众意见中的对比文件被采用的情况

对比文件被采用的案例中公众意见提交时点情况

通过以上的统计分析，我们能够看出公众意见中对比文件被审查员采用的占比还是很高的。此外，通过分析我们也给出如下的建议：

1. 公众意见的提交时点尽可能在审查员发出第一次审查意见通知书以前进行提交，以增大审查员采用公众意见的证据的几率。

2. 专利局的“中国及多国专利审查信息查询网站是能够查询到案件的进程以及在答复审查意见的过程中申请人对申请文件的修改情况，通常审查员在第一次审查意见通知书中引用的最接近的对比文件不会轻易更换，因此个人认为在此之后提交的公众意见应该主要针对专利申请人对权利要求的修改进行补充检索和论述，并且应该主动与审查员进行沟通。

3. 样本数据中，视撤的案件中有一半的案件为国内申请人的案件，有一些国内申请人的案件收到一通就不答复了 ，有的甚至未提实审请求。个人觉得，能够被竞争对手提交公众意见的案件，毫无疑问是具有一定价值的专利申请，轻易放弃非常可惜。申请人在作出放弃申请的决策以前不妨也登录“中国及多国专利审查信息查询查询一下申请过程情况，或许申请过程中是否有别人对申请提交公众意见的情况，能够对作出是否必须继续申请的决策提供1个参考。

“暗箭难防，暗箭伤人。作为提交公众意见的一方能够充分利用公众意见的程序来攻击竞争对手的专利申请。而作为专利申请人应慎重放弃申请，并应全力以赴答好每一次审查意见通知书，在说服审查员的同时，说不定也将竞争对手的无形的箭拨挡开来。

专利战略

专利战略是企业面对激烈转变、严峻挑战的环境,主动地利用专利制度提供的法律保护以及种种方便条件有效地保护自己,并充分利用专利信息,研究分析竞争对手状况,推进专利技术开发、控制独占市场,以求得长期生存和发展而进行总体性谋划。1个企业的专利战略,至少要包含以下几个方面的内容:专利信息的收集、分析和利用,专利技术的开发,专利申请与保护,专利利用及专利防御等。1.专利开发战略专利技术开发战略大部分能够归结为进攻战略和防御战略两种。(1)专利进攻战略:启动专利权无效程序,部分或全部无效掉对方专利,就是典型的专利进攻战略。有情况下,为了不跟竞争对手发生正面冲突,还能够使用“稻草人”战略,让1个看上去不相关的小企业提出专利申请。(2)专利防御战略:防御战略是指通过申请专利防止别人开发同类产品或相似产品以避免竞争的战略。不过,无论采取哪种战略,都要明确自己的目标,针对独占市场、广告效应、以战求合作、获得经济赔偿等不同目的,采取不同的战略。2.专利申请战略要对本领域的国内外专利技术做1个全面的梳理、了解和总结,并时刻关注专利技术的走向,制定出适合自身的专利申请战略。如向一些技术能力低的不发达国家申请产品专利,以占领其商品市场,而向技术发达国家申请方法专利,只转让专利技术;对制造难度较大的产品,在产品的主要生产国申请产品专利,而对制造难度较小的产品,在产品的主要使用国寻求专利保护。对于不申请专利保护的技术,能够采取主动公开的战略,让竞争对手无法申请专利。公开技术时,能够选择影响较小、发行量小或小语种发行物,避免对方尽快察觉而有所防备。3.专利利用战略专利利用战略包含独占战略、有偿转让战略、引进战略、交叉许可战略、引进战略等。(1)独占战略:就是对任何国家的任何企业都不实施许可,其前提条件是要有很强的市场开拓能力。(2)有偿转让战略:对于本企业无法实施或自身生产能力远远无法满足市场必须的情况下,可采用此战略。(3)交叉许可战略:信息通信技术的发展多是在原有技术的基础上进行补充、完善、改进或与其他现有技术结合,从而获得更完善的功能或更好的性能。因此在通信技术领域,能够产生的创新点非常多,授权的专利数量巨大,且增长速度十分显著,加之所具有的技术积累性演进的特点,近些年该领域的专利纠纷频发,日本、韩国与美国知名公司间的专利诉讼日趋激化。作为应对之策,以寻求建立双边联盟的专利交叉许可战略成为各大公司重要的战略选择。如谷歌与三星、三星与IBM、微软与三星、微软与惠普、三星与思科、三星与爱立信、苹果与摩托罗拉、苹果与HTC、IBM与华硕、微软与韩国LG、微软与日本Funai、微软与东芝、三星与索尼、Aptina与索尼等,有的交叉许可协议还延伸至未来10年申请的所有专利。协议双方通过许可使用彼此的专利,实现了技术优势的互补,并加快了研发步伐,有利于提高产品上市的速度和覆盖更广阔的产品范围,终结并避免双方的专利纠纷和诉讼,推进双方最大程度的自由经营,保持市场竞争力和霸主地位,共同抵御外部的专利攻击。(4)引进战略:一般根据企业专利战略发展的必须,在以下几种专利中选择引进:自己生产所必要的专利、有开发前景的专利、能形成交叉许可的专利、能形成专利族的专利、有改进价值的专利、能阻止竞争对手的专利、有利于构成或者规避技术标准的专利等。4.专利布局战略有效的专利布局,能够使得企业建立优秀的专利防御体系,保证企业在技术领域的有效占领,从而抵御竞争对手的攻击,并使企业获得最大的利益。通过有效的专利信息检索和市场研判,全面认识和了解本领域市场环境,如竞争对手的专利布局、未来研究方向等信息,并结合自身的具体情况以及发展目标,构建符合发展必须的专利布局战略。如对于技术实力较强的企业,能够通过申请基础专利,抢占技术制高点。在此基础上,继续多方面申请与基础专利相关的外围专利技术,甚至采取多种布局模式的组合,尽量扩张保护范围,增大保护的厚度与力度,以获得最大的利益,并能够有效阻止对手的进入或规避;技术实力及财力相对较弱的企业,则能够采用技术跟随战略,在别人持有基础专利的前提下,积极申请外围专利,通过外围专利来获得市场上的话语权。5.专利预警机制通过对某一技术领域的专利信息(包含非专利信息)进行收集、整理和分析判断,对可能发生的重大专利事务以及可能产生的危害程度做出预报。专利预警的主体包含政府、行业协会、企业、律师事务所和研发机构等。专利预警工作包含数据检索和挑选、数据统计分析、可能的侵权分析、风险规避及应对策略等环节,其中,可能的侵权分析是专利预警工作的核心。(1)建立专利预警机制的紧迫性:近些年,随着越来越多的企业实施“走出去”的发展战略,中国出口产品在国外遇到的知识产权纠纷和摩擦不断增多,出口企业频遭欧盟起诉及美国“337”调查。日益严重的专利争端对我国经济发展构成了严峻挑战,建立专利预警机制,采取有效措施应对越来越严重的知识产权问题显得更为重要而紧迫。通过建立专利预警机制,能够使企业在国际市场竞争中赢得主动,避免专利纠纷的发生,规避专利侵权行为。(2)建立专利预警机制的主要方法:建立专利预警机制要以完备的专利信息资源、有经验的专业技术人员和法律人员为基础。严密而有效的预警机制能够考虑设置3个层级的预警网络。第一级是以政府为主导,行业组织和企业参与的多层次的专利预警机制,主要对重点优势产业的技术发展、经济安全进行预测,发布警讯;第二级是行业层面的专利预警,主要针对行业技术研发、进出口专利壁垒等进行行业监控和预警,由行业协会参与执行相关任务;第三级是企业层面的专利预警机制,由企业内部建立预警职能、相关危机评价指标和处理方案。这3个层面的专利预警工作相互依存,必须加强联合、互相交流。从企业层面来讲,应该配备专人负责和参与专利预警工作,在技术研发、新产品投入生产直至产品的销售和出口等各个生产经营环节,都采取积极措施管理专利信息风险,使专利预警工作常态化。为此,必须做好以下基础性工作:———要加强市场分析,通过建立完善的市场专利监控网络,了解是否有公司侵犯专利权利,对竞争对手进行监控(包含投标、销售过程),及时发现假冒专利。———完善企业内部事务管理,优化企业自身专利布局,明确专利进攻和防御战略。与企业技术人员沟通,深度挖掘企业专利技术,进1步完善企业内部专利制度和体系建设。———重视专利信息检索分析,建立企业专利数据库,动态地调查分析本企业技术领域内的专利状况,协助技术人员日常查询专利、监控专利,开展重点专利分析以及检索比对专利。对重点监测的技术领域(主题)制作专利地图,研判专利技术的总体分布、技术热点、申请人的机构和区域分布,以及技术热点的年代变迁信息等。———强化专利比对,通过重点比对权利要求以及专利和产品比对等,充分调查各种专利侵权的可能性,提供专利风险评估结论、专利改进方法和建议,避免侵犯别人专利权,减少因侵权带来的损失。(3)充分发挥政府的推动作用:面对“走出去”过程中遭遇的海外专利风险,单凭企业自身尚难以有效应对,依靠政府的力量,组织有关机构和凝聚国际化高端人才,建立高水平的专利预警机制成为“走出去”企业的迫切需求。近些年,一些地方政府制订了《企业海外知识产权预警指导规程》等类似工作规范,以促进当地企业专利风险预警机制的建立,服务于企业的“走出去”战略。该规程为企业提供了专利预警操作的具体步骤指引,指导企业科学构建与其海外经营战略相对应的专利风险预警机制,进而协助企业从被动应对专利纠纷转为主动防控海外专利风险。为提高新技术企业业“走出去”的知识产权风险应急处理能力,一些地方政府还建立了重大海外专利案件的案情通报制度、重大专利案件的跟踪研究制度、外事沟通制度和多种形式的海外专利维权援助机制等,构建了海外知识产权维权信息网。通过上述预警机制,使得在拟出口或已出口的目标市场国家存在专利侵权风险的企业,通过调整市场策略,修正技术方案,采取专利风险规避设计措施等,避免了陷入国际专利纠纷与陷阱。