怎样判断服务商标是否进行了实际使用,怎样判断含有相同公有领域元素商标的近似性

怎样判断服务商标是否进行了实际使用

来源：中国知识产权报权利人将其核准申请注册在服务类别上的商标仅在商品上或宣传中使用，是否属于商标使用在核定服务上的表现形式，进而成为申请注册商标连续3年不使用撤销纠纷中的抗辩理由？针对第4747735号图形商标（下称诉争商标）引发的商标权撤销复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院在日前作出的判决中给出了答案。北京市高级人民法院在判决中指出，美国奥丽纯天然制品有限责任公司（下称奥丽公司）提交的证据显示，该公司以及被许可人对诉争商标的相关使用行为是出于便利销售专柜化妆品的目的或让消费者更好地体验其相关产品，不能证明诉争商标于2011年11月24日至2014年11月23日期间（下称指定期间）在核定使用的美容院、按摩等服务上进行了商标法意义上的实际使用，诉争商标应予撤销。据了解，诉争商标由奥丽公司于2005年6月28日提交申请注册申请，2009年2月7日被核准使用在医疗辅助、芳香疗法、按摩、水疗护理（医疗）、美容院等第44类服务上。2010年1月1日至2019年2月6日，奥丽公司将诉争商标许可雅诗兰黛公司使用。2014年11月，东莞市福志油品有限责任公司（下称福志公司）以诉争商标于指定期间内连续3年不使用为由提出撤销申请。经审理，原国家工商行政管理总局商标局决定对诉争商标予以撤销。奥丽公司不服原商标局所作决定，随后向原原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审，并提交了该公司微信服务号“迷你护理”服务预约平台截图、诉争商标使用许可合同备案公告、诉争商标被许可使用人雅诗兰黛（上海）商贸有限责任公司（下称雅诗兰黛公司）的相关销售合同复印件、该公司在湖南及江苏所设专柜的照片打印件、使用诉争商标的商品和服务在时尚杂志及视频网站的宣传页面等证据。经审理，原商评委认定奥丽公司提交的上述证据无法证明其于指定期间内在将诉争商标在核定等服务上进行了商标法意义上的使用，于2016年8月4日作出对诉争商标予以撤销的复审决定。奥丽公司不服上述复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼称，其提交的证据能够证明诉争商标于指定期间内在芳香疗法、按摩、水疗护理（医疗）、美容院服务（下统称涉案服务）上进行了真实、有效的使用，上述使用可延及至诉争商标核定使用的其他服务，诉争商标应予维持。北京知识产权法院经审理认为，诉争商标核定使用的医疗辅助、芳香疗法等服务具有无形性以及服务过程与消费过程不可分离性等特点，判断诉争商标的实际使用情况应当结合服务本身的内容和性质、商业交易惯例、所面向的市场特点等因素进行综合判断。奥丽公司提交的部分证据能够证明该公司及雅诗兰黛公司通过专柜销售将诉争商标与“悦木之源”“ORIGINS”等标志组合使用在精华素等商品上，微博页面截图及雅诗兰黛公司的商品销售协议等证据仅能体现其将诉争商标主要使用在与专柜销售商品搭配的迷你护理类服务上，而诉争商标贴附在精华素等商品上的情况不能当然视为诉争商标在核定服务上的使用，奥丽公司通过推广和销售专柜化妆品等产品为消费者提供配套的迷你护理体验的形式使用诉争商标，此种服务在内容、目的、对象上与涉案服务存在较大差异，故奥丽公司提交的证据不足以证明诉争商标于指定期间内在涉案服务服务上进行了有效的使用。综上，法院一审判决驳回奥丽公司的诉讼请求。奥丽公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为，奥丽公司在全国多个城市开设的化妆品专柜所售化妆品、专柜装饰及微博宣传中使用诉争商标的行为，系出于便利销售其专柜化妆品或让消费者更好地体验其“悦木之源”产品的目的，奥丽公司并未提交证据证明雅诗兰黛公司在使用诉争商标开展的商业活动中向消费者提供了与诉争商标核定使用服务相同或类似的服务且消费者为此支付了服务费用。综上，法院认为奥丽公司提交的证据不能证明诉争商标于指定期间在核定服务上进行了商标法意义上的实际使用，据此判决驳回奥丽公司的上诉请求。（王晶）行家点评马君丽国家知识产权局商标局商标评审部审查员：服务商标是服务提供者为表明自己的服务并区别别人同类服务而申请申请注册使用的商标，其专用权以核准申请注册的标识和核定使用的服务为限。在申请注册商标连续3年不使用撤销申请的审查中，服务商标的使用应是指定期间内在核定服务上公开、真实、合法地使用。由于商品和服务的差异，在与核定服务相关的商品或提供相关服务必须配套使用的商品上的使用，不能被当然视为在核定服务上的使用。该案中，诉争商标被许可使用人雅诗兰黛公司在向消费者提供芳香疗法、按摩等服务时必须使用精华素等商品，但标有诉争商标的精华素等商品不代表芳香疗法、按摩等服务的来源与上述商品相同，由一般的消费习惯及商业环境推断可知，消费者会认为芳香疗法、按摩等服务来源于雅诗兰黛公司，甚至可能忽略精华素等商品上所使用的诉争商标，有较大概率反而认为上述商品亦由雅诗兰黛公司提供。由于相较于商品服务具有无形性、服务与服务提供者无法分离、同一种服务的具体体验会随着时间空间存在差异等特点，商标权利人提供服务商标的使用证据比商品商标较难。权利人应注意搜集商标使用在服务场所、服务关联文件资料、针对服务商标所做的广告宣传及招商展览等证据，相关证据要以服务为核心，能够表明服务的来源。必须注意的是，服务商标在相关服务或配套商品上的使用在一定程度上能够证明权利人对其服务商标的真实使用意图，权利人可提交服务商标在核定服务上的关键使用证据及在相关服务或配套商品上的使用证据，形成完整的证据链来证明其对服务商标的使用符合商标法的要求，从而避免申请注册商标因连续3年不使用被撤销的风险。

怎样判断含有相同公有领域元素商标的近似性

首都知识产权服务业协会（CIPSA）欲将天坛公园祈年殿剪影图形与其中英文名称组合在一起申请申请注册商标，因被认为与北京天坛饭店有限责任公司在先获准申请注册的由祈年殿剪影图形与英文“TIANTANHOTEL”组合而成的商标具有相似性，接连被商标局与商标评审委员会驳回其在部分指定使用服务上的申请注册申请。随后，CIPSA展开了一场商标权属追索。欲知详情，请往下读。

作为天坛公园里最有代表性的建筑之一，祈年殿的造型与与汉字“京”的轮廓十分相像，因而被北京市诸多组织机构、餐饮商、旅行社等用作自身标识的核心元素之一。首都知识产权服务业协会（CIPSA）欲将祈年殿剪影图形与其中英文名称组合在一起申请申请注册商标，因被认为与北京天坛饭店有限责任公司在先获准申请注册的由祈年殿剪影图形与英文“TIANTANHOTEL”组合而成的商标具有相似性，接连被商标局与商标评审委员会（下称商评委）驳回其在部分指定使用服务上的申请注册申请。随后，CIPSA展开了一场商标权属追索。

6月27日，北京市高级人民法院作出二审判决，认定第17368919号“首都知识产权服务业协会CAPItalIntellectualPropertyServiCEAssociation及图”商标（下称诉争商标，如图一）与第5418456号“TIANTANHOTEL及图”商标（下称引证商标，如图二）不构成近似商标，商评委对诉争注册商标申请予以驳回的决定被撤销，并需重新作出决定。

据中国商标网显示，商评委于7月4日收到二审判决，截至本报发稿前尚未重新作出决定。

据了解，CIPSA于2015年7月7日提出诉争商标的申请注册申请，指定使用在计算机档案中进行数据检索（替别人）服务等（下称复审服务）及计算机网络上的在线广告、进出口代理、为商品和服务的买卖双方提供在线市场等第35类服务上。引证商标由北京天坛饭店有限责任公司于2006年6月14日提出申请注册申请，2010年5月28日被核准申请注册，核定使用在饭店管理、公共关系、市场研究、人事管理咨询等第35类服务上。

经审查，商标局于2016年4月27日作出注册商标申请驳回通知并发文，认为诉争商标指定使用在复审服务上，与引证商标构成使用在类似服务上的近似商标，据此驳回了诉争商标在复审服务上的申请注册申请。

CIPSA不服商标局作出的驳回决定，于2016年5月11日向商评委申请复审。2017年2月20日，商评委作出商标驳回复审决定，驳回诉争商标在复审服务上的申请注册申请。CIPSA不服，继而于2017年4月7日向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院经审理认为，尽管诉争商标和引证商标均属于文字和图形组合商标，可是两者整体视觉、构成要素均有明显区别，不构成近似商标。据此，法院于2017年12月20日一审判决撤销商评委所作裁定，并判令商评委重新作出裁定。商评委不服一审判决，随后向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为，诉争商标和引证商标均属于文字和图形组合商标，其中图形主要元素均为天坛祈年殿的剪影，由于天坛祈年殿的元素属于公有领域，并非由引证商标权利人在先独创，在诉争商标和引证商标图形整体构图不同，并且文字部分完全不同的情形下，两者整体视觉效果上、组成要素上均有明显区别，对于相关公众而言，能够较为容易地将二者加以区分，即使同时使用在类似服务上，也不致产生对服务提供者的混淆误认，二者不构成近似商标。

综上，北京市高级人民法院判决驳回商评委上诉，维持一审判决。（王国浩）

行家点评

汤学丽北京市盈科律师事务所合伙人、律师：

该案涉及图文组合商标中含有相同公有领域元素时的近似性判断问题。公有领域的作品和知识属于公共文化遗产和社会共同财富，公有领域方面的素材或信息属于人类共同的财富，任何个人或企业均不享有所有权。若申请注册商标中含有公有领域元素，则其商标专用权的保护范围应受到缩限，不能禁止别人将其作为商标的一部分进行申请注册以及正当合法的使用。

天坛是世界文化遗产和全国重点文物保护单位，祈年殿是天坛的重要景点之一，祈年殿形象属于公有领域素材，祈年殿形象不宜为一家企业垄断作为申请注册商标的一部分，应该容许不同主体在祈年殿元素的基础上进行再创作，以充分利用有限的商标资源，假如仅容许某1个主体将祈年殿的元素申请注册为商标的一部分，将会妨碍其他经营者的正当使用。

该案诉争商标和引证商标中图形主要元素均取材于属于公有领域的天坛祈年殿，对利用祈年殿元素作为商标组成部分的引证商标，其商标专用权应受到缩限。引证商标以天坛祈年殿剪影为主体部分构成，其下有引证商标权利人名称简称，外以不闭合的环状予以修饰，而诉争商标尽管中心部分亦为天坛祈年殿剪影，可是所占占比相对较小，此外还有类似盾牌形装饰，再之外是闭合圆环，圆环上附有原告中英文名称，两件商标在祈年殿剪影设计上存在诸多差异，同时二者整体构成区别明显，体现了各自的独创性，不构成近似商标。

图文组合商标中含有相同公有领域元素时的近似性判断问题，除了需考虑两者公有领域元素在具体布局、表现手法、设计风格、构图特点等方面是否有差异外，更重要的是进行商标的整体比对，只要整体有区别，便能够在相同或类似商品或服务上共存。