新商标法11月实施抢注商标行为将受规范,新商标法第四条的适用研究

新商标法11月实施抢注商标行为将受规范

来源：中国经营报花滑王子“羽生结弦”、日本旅游吉祥物“熊本熊”，甚至地名“香川小豆岛”都已经在中国被抢注。有统计，在中国被抢注的商标超过1300个。即将在2019年11月正式执行的新《商标法》将从法律层面，切断恶意抢注的利益链条。“李鬼”当面胁迫李逵“今年11月之后，新《商标法》将实施，届时，国外品牌在中国拿回被恶意抢注的商标，将轻而易举。”刚刚协助Betta（蓓特）奶瓶在中国夺回抢注商标的刘丽梅律师向《中国经营报》记者标明。2019年4月23日，第十三届全国人大常委会决定对《中华人民共和国商标法》进行修改，其目的是加强知识产权保护，进1步优化营商环境，更有效地遏制商标恶意申请注册，加大商标专用权保护力度，并将自2019年11月1日起施行。抢注国外知名商标以获利，已经不是什么秘密。“商标的恶意抢注者，甚至来到日本跟我们谈判，要求做中国的独家代理。”日本Betta（蓓特）奶瓶的创始人河合友子向记者标明。这款奶瓶是斜体设计，外形特殊，中国的商标抢注者，不仅仅抢注了商标还抢注了外观设计等几乎全品类的申请注册，甚至在中国海关进行了备案。在海关备案代表着，真正的Betta（蓓特）奶瓶在进口过程中，将被限制。而抢注商标者的目的直指品牌的控制权。“我们没有同意合作，原因之一就是这个企业的价值观和品行，与我们背道而驰。”河合友子标明。她此前创造该造型奶瓶的目的是为了协助和她女儿一样，因奶液倒流至耳部，而影响健康的儿童。可是国内市场，还是出现了从瓶身到包装几乎能够以假乱真的Betta（蓓特）奶瓶的仿制品。为此，日本株式会社ZOOM．T开启了艰难的商标维权之路。商标抢注者的行为却愈演愈烈，多个销售平台都被消费者发现有Betta“李鬼”奶瓶的出现，并引起关注，甚至牵扯出多个电商平台发布声明，对奶瓶的真伪性进行证明。随后，来自中国的律师团队找到河合友子，随后日本和北京专业商标维权律师团队经历了几年的不懈努力，日本Betta（蓓特）产品在今年7月份获得最终胜诉。该案件入选了北京知识产权法院以及中国商标代理协会评选的典型案例。国家知识产权局条法司司长宋建华不久前标明，以“傍名牌”为目的的恶意申请，以转让牟利为目的的囤积申请注册行为大量出现，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序。界定恶意是关键据了解，新《商标法》在修改过程中，引起了业界极大关注。新《商标法》第四条指出，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务必须取得商标专用权的，应当向商标局申请注册商标。不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回。尽管从2018年起，商标局已经采取措施，对于大量申请、恶意抢注商标等行业给予了批量驳回，但驳回的依据大多是《商标法》第七条、第十条第一款第八项、第四十四条第一款等。“从立法本意来讲，这些依据难言正当。”北京知识产权法研究会竞争法专业委员会委员韩剑向记者透露。此次修改增加了“不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回”条款之后，“对于非正常申请，能够直接以此条款予以驳回，驳回理由和依据更加充分。”韩剑标明。“《商标法》此次关于恶意抢注条款的修改，无论是在修改过程中，还是修改稿公布后，都引起了极大的关注和探讨。”韩剑透露，业界探讨的集中问题是，在执行过程中关于“以使用为目的”的认定规则和证明标准上，这也是实际操作层面必须要面临和解决的难题。代理Betta（蓓特）奶瓶一案的刘丽梅律师向记者透露，“为了证明抢注商标者的‘恶意’性，我们拿出的1个证据，就是这家企业抢注了多个国外商标。除此之外，就是该企业前往日本进行谈判的事实。”知名品牌维权更乐观“新《商标法》对抢注的打击力度更大，国外品牌来中国维权的前景更加乐观。”刘丽梅标明，目前仍然有一些国外品牌维权的案件在进行。而抢注的趋势是，“现在不仅仅是知名品牌在国内被抢注，一些细分行业的小众品牌也面临着被抢注的难题。”由于涉及的品牌较多，国外企业也会有取舍，“有一些品牌商标，不是核心品牌，或者只是防御性质的产品，拿回抢注商标的意愿就比较低。”据了解，市场监管总局8月30日发布了《关于规范商标注册申请申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，该征求意见稿共17条，该规定作为本次《商标法》修改的配套措施，重申了《商标法》确立的诚信原则和以使用意愿为前提申请注册商标的导向，规定了不以使用为目的的恶意注册商标申请的行为类型及法律后果，明确了注册商标部门在判断不以使用为目的的恶意注册商标申请时的考量因素，提出了规制不以使用为目的的恶意注册商标申请行为的具体措施。“对明显超过合理限度大量申请注册商标、抢先申请注册别人已经使用并具有一定影响的商标、基于不正当目的重复申请注册商标等典型行为类型进行详细列举，除了《商标法》规定的在注册商标程序中的驳回、无效等手段外，还将利用信用档案、行业自律措施、情节严重的停止受理商标代理业务等监管手段进行规制，同时规定任何组织和个人发现非正常申请申请注册商标行为，都能够提供线索，协助行政管理部门进行认定和处理。”韩剑标明。而拿回商标后，对企业的影响无疑是巨大的，“商标到手后，我们才能上京东和天猫开品牌旗舰店。”Betta（蓓特）奶瓶的中国代理商标明。

新商标法第四条的适用研究

我国第四次修改后的《中华人民共和国商标法》(以下简称新《商标法》①)于2019年4月23日公布，该法第4条第1款新增：“不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回”的规定，引起学界热议，对该条的理解和使用也存在不同的观点。有学者认为，“不以使用为目的”的条款是中国特色的商标法规则。该条款是为了解决中国特色的不以使用为目的的囤积申请注册问题。“不以使用为目的”条款中的“恶意”要件，是为了排除尽管可能不以使用为目的，但却是合理的防御性申请注册。②也有学者撰文认为：《商标法》新增条款只能涵盖商标囤积与一部分恶意抢注，无法全面规制恶意抢注行为。③2019年5月9日国家知识产权局官网发布了《商标法修改相关问题解读》(以下简称《解读》)，《解读》中提到“针对恶意申请行为，现行法律规定较为明确，近些年打击力度很大，使这类行为得到了有效遏制。可是在囤积申请注册行为的规制方面，法律中仅有原则性规定，缺乏直接、明确、可操作性的条款，导致实际操作中打击力度不够。本次修改是从源头上制止恶意申请申请注册行为，使商标注册申请申请注册回归以使用为目的的制度本源”。分析《解读》的内容，在逻辑上前后语义似乎有些分歧，是要重点解决商标的恶意申请注册还是商标囤积行为？还是两者都要兼顾？国家知识产权局的《解读》似乎不太明晰。为配合新《商标法》的实施，北京市高级人民法院和国家市场监督管理总局分别于2019年4月24日和2019年10月11日发布了《商标授权确权行政案件审理指南》(以下简称《指南》)以及《关于规范商标注册申请申请注册行为的若干规定》(以下简称《规定》)，从《指南》和《规定》颁布的目的分析，其规制的行为既包含商标恶意申请注册也包含囤积行为，但两者均未对新《商标法》第4条新增“不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回”的规定进行释义。国家市场监督管理总局在其颁发的《规定》第5条中提到：“对申请申请注册的商标，注册商标部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当依法驳回，不予公告。具体审查规程由注册商标部门根据商标法和商标法实施条例另行制定”。从上述学者的不同观点和商标行政管理机关及司法机构发布的信息表明，对新《商标法》第4条新增规定：“不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回”条款的理解和定位存在较大的差异和不同认识。如此，不仅会影响到法律适用的统一和权威，减弱该条款入法的重大意义，也会给具体的商标行政管理机关和司法裁判对该条的适用带来不明确性和难以操作，影响执法严肃性。鉴于新修改后的《商标法》已于2019年11月1日实施，对该法第4条新增规定的适用问题就显得尤为重要了。怎样理解新《商标法》第4条修改的立法意图，就该条新增“不以使用为目的”及“恶意”的要件怎样认定与适用，以及新《商标法》第4条与诚实信用原则的关系等问题，引起笔者关注。