申请破产不会终止商标许可
商标许可是品牌所有者通过其品牌获利的几种方法之一。品牌所有者能够与别人达成独家或非独家许可协议,以拓展新市场,开发新产品线或开展新的合作。可是,在签订许可协议时,各方必须考虑哪种风险?中国最高法院最近的一项裁定解决了中国各地不同法院之间长期存在的“分歧”。最高法院确认拒绝破产是违反,而不是撤销商标许可法院认为,破产中“拒绝”“执行合同”仅是对合同的违反,并不等于解除合同。从本质上讲,这代表着被许可人申请破产不容许商标的许可人终止其他有效的商标许可协议。破产的好处之一是,在获得法院批准和某些限制的前提下,债务人能够承担或拒绝执行合同。尽管《破产法》没有定义什么叫“执行合同”,但司法部的《民事资源手册》指出,大多数法院采用了以下定义:迄今为止,破产人和合同另一方的义务均未履行的合同,以至于任何一方未能完成履行将构成对对方的履约情有可原的重大违反这可能包含和解协议,雇佣合同或租赁。假如双方仍在履行合同的要求,则能够视为“执行”。假如一方已经获得了合同的利益,则它不太可能是“强制性的”。对商标被许可人(和商标许可人)的影响这是1个强大的好处–它使破产公司有机会摆脱合同和其他无法履行的义务,从而再次破产。但这是否代表着公司能够授予其商标许可,破产并让其债务人单方面解散许可协议(使被许可人无法使用商标?)根据最高法院,没有。即使许可方申请破产并试图拒绝商标许可,除非许可协议的特定条款另有规定,否则许可不会终止。尽管品牌许可和合作可能会继续作为品牌业务战略的重要组成部分,但各方必须睁大眼睛进入这些协议。该决定的结果代表着,假如品牌发现自己或其合作伙伴申请破产,商标许可协议的当事方应考虑在协议中概述直接补救措施。
申请前的发明评估,怎样评,才能真正促进技术转移
01、巨大挑战,无法回避的问题
“开展专利申请前评估是我国大学知识产权工作发生根本转变的一项标志性的举措,2020年2月,该项措施被作为重点任务之一,被列入《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》(以下简称《若干意见》)。
“开展专利申请前评估,对于我国大多数大学而言,这是个此前没有的新动作。因此,《若干意见》10问10答,就“高校该怎样落实 “开展专利申请前评估,也给出具体的解读。
文中提到:“专利申请前评估是国际高水平大学普遍做法;“申请前进行评估能够减少无效申请和低质量专利的数量,从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。
可是,评估会中会面临的问题,评估标准是什么?怎样做决策?等等这些非常关键的问题,并没有给出具体的指导意见。
不过能够明确的是,“开展专利申请前评估,并不是简单的 “可专利性分析。同时,申请前的评估,并不是一件容易的事情。
从国际上高水平大学的申请前评估的实践历史来看,这件事费时、费力、费钱,甚至是“得罪人,并容易引发发明人和TTO之间的对立情绪。
对于这件事,任何1个有经验的TTO都是非常谨慎的,由于这里面的现实是:预算是非常有限的,人手严重不足,大量的发明披露文件会很快堆满TTO的办公系统或办公桌。
同时,发明人还有1个预期:快速给出客观、公正的评估结果。这个结果,你必须让发明人要认可,或者能接受。可是,你还得为学校的资产负债——即便是 “资产流失,不追责,但我们的目标,迟早要转向“增值和贡献。因此,这个评估确实能把那些具有商业化潜力的发明,与其对立面的发明披露给区分出来了。
对于大多数高校而言,这是1个重大的挑战,但今日我们已经无法回避。
这里,针对这个挑战提供一种决策模式,以及相关思考。
02、致胜关键,在系统中找寻到支点
即使欧美等一流国家大学,也很少有TTO说自己办公室的发明前评估工作做的非常好。这里的主要问题有,怎样明确评估标准,怎样把握其中的尺度,谁来参与评估,后续收益怎样分配等等。
申请前的评估,通常分两步。
第1步初步挑选,用简答指标,快速分流。
第2步结合多种指标,综合评估。
关键问题是,怎样找到直接影响结果的关键要素?
关于这些要素,最早的记录要追溯到1970年的俄勒冈大学创新中心,该中心在当时就发展出了一整套包含了33个要素的发明商业潜力评估系统。主要包含:合法性、潜在市场、产品生命周期、现有竞争、潜在销售 发展状况、投资成本、需求趋势、产品销售、发展状况、投资成本、需求趋势等。
显然,这不是通常大学的TTO所必须的。
当前,常用的评估工具,大部分都是基于多项(有的甚至是高度达40多项)要素和标准,最终给出1个排名系统。
我们说考察1个系统时要全面。可是,假如我们真正看懂了系统,是要发现系统中的关键之处,这个关键之处,常被称为这个系统的“支点。
记得阿基米德有1个金句:给我1个支点,我能够撬起地球。支点就如同系统的穴位,在这里用力事半而功倍。
在这里,必须的“支点是让这个评估:简单、客观、可靠。
它是什么呢?
回答这个问题以前,我们确认两个问题:
第一:挑选的最终目标是?
获得专利授权,还是获得许可应用?
欧美大学的TTO早就达成了一致:不能仅仅由于想获得专利,就容许一项发明进入商业化通道(如,提交专利申请);而这被认为是1个大学,其技术转移办公室成熟的一项重要标志。
很显然,获得专利也不再是今日多数中国大学的目标。也就说,我们挑选评估的目的也是要选择出那些必要进入商业化通道的技术。
第二:从技术商业化的角度看,什么叫好的专利?
我们知道,许多好点子能够申请专利,但可能无法获得许可。假如说挑选的目的是为了确认那些应该进入商业化通道的技术,那么,我们应该识别的是那些“好专利,就应该是可许可的专利。
这里的许可“,是直接来源于“liCEnsing。它包含各种形式的实施应用,既有我们常规意义上的许可(普通、排他、独家许可),也能够是建立创业公司,衍生或拆分的实体,合资共建项目等。总之,无论形式,无论主体,技术投入了“生产。
由此,我们确认了第2个“共识:“好的专利,是那些将来能够被许可的专利。
基于以上两点确认,这个分类系统应该是1个设计良好的分类工具,它能容易的识别“好的(可许可的)技术。
容易许可的技术,是什么样的呢?
这个问题,我们应该问的是被许可人。
03、市场要素,为何是系统中的支点?
我们不能仅仅在“供给侧考虑问题,而是应该从“需求侧找出线索来。
被许可人会怎么决策是否要获取一项技术的许可权?一些大学的TTO调查发现,被许可人关注以下5个方面:
A.替代威胁
他们关注,在现有市场上和正在开发技术中,有没有在一段时间内可能让这项技术贬值的替代技术?
B.进入障碍
他们要找到技术商业化的障碍在哪儿,这个障碍,在他们自己的公司内部能否跨越?
C.发展空间
TTO通常用“自由实施这个标准去评估该技术的实施情况。而被许可人,不仅仅看自由实施情况,他们有更长远的考虑,知识产权是否有回旋余地,还有没有改进的空间?假如有,这个改进的权利,会在谁的手里?
D.技术风险
他们非常关注生产、研发、市场营销和法律风险。这些风险必须足够小,到他们自己能够对冲。而这一点,技术转移办公室通常认为是个点小问题。
E.价值主张
和现有技术相比,更便宜、更快、更好的水平是多少?这个是决定技术竞争力的关键要素要。
毕竟,被许可人是真正要拿出真金白银,投入资源,在市场上拼杀的一方。他们更得的关注“自己,自己有没有威胁,自己能不能做到,能不能改进,发展空间有多大,风险是否可控,预期收益怎样,等等。
仅有当他们看好了,他们认为这个对技术有“把握,他们才会去要求许可这个技术。
确实,今日是开放创新的时代。有不少公司都在找寻到大学或研发机构拿一项技术回来再开发,或者产业化。可是,他们设置的条件通常是非常高的。仅有当他们发现自己与该技术的市场扩展相匹配时,他们自己真正能够“用得好该技术时,才会最终考虑谈许可合作。
作为技术转让部门或者发明人,我们会觉得,一项发明,它确实不错,它也获得了很好的保护(有专利),经过进1步开发,产业化,应该是一项伟大的事业,产业界是有责任去商业化这些技术的。然而,这个情况下,假如许可很难发生,很重要的一点就是,商业市场还没有准备好。
被许可人怎样决策?看1个矩阵图:
被通常而言,技术许可或最终许可往往只会发生在右上角。也就是说,仅有技术具有强大的市场强度和强大的技术能力,才会有公司愿意去许可采用。
由以上两点能够看出,被许可人更关注的是“市场性怎样。
04、欧美范例,重点是“可许可的专利
好专利是最终能够进行许可的专利。那么,这些专利必须具备什么样的特点?显然,绝对不是仅仅拥有1个低质量的专利权。
专利是技术商业化的媒介,而不是终点,即使撰写质量非常好的的专利,也可能无法获得许可; 而假如降低要求,几乎所有的专利都能够获得。
对于大学的TTO,其目的是把资源投入到商业化的高潜力项目上。当前,现实中,国际高水平大学普遍做法也是,将工作重点放在“可许可的专利上。
在欧美国大学系统发展TTO的30多年里,大学的使命,除了教学,研究和服务,增加了第4个组成部分,“经济发展,因此,TTO往往被看成是一所大学的经济引擎。
因此,是否申请专利的决策过程,决定的是TTO准备投入多少资源的过程,也是其后续核算学校研发投入回报率,以及TTO部门工作绩效的基础。因此,很自然的就形成了“以许可为支点的评估系统,这里的好处也是显而易见的:
A.简化挑选过程;
B.提高专利(及专利组合)的质量,增加许可;
C.引导发明人关注市场需求,从而提供更多符合“标准的技术;
其实,不少TTO认为,这是最重要的一点。
TTO是怎样决策的呢?
看1个例子:
上图是,美国一家大学TTO用于评估技术的决策矩阵图。
从中我们看到,假如市场/商业可行性很低,TTO是坚决的放弃它。假如是中等或高,则考虑申请专利。而这里,专利性反而没有那么重要,由于它不是决定性因素。
再回看《若干意见》10问10答中的表述:“减少无效申请和低质量专利的数量,从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。具体执行中,很容易把不具有“可专利性和“权利范围窄,这样的技术排除出去。这也是一种初步分流,但更多是可专利性审查。
可是,假如这里没有把 “市场性作为评估的“支点,“找到可能值得投入大量精力和资金用于商业化的高潜力技术,估计仍然还要支出许多的时间和精力。
这里,一定有人质疑:假如专利性不好,而市场性很强,也能应该评估,进入商业通道?
答案是,在欧美的TTO看来,他们要找的是有市场价值的技术,这里不一定要拿到具体的专利权,他们也能够通过其他形式去保护,能够是相关的布局,甚至是把技术许可给企业,而不管有没有专利,这一点和国内做法是相似的。
由此看到,转化应用视角的专利评估,其评估的核心是“市场性。
05专利质量,到底要的是什么?
定义专利的“好与“坏是个主观行为,关键在于我们最终的目标是什么。在欧美国家,提高专利质量,往往是和“提高披露的质量联络在一起的。
此前,我对此也非常的困惑。后来,我们明白了这里的逻辑:把 “好的专利,定义为“可许可的专利;把“不良专利,定义为“没有许可价值的专利 。
那么,在专利的信息披露阶段,审查和挑选所必须的信息,以及审核的尺度就会非常严格,自然也容易产生一些“好的专利。他们所谓的“提高专利质量,其实就是提高能许可的专利占比。
研究了国际一流大学对于发明披露的信息要求,总体而言,核心要素有以下4点:
发明的概念非常清晰(技术保护);
关于最终产品的确切想法(产品原型);
价值主张明确(产品定位、特点等,商业模型);
发明者的背景;
后续,我会用专门的一篇文章来描述发明信息披露。
初步挑选后,对比较看好的专利,进1步通过,可专利性、商业可行性、技术成熟性,3个指标进行综合评估。
1个决策矩阵:
在这里,重点仍然是,“可市场性,假如市场/商业可行性很低,TTO会坚决的放弃它,而无论其专利性,成熟性怎样;假如是中等或高,考虑申请专利。
可专利性,平时的文章谈的比较多,这里重点介绍市场性和技术的成熟阶段。
市场评价,重点分析技术性质,例如:属于突破性,还是改进,目前市面上有吗?对市场进行评估,例如:市场规模,使用领域,有什么参与者?第三就是价值主张:产品的定位、特点,优势,以及相应的商业模式?
其实,以上是考虑的都是:怎样将技术和市场之间的连接起来?这技术转移过程最难破解的难题,并且往往存在许多风险。
很显然,这里必须对市场和商业有一定的洞察力,必须关注产业、市场和商业动态。因此,评估团队假如能引入投资人,企业家以及产业界的专业人士等,往往是1个不错的组合。
必须说明的是,评估并不是一次性明确一项技术是不是被容许进入商业化通道,这个评估过程是动态的。1个评估结果为“否的发明披露,经过进1步的开发和数据完善,过一点时间,能够再评估。
实际上,在美国发明披露经过初步评估的发明,能够先进行临时申请,经过差不多1年的时间,会进行第二次的评估,这个情况下要决定是不是要转化为正式评估。尽管两次评估的时间上是有差异的,可是,标准是一样的,都要评价的是“市场可行性。
这里的技术成熟度,也不是我们通常理解的技术是不是能够直接用于生产,而是有没有投资人,或者创业者,私人公司等,愿意接受这项技术,进1步的开发,并最终投入使用。实际表明,无论是早期的技术,还是晚期的技术,只要市场看好,风险可控,总是容易获得许可的。
因此,对于TTO,关键是获得市场的“暗示。“市场性评估对于完成一项卓有成效的投资决策是尤其为关键的。
对于那些市场性高,可是成熟度不是很高的技术,TTO往往采用 “9个月规则模式进行验证,即对于一项不好明确的技术,会用9个月的时间,进行对相关的目标市场进行推广,收集数据(阳性、阴性、无反应),其次根据决策矩阵对数据进行分析。
实质上,这里是采用“推式营销,为决策矩阵收集数据,同时也是为一项发明的商业化做市场验证。
06终局思维,专利问题的破解之道
终局思维指的是,从终点出发思考问题,并决定当下的选择,思考现在要怎样做。专利申请前的评估具体要怎样做?我们不防先回答专利的终极目标到底是什么?
对于一所大学而言,假如只是学术目的,我们不定要去申请专利。要申请专利的技术,就是那些将来能转移到产业界,实现商业化的技术。具有商业前景,才会有相关利益方来关注这个技术,这个情况下,才必须界定产权,才必须考虑专利。
反过来,先保护,再思考有没有必要;先拿到专利权,再考虑怎样转移转化,在今日能够说是一种非常粗放的管理方式。
我们也看到,许多公司开放了他们的基础专利,就是为了培育产业,让技术走向商业成熟。有了市场的可能性,专利才有意义。
一项技术,假如市场或者商业性不具备,必须有人能识别它们,并把他们返还给发明人,进1步完善研究开发,甚至是调整方向,当期具备商业吸引力,最终的许可也就容易发生了。
而这,也是申请前专利评估最大的价值之一——通过评估反馈,告诉发明人,市场必须什么要的发明创造,我们的专利应该满足什么条件才具备商业价值。
美国大学的TTO,会通过各种方法来教育发明人,怎样提供市场必须的技术。他们也非常看重发明人是否能基于评估反馈,进行调整的方案调整的特质。
在欧美的大学,提倡具有企业家精神的研发人员,也包含这样能关注市场反馈,为实际问题提供可行解决方案的研究者,而不仅仅是指那些拿着自己技术去建立初创公司的教授们。
在美国联邦实验室的技术转移手册中,我同样发现了这一点:提升技术转移效果,必须增加具有企业家精神的研发人员。
提升高等学校专利质量,促进转化运用。对我国高校是一项重大的改革,要落实实施到位,不仅仅必须各种配套措施,更必须的思维模式的改变。
申请前的专利评估,不仅仅是要找出符合专利法的专利,关键点还在于:
识别有商业前景的潜力技术,推动其商业化;
指导有缺陷的技术进1步开发、完善,再商业化;
培育发明人像企业家一样思考,并提供现实的解决方案。