商标先用权原有使用范围在适用中的问题,商标先用权制度的困境

商标先用权原有使用范围在适用中的问题

我国商标先用权制度明文规定前后，实践中均有以“商标先用权”裁判的案例，其中对于在先使用人通过该制度成功抗辩的则有权继续使用该商标，但法院对继续使用的限制，即“原使用范围”的阐述与说理并不明确。笔者将在下文通过4个案例分析“原使用范围”的司法适用问题。

一)“蒋友记”商标纠纷案

本案中，原告蒋玉友于2011年申请注册取得“蒋友记”商标，被告某餐饮公司在原告申请申请注册前已使用该商标进行餐馆的经营，尽管被告历经多次企业名称与经营地址的变更，但其经营一直处于持续状态，并因此在该地区享有较高的知名度。该案依据2002年《商标法实施条例》(已被修订)第五十四条判决被告不构成侵犯商标权，并可继续使用。同时法院认为，为未申请注册服务商标提供保护仅是例外规定，在先使用人并不能因此侵犯商标权利人的利益，因此须合理限定未申请注册商标使用的方式和范围，故判令被告继续使用商标的地域范围或项目仅为“(南京市秦淮区夫子庙)贡院西街12号‘蒋友记’餐馆原址”，规模限制为不得扩大现有经营规模，标识限制为原使用商标不得更改，且应附加适当区别标志。2002年《商标法实施条例》虽规定连续使用的未申请注册商标即使与申请注册商标相同或类似仍可继续使用，但并未要求未申请注册商标的使用须在申请注册商标注册申请前已发生，显然该条文与先用权并不对等。值得注意的是，法院在判决书中明确表述被告享有“蒋友记”商标的“在先使用权”，并将其地域限制在被告餐厅原址，说明先用权符合公平正义的理念，在实务中有较强的适用需求。同时，法院认为被告商标“在先使用权”的行使范围应限定在餐馆原址，即不得扩大商业规模。

二)“小肥羊”商标纠纷案

本案中，原告内蒙古小肥羊餐饮连锁公司(以下简称小肥羊公司)于1999年申请注册了“小肥羊”商标，核定使用范围为第43类饭店等服务上，2004年该商标被认定为驰名商标。被告深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限责任公司(以下简称周一品公司)，在其门店指示牌、服务人员胸牌、广告宣传页等均使用了“小肥羊”标识，并且在其网站开展加盟业务。被告前身是周某平设立的甘肃省兰州市周一品小肥羊店，并于小肥羊公司1999年申请注册前开始使用“小肥羊”商标，后为迁址经营，注销原商业主体资格，设立深圳周一品公司。本案发生于商标法修改的立法背景下，二审过程中开始适用新《商标法》第59条新设的先用权制度，探讨了其适用与“原有范围”的界定问题，被评为2014年度十大知产创新案件，审判思路值得研究。法院认定，“先用权”可在“原使用范围”继续使用，即原使用人周某平在其原经营实体兰州一品小肥羊店继续使用，而深圳周一品公司并不为在先使用的主体故构成侵犯商标权。笔者认为该判决逻辑尚有偏颇，主体变更仅为裁判理由之形，实则由于法院认为“原使用范围”应包含地域范围限制。除此之外，本案中还有另1个问题值得思考，周一品公司在网站上提供加盟登记行为是否超出了先用权的范围？从周一品公司角度，该行为构成商标的许可使用，前文论述到先用权作为一项保护力度较弱的权益，没有转让权与许可权等内容；从加盟商角度，其作为商标的被许可人，当加盟合同终止时，也不能获得先用权。

三)“打开音乐之门”商标纠纷案

在“打开音乐之门”案例中，原告钱程与被告北京音乐厅于1993年签订协议担任其总经理，期限为10年，在此期间内钱程为其策划了名为“打开音乐之门”的一系列活动并取得了一定影响。钱程于2003年离职，2006年钱程在第16类杂志和第41类演出等申请注册了该文字商标，其后北京音乐厅仍开展了一系列名为“打开音乐之门”的活动。首先，在钱程任北京音乐厅总经理期间，对该商标进行使用的主体是谁呢？法院认定，钱程对活动进行了组织策划与经营，对品牌打造起到了重要作用，且不论钱程的行为是职位行为，客观上该商标的指示性作用已使顾客建立了与北京音乐厅的联络，因此该期间对商标的使用主体是北京音乐厅。其次，被告北京音乐厅使用在先，法院认可其享有先用权，同时指明其可在“涉案范围”内使用商标。“涉案范围”更多依靠个案中法官的自由裁量，若采严格解释，将对商标在先使用主体、标识图样、商品与服务类别、经营规模和地域等进行全面的限制，这将对善意的在先使用人极为不利，在动态的商业社会中其对商标的使用将停滞不前。

商标先用权制度的困境

《商标法》第59条第3款协调商标在先使用人与在后申请注册人之间利益冲突的方法是:通过让在先使用人附加区别标志的方式避免在先使用商标与在后申请注册商标之间的混淆,以实现商标共存。但这种制度安排只是在法律层面让冲突双方做出某种妥协,而并不能真正有效地防止或减少混淆可能性的发生。正如有学者所指出,“容许申请注册商标权人毫无障碍地进入在先使用商标已经具有知名度和信用的营业圈进行经营,由于两商标使用的商品以及商标本身相同或近似,即使先使用人附加了区别性标记,也难免发生申请注册商标搭取在先使用商标知名度和信用导致相关公众混淆的现象”。因此,商标在先使用人的正当权益以及相关公众不被混淆误导的利益都将在这一制度安排中受到损害。《商标法》第59条第3款只是设置了商标共存制度,但没有明确规定共存商标在禁止权与损害求偿权方面的冲突处理。在商标法的框架内,未申请注册商标仅有在是驰名商标的情况下才能禁止别人使用。这也就排除了在先使用人享有商标法上的请求权基础的可能,而商标先用权作为申请注册商标权的例外的性质,也就更表明其请求权基础的缺失。实际上,当第三人未经许可在在先使用人商誉覆盖的范围内使用相同或近似的标识从而容易导致混涌,注册商标人能够依据商标法起诉第三人求偿,而在先使用人也能够根据反不正当竞争法起诉第三人求偿。商标法上的禁止权基于法律的拟制,其范围覆盖整个法域;反不正当克争上的禁止权基于法律对于实际存在的商誉的承认,其仅存在于其知名度所及的范围。但在事实层面,在后申请注册商标很可能未在该地域内建立商誉。对于消费者而言,第三人使用的商标只能与在先使用的商标而非在后申请注册的商标发生混淆故第三人只可能侵害在先商标使用人的实际利益,造成与后者的混淆并利用其商誉。这种情况下,基于申请注册制度而拟制的商标权就与基于使用制度而承认的反不正当竞争法益发生了冲突。从横向的制度比较来看,先用权制度广泛存在于各国的专利法之中,但商标先用权制度尚属少见。究其原因,尽管商标法与专利法设置先用权制度的目的都在于平衡在先使用人与在后知识产权所有人之间的利益,但该制度在专利法与商标法中所引发的利益格局却是明显范围内继续使用自己研发取得的技术成意不同的。在专利法中,容许在先使用人在涉及在后专利权人与在先使用人之间的利益分配,对消费者利益不产生负面影响,由于在此情形下,消费者购买相关产品是着眼于产品的技术特征,无论产品来自专利权人还是在先使用人,其所依赖的技术是相同的。专利权人的产品提供好比一条大河,先用权人的产品提供好比一条小溪,任何第三人的侵权产品提供都损害专利权人的利益从而应归入大河,大河与小溪两者共同构成完整的市场货源,利益区划清晰。但在商标法上,先用权制度却不能在在先使用人与注册商标人之间实现利益的清晰区划。与专利通过控制产品的提供来源来实现利益分配的机制不同,商标通过对标志的使用范围控制来实现利益区划,并以此保护消费者不对产品提供者产生混淆误认这一第三方利益。在商标法的框架内,我国的商标先用权制度无法真正实现在先使用人与在后申请注册人之间的标志使用范围的区划。首先,前述商标先用权在性质上是一种抗辩权,而申请注册商标权是一种独占权。这代表着,申请注册商标权的效力是无所不在的,商标人不仅能够在其“大河”内使用商标,也有权在在先使用人的“小溪”内使用其申请注册商标,还有权对“小溪”内第三人的侵犯商标权行为主张权益。其次,且不论“小溪”与“大河”之间很可能存在联通性,单是“小溪”内的两个商标共存就不可避免地在一定程度上造成消费者的混淆误认。因此,先用权的设置对以商标权申请注册取得为基础的商标法形成了很大的冲击,而在专利法领域并不存在上述问题。