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商标攻略之怎样申请注册和保护带有外国地名的商标
原标题：商标攻略之怎样申请注册和保护带有外国地名的商标
兵法讲究攻与守的辨证关系，在进攻中包含着防守要素，在防守中又蕴藏着攻击意义；含有外国地名的注册商标中亦有攻与守的平衡。对于企业而言，在“地名商标申请之初，要积极做好防守工作，在顺当获准申请注册之后，做好后续维权工作，实现攻与守的平衡，提前布局，具有现实的意义。
“XX律师，这个商标能申请注册吗？
作为商标代理人，经常被顾客问到注册商标可能性的问题。对于涉外商标代理人而言，更是必须熟知一些含有外国文字商标的禁忌，例如“公众知晓的外国地名，即是禁止作为注册商标和使用的一条红线。根据目前的审查实践，对于绝对理由的审查标准较为严格，通常情况下，假如审查员认为商标中含有较为知名的外国地名，该商标大概率会在初审过程中被驳回。对于申请此类商标的顾客而言，怎样通过驳回复审或者后续诉讼程序，获得注册商标，而商标获准申请注册之后的保护程度又有什么限制，笔者从下面的三连问出发，对地名商标的保护进行简单的梳理和总结。
问题一：外国地名能不能申请注册为商标？
地名是人们赋予地理环境中具有方位意义的各种具体地理实物的名称，是标明1个或一定方位的符号，没有地名就无法标明或区分某个位置、某片区域，例如北京、巴黎、纽约，公众看到就知道方位在哪。地名属于公共资源，为该地的全体成员共同享有。
申请注册商标，是指经商标行政管理机构依法核准申请注册的商标。商标一经申请注册，其申请注册人便获得使用申请注册商标的专有权和排斥别人在同一种商品或者类似商品上使用与其申请注册商标相同或者近似的商标的禁止权。
显然，地名商标是一场关于“公共资源与“私权利的博弈。将地名作为注册商标，必须实现公共价值和私权价值的平衡。
根据《商标法》第十条第二款：县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。可是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经申请注册的使用地名的商标继续有效。
根据《商标审查标准》，本条中的“公众知晓的外国地名，是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名。地名包含全称、简称、外文名称和通用的中文译名。
“公众知晓，和“驰名一样，都是1个动态发展转变的事实状态。通常会考虑（1）词典解释；（2）是否通过出版、网络、广播、影视等大众传媒对该外国地名在一定时间内进行了较为广泛的传播，使中国公众能够较为容易知悉该外国地名；（3）使用人对该外国地名的实际使用情况等。
《商标法》之因此将公众知晓的外国地名规定为禁用标志，主要是基于以下几个方面的原因：一是地名直接表明了商品的产地，通常无法起到区分产品来源的功能；二是地名与商品产地不一致的，还容易造成对消费者的误导和欺骗; 三是为了防止公共资源被私权侵占,商标权的范围不能跨越到公众知晓的地名这样的公有领域。
将公众知晓的外国地名申请注册为商标，限制了公众对于“公共资源的使用自由，属于《商标法》的禁用条款；假如商标包含公众知晓的外国地名，那么在申请注册过程中就会遇到被驳回的问题。
但并非所有被驳回的带有外国地名的商标一定不能够申请注册，那么什么样的外国地名商标能获准申请注册？
问题二：什么样的外国地名商标能获准申请注册？
《商标法》第十条第二款的但书条款明确提到：“可是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经申请注册的使用地名的商标继续有效。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第六条：商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，假如整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。
根据《商标审查标准》，“地名具有其他含义，是指地名作为词汇具有明确含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众的。
实践中，能够从以下方面进行逐一考虑：
1.商标所包含的外国地名是否确实属于公众知晓
“公众知晓是1个动态发展、转变的事实状态，且指我国公众所普遍知晓。假如申请人能够举证证明该外国地名并不为中国公众所普遍知晓，那么商标仍然具有可申请注册性。
笔者注意到，在(2011)高行终字第384号关于第5356237号“SHIMIZU及图商标驳回复审的二审判决书中，北高院经审理认为：本案申请商标中包含有“SHIMIZU，商标评审委员会所举的《英汉大词典》能够证明“SHIMIZU具有“清水的含义并指向了作为地名的日本的清水市，但因语言差异的缘故，中国公众通常难以将“SHIMIZU认知为作为地名的日本清水市，现有证据亦不足以证明“清水市作为日本地名已为中国公众所知晓。
可见，对于因含有地名被驳回的商标，基础出发点能够先从该地名是否为中国公众所普遍知晓出发。
2.中国公众知晓的是外文的外国地名还是外国地名的中文译文
对于外国地名而言，还能够基于中国公众的认知能力和认知习惯，进1步判断地名的中英文表达方式是否均已经为中国公众所熟知；有些外国地名，尽管中国公众知晓其中文译文，可是对于其英文表达并不熟悉，那么不妨碍其英文表达作为注册商标。
在(2012)高行终字第1001号关于第G980884号“ZURICH HELPPOINT商标驳回复审的二审判决书中，北高院认为：《商标法》第十条第二款中规定的公众知晓的外国地名，是指为中国公众所知晓的外国地名，同时应考虑中国公众知晓的是外文的外国地名还是外国地名的中文译文。假如中国公众知晓的是外国地名的中文译文，而外文的外国地名并不为公众所知晓，则该外文的外国地名不在禁止使用和禁止申请注册之列。就本案而言，尽管申请商标中包含的外国地名“ZURICH对应的中文译文“苏黎世为中国公众所知晓，但该外文表达对于中国公众而言并不具有很高的认知程度。因此，在此情况下，原审法院认定对于中国相关公众而言，申请商标并不违反《商标法》第十条第二款规定，具有可申请注册性是正确的。
3.商标是否包含其他元素，整体上是否具有其他含义
实践中，大多数被驳回的地名商标，均是由地名和其他要素组成，在这种情形下，假如商标因有其他要素的加入，在整体上具有显著特征，商标本身不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，而认定其属于不得申请注册的商标。
根据《商标审查标准》，商标由公众知晓的外国地名和其他文字构成，整体具有其他含义且使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认的除外。
例如：
根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第六条：商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，假如整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。
在(2020)京行终126号关于第29465105号“巴厘龍商标驳回复审二审判决中，北高院认为：诉争商标由文字“巴厘龙构成。尽管巴厘岛为国外著名的旅游胜地，但诉争商标“巴厘龙与作为地名的“巴厘岛存在较为明显的区别，根据我国公众的通常认知和理解，通常不会直接将二者相联络。因此，诉争商标的申请注册申请未构成2013年商标法第十条第二款规定的情形。
假如商标尽管包含其他元素，但整体并未形成区别于地名的其他含义，仍不具有可申请注册性。
在(2019)京行终8165号关于第25834778号“布林克斯吉尔逊&里昂商标驳回复审案中，尽管该商标包含若干其他元素，且“里昂文字位于最后，但考虑到该商标整体上并未形成区别于地名的其他含义，因此一审法院和二审法院均认定诉争商标的申请注册构成了商标法第十条第二款所指的不得作为商标使用之情形。
4.商标是否经过使用足以使公众将其与地名区分
商标的本质目的是为了区分产品和服务来源；假如含有地名的商标经过使用，产生了第二含义，足以使公众区分产品来源，那么仍然能够获准申请注册。因此地名商标是否经过使用产生第二含义，是考虑的重点。
在2013高行终字第884号关于国际申请注册第1024730号“Munich RE及图商标的驳回复审的二审判决书中，北高院认为：本案申请商标由“Munich Re及图构成，尽管其中“Munich含义为“慕尼黑，是德国巴伐利亚州首府，属于公众知晓的外国地名。可是该地名文字“Munich仅为申请商标的一部分，申请商标中还含有“Re和图形。鉴于慕尼黑再保险公司英文名称为“MUNICH REINSURANCE COMPANY，其所从事的是面向保险人的再保险业务，再保险对应的英文为“reinsurance, 且在案文献、《声明》等证据证明“Munich Re能够认知为“MUNICH REINSURANCE的缩写，相关公众不会将申请商标仅仅视为地名。由此可见，尽管申请商标中含有地名文字，可是因有其他要素的加入，其整体上已经形成了有别于地名的其他含义，不宜因其含有公众知晓的外国地名而认定其属于不得申请注册的商标。
笔者经过检索，发现以此理由争辩进而获准申请注册的商标较多，包含：
第9699229号 （包含地名TORONTO）
第9699164号（包含地名NEW YORK）
第9199696号（包含地名NEW YORK）
5.商标是否包含其他元素，且地名仅起真实标明申请人所在地作用
假如诉争商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立，地名仅起真实标明申请人所在地作用的，也能够以此争辩商标的申请注册性。
《商标审查标准》中亦有此类的例子：
例如：
在(2018)京行终632号关于第8130647号“
商标的无效宣告二审判决中，北高院认为：诉争商标中尽管含有"TOKYO"即日本首都东京的英文译名，但仅是起到标明"阿童木"动漫人物形象创作来源地的作用，诉争商标的显著识别部分为"ATOM"及图形部分，进而诉争商标整体上具有区别于地名的含义，不属于2001年商标法第十条第二款所指情形。
那么在地名注册商标之后，是否就此万事大吉、获得绝对的排他性保护呢？或者说，含有地名的商标，其在具体实施商标权的过程中，是否会有限制呢？
问题三：地名注册商标之后的权利范围是否有限制？
商标获准申请注册之后，注册商标人即获得了该商标的专用权，一方面享有在其核定使用的商品或者服务上对其申请注册商标行使标记、使用、许可、转让、续展等权利；另一方面，对别人在相同或者类似的商品或者服务上擅自使用与其申请注册商标相同或者近似的商标的行为，注册商标人有权予以制止。
而含有地名的注册商标之后，由于其组成元素，即地名部分，具有公共资源的属性，因此，其申请注册人享有的商标专用权受到一定的限制。这主要是出于平衡和保护各方利益、鼓励和保证公平竞争、维护社会经济正常秩序的考虑。
根据《商标法》第五十九条：申请注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接标明商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及他特点，或者含有的地名，申请注册商标专用权人无权禁止别人正当使用。
假如别人使用地名的目的是为了描述、介绍地理位置、地理环境，并非作为区分产品来源的商标使用，即便该地名包含在申请注册人的申请注册商标中，别人也是完全有权对该地名进行合理使用的。
在(2019)粤民终1597号关于鹰潭枫丹白露酒店有限责任公司、芒果网有限责任公司与深圳市丹枫白露酒店投资管理有限责任公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审民事诉讼中，深圳市丹枫白露酒店投资管理有限责任公司基于其在先申请注册的第3577620号“
、第3577619号“
商标，主张鹰潭枫丹白露酒店有限责任公司、芒果网有限责任公司在酒店招牌处、酒店宣传册、客房用品、酒店外围道路广告牌、官方网站等处使用“枫丹白露标识，侵害了其涉案商标权。
二审法院审理后认为：
1）被诉侵权标识的主要部分为“枫丹白露，与深圳丹枫白露酒店涉案商标构成近似；
2）“枫丹白露、“枫丹白露宫是法国著名的历史、文化、旅游“Fontainebleau名镇和以及宫殿的中文翻译，不仅在法国并且在中国都均有较高的知名度，已经成为公共领域的资源，不能被个别人独占享有。被诉侵权标识的主要部分即法文部分与法国著名“Fontainebleau地名完全一致、中文部分也完全对应该法文的中文翻译，被诉侵权标识的其余图案部分与深圳丹枫白露酒店涉案申请注册商标不相同也不相近似。综上，深圳丹枫白露酒店无权禁止别人正当使用“枫丹白露这一外国地名，鹰潭枫丹白露酒店使用被诉侵权标识并不侵害深圳丹枫白露酒店涉案申请注册商标权。
由此可见，含有地名或者与地名近似文字的商标权人，其享有的商标禁止权，是有限制的；假如别人使用地名的目的在于指示或描述地理位置或者客观事实时，权利人无权禁止该种使用行为。
但同时，对含有申请注册商标地名的正当使用的前提应该是使用人使用该地名时，公众从该地名标识得到的启示是地名本身，即该地名的第一含义，而不是将别人商标意义上的标识作为自己商品的标识的意义使用，且使用人的行为出发点是善意的、程度是合理的。假如超过了必要的尺度，权利人也要适时出手，维护自己的合法权益。
在“小龙坎侵害商标权纠纷二审民事诉讼中（(2019)晋民终577号），二审法院认为：上诉人山西潮牛公司在店内招牌、装潢、餐具、订餐卡等多处突出使用“小龙坎或者“小龍坎字样标识。对于上诉人山西潮牛公司提出的小龙坎系重庆市的1个地名，使用小龙坎不属于商标性使用。商标法中关于地名的正常使用是指用于描述、介绍地理位置，本案中上诉人将在招牌、店内装潢等多处使用“小龙坎，其对于“小龙坎的使用存在“区别商品或服务来源的功能，已经构成商标性使用。
结语
兵法讲究攻与守的辨证关系，在进攻中包含着防守要素，在防守中又蕴藏着攻击意义；含有外国地名的注册商标中亦有攻与守的平衡。对于企业而言，在“地名商标申请之初，要积极做好防守工作，在顺当获准申请注册之后，做好后续维权工作，实现攻与守的平衡，提前布局，具有现实的意义。
商标共存的出路
美国的蒂罗斯——莱格特纳斯规则(TeaRose-RectanusDoctrine)是商标共存制度的发端，在一定条件下，容许相同或近似商品上使用相同或近似商标。这一规则来源于美国1916年的“TeaRose”商标案和1918年的“Rex”商标案。美国联邦最高法院皮特尼(Pitney)法官从这两个判例中归纳出来了商标共存的两个必要条件：首先必须商标使用人的主观善意，其次必须满足远方市场的条件。在中国的司法实践中，有关商标共存的第一案是2010年最高人民法院终审的“鳄鱼”商标案，该案开创了我国商标共存的司法审判创新，从司法上认可了我国的善意商标共存。2012年最高人民法院审理的“鸭王”商标案也是商标共存的典型，该案通过混淆可能性阐释了商标共存。与国外的商标共存发展历史相比，我国对商标共存的研究起步相对较晚，我国能够从国外的商标共存探索中获取有益的经验。为避免机械性司法以及同案不同判的现象，有必要有条件地承认商标共存，厘清商标共存的适用前提或者具体条件。
1
以主观善意为前提
前文已经提到商标共存主要涉及两种：一种是在先使用情形下客观形成的商标共存，另一种则是申请注册商标之后形成的商标共存。无论是哪一种情形下的商标共存，均要求当事人主观上是善意的。对于在先使用商标共存，我国在2013年出台的《商标法》中对商标在先使用权加以了毫无疑问，间接地承认了在先使用情形下形成的商标共存。但对此情形下形成的商标共存尤其强调在后的商标专用权人主观上必须是善意的。一方面，在后商标专用权人不能具有搭载商标在先使用人良好商誉便车的心理，即不能通过傍名牌以推销自己的产品或者服务，抢占商标在先使用人本应享有的贸易机会，增加消费者的选择成本，扰乱市场的秩序。同时，先使用商标人也不能利用注册商标这一劳永逸的合法手段，进行“商标圈地”，以伺机向商标在先使用人以高价进行商标兜售，使得商标在先使用人处于一种被动的孤立无援的地位。另一方面，对于在先使用商标人而言，尽管其对申请注册商标享有在先使用权，但这种权利的行使也必须是基于主观的善意才行。因此商标法中对商标在先使用人的权利进行了严格的限制，即商标在先使用人只能在原有的市场范围内使用商标，不能进行市场扩张。商标专用权人认为有必要之际，还能够要求商标在先使用人在其使用的商标上附加必要的标识，以便于消费者区分各自商品或者服务。对于在后使用商标共存，商标在后使用人主观上毫无疑问应当是善意的，否则极有可能构成对注册商标人商标专用权的侵犯。因此，此处的善意应当有更为严苛的条件来限制。首先，在后使用人对商标的使用应当持续了相当长的时间，笔者认为至少以5年及以上为宜，以此避免商标在后使用的投机行为。其次，注册商标人的市场与在后使用人的市场相隔较远，在地域上不具有重叠性。但随着网络科技的蓬勃发展，商事主体之间在地域上的市场区划越来越模糊，1个商品或者一项服务很难说是集中于某一地域的。因此，在判断地域市场是否重叠时，应当尊重客观形成的市场格局，这种市场格局必定是长时间形成的。由于不同的商事主体的市场格局塑造能力参差不齐，因此在此也就没有必要对这种市场格局的持续时间做出过于死板的规定，只要尊重客观形式的市场格局即可。这就代表着在后使用商标人假如主观上基于善意，客观上对申请注册商标进行了长期的使用，最终使得自己在与商标权人相隔较远的市场打出了新的一片天地，则此时应当尊重商标专用权人与在后使用商标人客观上形成的市场格局。最后，在后商标使用人利用商标所建立起来的商誉必须是通过自己的辛勤努力而积累的，并非出于搭便车心理而利用注册商标人商标所承载的商誉，并且市场中的消费者客观上也不会对二者的商品或者服务发生混淆，从而作出错误的消费决策。2
混淆可能性或淡化实害性的排除
商标共存，必然导致同一市场上存在着两个相同或者相似的商标。此刻又分为两种情形:一种情形是在相同或者类似的商品或者服务上商标的共存，此时应当站在公众的视角分析消费者是否会对共存的商标发生混淆。商标混淆最初是指消费者对商标的来源发生错误的认识。近些年，混淆的范围在扩大，除了来源混淆之外，关联关系混淆、初始兴趣混淆、售后混淆等混淆类型相继出现。[6]但无论是什么类型的混淆，都不能实际损害商标专用权人的销售力。因此，倘若在相同或者类似的商品或者服务商上商标的共存，不会导致相关的消费者对相同或者相似商标的来源发生混淆并由此做出购买商品或者服务的决定，即没有发生消费者本想购买此产品而由于商标的共存导致实际购买了彼产品的情形，此时消费者的利益以及注册商标人的实际利益均未受到损害，那么商标的共存应当是被容许的。毕竟商标本身是一种符号，商标专用权人对这种商标符号本身不应当具有垄断性的权利，而只是对这种特定商标上所承载的商誉享有类似于所有权的专有权。另一种情形则是在不相同或者不类似的商品或者服务上商标的共存。我国目前的《商标法》对于一般商标的保护仅限于同类保护，只对驰名商标予以跨类保护。因此，对于一般商标而言，在不同类别的商品或者服务上使用相同或者相似的商标所导致的商标共存是容许的。可是对于驰名商标而言，即使是在跨类的商品或者服务领域也不容许使用与驰名商标相同或者类似的商标，此规定主要是为了让驰名商标不被淡化。所谓淡化即商标被弱化或者污损，损害商标的信息价值功能以及地位彰显功能。[7]由此观之，在驰名商标领域，商标共存似乎被绝对地避免了。笔者认为，对驰名商标的反淡化保护有其固有的内在价值，毕竟驰名商标中凝结着比普通商标更多的价值。但并不是任何跨类的商标使用都会淡化驰名商标，如在一些火车站、客运站等人流量大的地方，往往云集着许多的假名牌，如CalvinKlein、Chanel箱包等，其售价往往就几十到几百不等，此刻若有消费者购买，是典型的知假买假，消费者主观上并不会淡化对这些品牌的认识。为此，巴顿碧毕教授也认为：当两个相同的商标在相同的市场上存在，明显会使各自的独特性丧失，但它们不会彼此弱化。它们不会使消费者增加搜索成本，或者使消费者支出时间思考各自商标的不同来源。[8]再者商标淡化的结果往往难以客观地呈现出来，也没有实例证明商标被淡化后会影响商标的销售力，因此为避免对驰名商标的过度保护，能够认为仅有在客观上确实存在驰名商标被淡化的实害性时，才能排除在跨类的商品或者服务上使用相同或者近似的商标，否则应当容许跨类的商标共存，驰名商标也不例外。3
达成商标共存协议
商标共存协议是指两个或者两个以上的主体约定相同或者近似商标在无混淆可能性的情形下共存的协议，该协议容许当事人就商标的和平共存设定规则。[9]我国司法实践中对商标共存协议的效力认定存在争议，否定商标共存协议效力的学者大都以违背社会公共利益为由。也有学者认为商标共存协议违背了我国的注册商标制度，当属无效之约定。可是注册商标是商标使用人的一项强制性义务吗？答案是否定的。商标使用人在对商标进行使用时完全能够不进行申请注册，当然这也面临着一定的风险。因此，我们认为我国《商标法》所规定的注册商标制度仅仅是一项管理性强制性规定，而并非效力性强制性规定，违背了管理性强制性规定的商标共存协议并非一定无效。商事主体之间为了包容性发展又或者避免双方发生诉讼纠纷等共同合法的利益从而达成商标共存协议，商定各自能够在各自的领域使用相同或者相似的商标，应当被视为是有效的。首先，商标共存协议是商事主体之间自由意志的表达，认定其有效是对契约自由原则的最基本的尊重。其次，商事主体之间达成的商标共存协议无非也是民事合同的一种，在认定其效力时与普通合同的效力认定应当别无二致。再者，商标共存协议的达成有利于积极预防和避免商标纠纷，减少不必要的司法资源浪费。因此，商标共存协议的有效性应当得到认可。可是为了防止商事主体之间将商标共存协议变相演变为区划市场的协议或者垄断协议，笔者认为商标行政主管机关应当要求对商事主体之间达成的商标共存协议进行备案并进行初步的审查。初步的审查可主要涉及到协议的主体是否适格、共存的具体商标、共存的期限、各自使用商标的范围等，以此来规范商标共存协议的缔结，避免损害公共利益的事件发生。综上，承认商标共存协议的有效性在维护既有商标秩序的前提下又实现了各商事主体之间最大限度的包容性发展，可谓一举两得。4
力求立法与司法现状的统一
司法实践中由于商标立法的不明确或者不完善，难免会出现商标共存案件同案不同判的现象。不同法官对商标共存在中国的适用以及商标共存协议有各自的见解。北京市高级人民法院知识产权庭法官石必胜认为商标共存协议的前提条件是不得与《商标法》的目的和功能相抵触，只要满足这个条件才有意义继续探讨共存协议的效力和内容。北京市高级人民法院法官亓蕾认为，应当尊重当事人的自由意思标明，假如从当事人的协议或者同意书中，能够看出引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者说是能够容忍的，则应当容许商标共存。最高人民法院知识产权庭周云川法官则认为不能完全否定共存协议，相反应当充分毫无疑问共存协议，并赋予共存协议极大分量。从各位来自商标司法一线的法官意见中能够看出司法实践中对商标共存的接纳。诚然，法律的出台具有一定的滞后性，但司法实践却不能同当前的社会实际脱轨。在商标司法的进程中，为了平衡各方的利益，实现最大限度的公平正义，基于必要的历史原因以及现状格局，有必要认可市场上的商标共存。此时，司法实践就会根据社会的必须总结出一种更为灵活的司法理念，从而为立法的完善提供鲜活的血液与养分。因此，为了推进商标立法与司法的统一，减少同案不同判的现象发生，《商标法》应当尽早对司法中的商标共存问题作出回应。
