商标的指示性合理使用美国司法实践,商标的指示性合理使用欧盟司法实践

商标的指示性合理使用美国司法实践

指示性合理使用的概念起源于美国的判例法。在美国，对于第三人未经许可使用别人的商标来指代别人的商品是否构成指示性合理使用的问题，美国联邦第九巡回法庭在NewKidsontheBlockvs.NewsAmericaPub.,Inc.案中，首次确立了构成指示性合理使用的3个前提条件（以下简称NewKids检验标准）：第一，必要性，假如不使用商标消费者就无法识别产品的来源；第二，使用的方式必须在合理的必要范围内；第三，被告在使用商标的过程中不得让人认为其与商标权利人之间存在许可的关系。在该案中，美国联邦第九巡回法庭用NewKids检验标准中的三要素测试替代了传统的混淆可能性测试方法。该法庭认为，只要经过NewKids测试并被认定为指示性合理使用的商标使用行为就不会构成混淆，是合法的商标使用。而在美国联邦第五巡回法庭审理的PebbleBeachCo.v.Tour18ILtd.案中，法官认为只要商标的指示性使用不构成易导致混淆的近似，那么该使用就不构成侵犯商标权。不同于美国联邦第九巡回法院，美国联邦第五巡回法院在该案中仅采纳了NewKids检验标准中的前两个标准，而并没有使用第3个标准“被告在使用商标的过程中不得让人认为其与商标权利人之间存在许可的关系”。法院认为在用于识别来源的直接比较广告的情况下的指示性使用中，第3个标准是始终能够得到满足的。除此之外，不同于美国联邦第九巡回法庭的判决，美国联邦第五巡回法庭认为指示性使用的判断标准并不能替代传统的混淆可能性测试法，在考虑指示性使用的判断标准时应当结合传统的混淆可能性测试方法进行分析，以避免降低构成混淆的标准。此后，美国联邦第三巡回法庭在CEntury21RealEstatecorp.v.Lendingtree,Inc.案中重新采用了包含3个要素的NewKids检验标准并对该标准进行了进1步完善，在基本保留这3个条件的同时，尤其是对其第3个构成要件“被告在使用商标的过程中不得让人认为其与商标权利人之间存在许可的关系”进行了重新表述。经重述后的第3个条件是，“被告的行为或用语是否能够真实且准确地体现原告（商标权利人）与被告的商品或服务之间的关系”。该表述不仅将NewKids标准第3个条件的含义包含在内，并且使其外延更加完整。也即是说，假如被告的行为让公众误认为被告与商标权人之间存在某种关联关系——但事实上这种关系并不存在——则被告不能援引指示性合理使用的抗辩。而关于指示性合理使用判断与混淆可能性判断的问题，美国联邦第三巡回法庭认为是否构成商标合理使用与是否构成商标混淆是两个独立且并不相互排斥的问题，两者均是积极的抗辩理由。但这并不代表着在相关案件中不必须首先进行混淆可能性判断。相反，即使构成了混淆，假如符合指示性合理使用测试标准，那么该使用也是正当的。2016年，美国联邦第二巡回法庭在InternationalInformationSystemsSecurityCertificationConsortium,Inc.v.SecurityUniversity,LLC案中再次赞同并适用了由美国联邦第九巡回法庭及美国联邦第三巡回法庭创立和发展的NewKids测试标准。但在指示性合理使用测试标准与传统的混淆可能性测试标准的关系上，美国联邦第二巡回法庭并不赞同美国联邦第九巡回法庭用新的指示性合理使用测试取代传统的混淆可能性测试的思路。美国联邦第二巡回法庭强调，其所辖的地区法院在判定描述性使用是否构成混淆时，应当将NewKids测试标准与传统的Polaroid混淆可能性测试标准相结合，即指示性合理使用的3个判断标准应当作为混淆可能性判断的考虑因素。从以上由四家不同的美国联邦巡回法庭作出的判决能够总结出，美国目前的司法实践中主要的观点还是认为构成指示性合理使用必须满足NewKids检验标准中的必要性、合理性以及相关公众误认的可能性这3个条件。但关于指示性使用的NewKids检验标准与传统的混淆可能性判定之间在涉及指示性合理使用案件审理中的关系，不同的联邦巡回法庭之间仍存在意见的分歧。美国联邦第九巡回法庭将NewKids检验标准作为传统混淆可能性检验标准的替代，并认为只要符合该三要素就不会构成混淆，这种路径是将指示性使用的相关特点融入了混淆判断中并简化了传统的混淆可能性判断要素，其本质仍是混淆可能性判断；美国联邦第三巡回法庭则将指示性使用与不构成混淆可能性作为两个独立的积极抗辩理由；美国联邦第五巡回法庭和美国联邦第二巡回法庭则是将NewKids测试标准与混淆可能性测试标准结合起来，以判断指示性使用是否会构成混淆，从而判断该使用是否为合理使用。各联邦巡回法庭之间分歧的实质，实际上是在指示性合理使用的抗辩中是否必须以不构成混淆为前提以及二者之间究竟存在着何种关系的问题。由于美国是判例法国家，故对于指示性合理使用的判定并没有形成全国统一的司法裁判思路，但各联邦巡回法庭关于指示性合理使用判定与混淆可能性判定关系的不同理解，仍然值得我们参考和反思。

商标的指示性合理使用欧盟司法实践

在欧盟，司法实践中法院对于正品转售商使用商标权人商标的行为的司法裁判观点主要体现在欧共体法院1999年审理的BMW案中。在该案中，被告Deenik先生在荷兰经营一家汽车修理厂，销售BMW的二手汽车，并从事BMW汽车的修理与维护，但他不是BMW在荷兰的销售网络中的特约经销商。欧共体法院在该案中被请求作出初裁意见的问题之一是，被告是否有权为其销售的BMW二手车做广告。根据《欧共体商标指令》（89/104/EEC）第7（1）条关于商标权利用尽原则的规定以及欧共体法院在先的有关判决（例如Dior案），法院认为，诚然转售商在销售经商标权人合法投放市场的商品过程中，有权通过广告使用该商标来吸引公众的注意，可是权利用尽原则还必须要受到《欧共体商标指令》第7（2）条规定的例外的限制，即商标权人存在合法的理由来阻止转售商对其商标的使用，尤其是当商品的条件受到改变或者损害的情况下。就该案而言，法院认为假如转售商使用商标进行广告的方式有可能导致公众认为在转售商与商标权人之间存在某种商业关系，尤其是假如这种使用有可能导致公众认为转售商属于商标权人的销售网络或者二者之间有某种特殊的关系时，就属于《欧共体商标指令》第7（2）条所规定的商标权人阻止转售商使用其商标的“合法理由”。法院进1步指出，导致产生这种错误联络的广告对于继续转售商品而言并不是必须的，转售商对于商标权人的合法权益未尽到善意的注意义务，并且其不正当利用权利人商标商誉的行为还会导致商标的价值受损。这也与商标保护的目的相违背，即防止商标权人的竞争者不正当地利用其商标的市场地位和声誉。但若该类广告有不会造成误导相关公众认为该二手车经销商与商标权人有商业上的联络的风险，仅凭转销商通过在广告中使用商标来宣传以获得更多的销售方面的利益这一事实，且在其他方面使用人在宣传中遵守了诚实信用原则，那么这样的使用并不会构成权利用尽的例外，进而不会构成侵权。故而对于转售商使用商标时必须在合理的范围内进行，从欧共体法院的论述中也可概括出转售商在使用商标时必须满足必要性、善意、不得导致消费者产生混淆误认转售商与商标权人之间存在特约经销或授权许可等关联关系、不得导致商标的价值受损等条件。值得注意的是，欧共体法院在BMW案中，针对被告未经许可在宝马二手车的销售中擅自使用BMW的商标的正当性基础，法官是通过对商标的权利用尽理论的论述，认为二手车转售商若不满足一定的条件则会超过商标权利用尽的界限而失去其使用的正当性，构成权利用尽的例外情况，而法官所援引的法条也是当时的《欧共体商标指令》（89/104/EEC）第7（1）条关于商标权利用尽原则的规定，而不是指令第6（1）（c）款中关于指示性使用的规定。然而，欧盟的这一思路在2015年修改的现行《欧盟商标指令》（EU）2015/2436中已经有所转变。现行的《欧盟商标指令》第14条第1款第（c）项中规定道：“欧盟商标的商标权人无权在以下交易过程中禁止第三方使用其商标……（c）使用欧盟商标以识别或指代该商标所有人的商品或服务，特别是，假如必须使用该商标来表明产品或服务的预期目的，特别是在配件或零部件领域的使用”；第14条第2款：“第1款仅适用于第三方的使用行为符合诚实信用的工商业惯例的情况”。在2017年修改的《欧盟商标条例》（EU）2017/1001第14条第1款第（c）项及第2款中也出现了相同的表达。相比于早前《欧共体商标指令》第6（1）（c）款中对指示性使用的规定，新的指令和条例增加了“使用欧盟商标以识别或指代该商标所有人的商品或服务”的情况，涵盖范围更广。这也表明了欧盟的立法者对美国等域外的司法实践进行了有益的借鉴，并通过对于指令和条例的修改将使用别人商标来指示商标权人的商品或服务的商标使用行为纳入指示性合理使用的范畴之中。该思路的转变也能够从现行《欧盟商标指令》序言第26段及2017年《欧盟商标条例》序言第21段得以体现：“进1步讲，商标权人不应当被授予禁止为了识别或指示权利人的商品或服务而为的诚实信用的商标使用行为的权利。第三方在转售由商标权人首次售出的或经商标权人授权而售出的正品时，只要其使用行为同时符合工商业的诚实信用的惯例，那么该第三方为引起消费者的注意而使用权利人商标的行为应当被认为是合理的。”