商标淡化的损害标准问题,商标淡化的损害标准问题

商标淡化的损害标准问题

上诉法庭（即第二巡回法庭）首先根据FTDA和纽约州法的相关法律条文，对淡化的构成进行了分析。法庭认为在FTDA之下，淡化构成必须5个条件，即商标驰名、商标具有显著性、后者的使用是商业使用、后者的使用在商标驰名之后、后者的使用造成在先商标的显著特征的淡化。除了商标具有显著性以及造成显著性特征的淡化这两个条件可能意义不明外，其余3个条件的意思是非常清楚的。法庭认为，商标的显著性和名声是不同的特征，显著性是商标的1个重要的概念，将商标按照强弱层级进行排列，显著性程度部分决定了其受保护的程度：最少层次的是通用词汇，其完全没有显著性也不受商标法保护；比其高一层级的是描述性商标，同样几乎没有显著性，因此仅有在它们获得了“第二含义”之后，才能获得保护；再高一层的是暗示性商标，处于中间性质，这些商标对产品的品质或者特征有暗示的意味，它们比描述性的商标的显著性要高，不必须证明“第二含义”。可是它们的显著性相对还是低的，因此比显著性更高的商标，例如比任意性商标和臆造性商标所受到的保护要少。假如商标与所申请注册的商品类别之间不存在任何联络，那么就是任意性商标和臆造性商标。可是，即使在这个类别中，显著性也还是不同的，例如，尽管有些商标是任意的，可是它们的显著性一般，由于它们本身很普通。显著性最强的是那种完全是想象的，且不会引起人们对相关产品使用经验的联想的商标。任意性商标和臆造性特征使得商标具有显著性，竞争者在同样的产品或者服务上使用相同或者类似的商标不具有正当性。法庭认为从文本上看，淡化对象是驰名的和显著的，因此应该具备两者的特性。至于本案的PF的商标，法庭认为其显著性既不是最高，也不是最少的，而是适中得足以得到反淡化法的保护。至于何谓造成淡化，法庭认为在FTDA中是“驰名商标指示或者区分商品或者服务的能力的削弱”，在纽约州法下则是“明白无误地指明出处的能力”的丧失。上诉法庭指出，尽管案中的两个商标并不完全相同，但两者在颜色、形状、大小、味道上非常相似，足以使后者对前者的显著性造成损害。Nabisco抗辩认为将两个产品对比的方式是不对的，完全忽视了其使用的背景，Nabisco的饼干的包装袋与PF的完全不同，消费者根本不会在两者之间产生联想。可是法庭认为这种说法不足采信。由于，尽管包装完全不同，可是消费者有可能是在宾馆、酒吧或是在朋友家里的餐桌上，而不是在包装盒子里，看见金鱼饼干。如同事后混淆已经获得承认一样，法庭认为淡化也存在事后淡化的类型。至于Nabisco认为反淡化条款不能适用在竞争性产品上的抗辩，上诉法庭认为没有依据。淡化在直接竞争性产品和非竞争性产品上都可能发生，并且，假如两者的产品更加类似，则发生混淆或者淡化的可能性就更大。在这两种情况下，商标权人都有权获得救济。上诉法庭指出，联邦立法的条文与Nabisco的立场是相反的。立法条文清楚地指出：“不管是否存在驰名商标权人和后使用者之间的竞争??”对于在竞争性产品上不必须适用淡化，由于传统的侵权理论就能解决相关问题的看法，上诉法庭标明反对。上诉法庭更进1步指出，在缺乏相反立法的情况下，存在其他方式的救济并不能成为将该法条解释为不适用在类似场合的原因。在纽约州法之下，早已有反淡化法不仅适用在非竞争性产品上，也存在于竞争性的产品上的判定。FTDA也应如此。至于被告对饼干形状的使用是否属于商业使用问题，上诉法庭在裁判中没有用太多笔墨。上诉法庭认为，尽管是否属于商业使用在司法实践中的判断很复杂，但在本案中，至少Nabisco与电视台的合作并通过Nabisco的饼干推进电视台的品牌的行为已经构成了商业使用。

商标淡化的损害标准问题

上诉法庭在最后阐述了是否必须证明实际淡化的问题。上诉法庭指出，Nabisco根据第四巡回法庭的RinglingBros．案，诉称在FTDA之下的淡化的证明标准应该是实际的、已经发生的损害标准，但这不是上诉法庭的立场。“由于我们不同意第四巡回法庭的这一解释。尽管法条的字面是‘导致淡化’，但我们认为国会的意图应该是希望在实际损害发生以前就提供一种救济。假如按照第四巡回法庭的这样一种理解，仅有完全的、实际的损害发生以后商标权人才能提起诉讼，而由于在被告没有恶意的情况下法条只规定了禁令这一种模式，那么就代表着这样的一种损害是永远也无法赔偿的。这样的一种理解事实上也对后使用者不利，由于在后使用者必须尽快了解其对在先商标的使用是否侵权，而实际淡化标准使得后使用者的商标不知何时就面临被禁用的下场。”法庭最后还指出，不管是采取实际淡化标准还是淡化的可能性标准，对Nabisco都没有实际的协助，由于纽约州的淡化条款采取的是淡化的可能性标准。总之，第二巡回法庭认为，在FTDA中，基于淡化损害的禁令的前提是“可能”产生淡化。随后，第七巡回法庭在EliLily案中，第六巡回法庭在Moseley案中都坚持了淡化的可能性标准这一立场。第七巡回法庭在EliLily案中注意到，假如跟随第四巡回法庭的实际淡化标准，那么，当商标权人能够起诉时，被告完全可能以驰名商标权人的商标被其他许多人使用从而已丧失显著性进行抗辩。并且，实际淡化标准也对商标的后使用者不利，由于这使得后使用者在进军1个新的领域时，不能进行未侵权的声明。显然，国会不会希望寻求这种无效并且不公平的结果。除此之外，实际淡化标准实际上将商标权人置于不可能进行举证的地步：在许多场合下，对驰名商标的损害并不会必然导致其销售额的减少；即使其销售额减少，也很难证明这种减少与商标淡化有何必然联络。而直接依据即便是考虑周密的经验性的消费者调查，其所得的淡化损害结果同样会让人生疑。很难想象，国会在联邦法层面一方面提供商标淡化的诉因，一方面又通过举证使其变得不可能。因此第二巡回法庭的“淡化的可能性”标准值得追随。可能损害还是实际损害？这对商标权人而言实有天壤之别。原因在于，要证明实际损害难度极大。(EthanHorwitz的说法是：“作为1个律师，我得告诉你证明实际损害那是相当难，假如实际损害证明是标准，那么实际上，FTDA提供的保护就是空的。”参阅EthanHorwitz．OversightHearingontheFederalTrademarkDilutionAct．BeforeU．S．HouseofRepresentativesSubcommitteeonCourts，theInternetandIntellectualProperty，February１４，２００２２００２WL２３４６８４（F．D．C．H．）)１９９９年的美国商标法修正案似乎也把淡化的标准明确到可能淡化的程度，否则不能理解在还没有使用的情况下，为何能够制止其别人申请注册可能产生淡化的商标。然而，美国最高法院却在２００３年的Mosley案中认定：FTDA的条文明白无误地要求实际淡化的显示，而不是淡化的可能。