商标淡化的构成要件与商标显著性,商标淡化的可能性的判定

商标淡化的构成要件与商标显著性

对于商标淡化的构成要件,许多美国法院法官都试图进行总结,但由于受到商标混淆可能理论的影响,许多对商标淡化构成要件的总结并不准确1989年美国第二巡回法院在MeadDataCEnt.,w.ToyotaMotorSale,U.S.A.,Inc一案的判决书中,对于形式化分析商标淡化的构成要件提出了6个要素:(1)商标的相似性;(2)贴附商标的产品的相似性;(3)消费者的经验;(4)掠夺性的目的,将竞争对手排挤出市场的目的;(5)在先商标的声誉;(6)在后商标的声誉。但却遭到了一些学者的批判:“这些要素是典型的混淆可能分析的产物,与商标淡化不具有特别关联性,或者说对解决由于模糊引起的淡化争议没有协助。”麦肯锡认为,对于商标淡化行为能够从3个方面进行分析:(1)多重侵犯性使用将引起不断积累地对知名商标的损害;(2)对于普通消费者而言,被诉商标将使人想起知名商标;并且(3)模糊将导致对知名商标的力量造成损害。这里小编主要根据商标显著性理论对第2个方面的要件进行分析,即对于普通消费者而言,被诉商标的淡化使用是否会使消费者联想起知名商标。淡化理论假设相同商标在被使用在不相类似的商品上时,消费者会首先联想起某个知名商标。从商标显著性的角度来看,对于有些商标,如臆造性商标确实会发生该联想的假设。其原因就在于臆造性商标是新创造的商标,在一定语言或文化背景中除了标示特定来源并不具有其他意义。例如,普通消费者假如在报纸广告上看到了KODAK旅行社,他会想起生产照相机和胶卷的KODAK公司。这是由于对于这个词语,并不存在其他意义。在这样的案件中,这样的假设是存在的,即在后商标让人想起了知名商标。可是,这一心理假设并不是对所有商标都是成立的。例如,对于显著性同样较强的任意性商标,由于该商标在原有语言或文化背景中是有意义的,因此假如将它使用到不相似的商品种类中,普通消费者并不一定就会首先想到在先使用的知名商标。例如,著名网上图书出版商AMAZON商标,它不是1个臆造性商标,而是1个任意性商标,根据维基百科的解释该词语共有9种意义:(1)南美洲的亚马孙河;(2)希腊神话中的1个民族;(3)亚马孙雨林;(4)亚马孙平原;(5)亚马孙巴西的行政区之一;(6)委内瑞拉的行政区域之一;(7)秘鲁的行政区之一;(8)哥伦比亚的省份;(9)亚马孙公司:美国的网上商店。而当消费者在与网上书店无关的领域,见到AMAZON商标时,为何会立即想到知名的AMAZON商标呢?为何不会想到该商品来自于具有生物多样性的亚马孙热带雨林,或者与神秘的亚马孙女战士有关呢?小编认为,在这种情况下并不能得出看见AMAZON商标立刻就会联想到AMAZON网上书店的结论。那么在这种情况下,该商标在非相似商品上的使用是否会导致在先商标显著性的淡化是值得商榷的。美国《兰汉姆法案》第1125条第1款规定:假如别人在商业中对商标或商号的商业性使用是在该商标取得知名度之后,并且导致了该知名商标显著性的淡化,知名商标的所有人有权依据衡平法的原则和法院认为合理的条件,获得对该使用的强制令,以及本款规定的其他救济。在判断1个商标是否显著和知名时,法院能够考虑但不限于下列因素:(a)该商标固有的和经使用取得的显著性程度;(b)该商标在相关商品或服务上持续使用的时间和程度;(c)该商标广告宣传的持续时间和程度;(d)该商标被使用的商业区域的地理范围(e)使用该商标的商品或服务的商业渠道;(f)该商标在商标所有人和强制令所针对的人的商业区域和商业渠道内的知名度;(g)第三方对相同或相似商标使用的性质和程度;(h)该商标是否已依据1881年3月3日的法案,或1905年2月20日的法案申请注册,或已在主申请注册簿上申请注册。该规定十分详细地对判断商标淡化必须考虑的因素进行了列举。但问题是,在具体案件中,怎样证明上述要素存在,并且要证明在先商标显著性正在淡化而不是存在淡化之虞是存在许多困难的。

商标淡化的可能性的判定

尽管TDRA明确了淡化的可能性标准，并且Lanham法第４３条第（c）款第（１）项明确规定：“具有显著性（固有的或者通过使用而获得的）的驰名商标所有人，在商标驰名之后，有权禁止别人商业使用该商标或企业名称，只要这样的使用可能导致商标权人驰名商标的弱化或者丑化；而不管是否存在实际或者可能的混淆，或是竞争，或是实际的经济损失。”法庭通常也依此在认定是否构成淡化的可能性时进行如下的分析：原告拥有的是否是驰名商标？被告的使用是否在商标驰名之后？被告的使用是否属于商业使用？被告的使用是否可能导致商标的淡化或者丑化？然而，不管是坚持淡化的可能性标准还是实际淡化标准，法庭真正头疼的是对上述第4个因素的判定，即“可能导致商标的淡化或者丑化”怎样判定？美国法庭对于该问题的探索甚至能够追溯到FTDA以前。在１９８９年的LEXIS案中，第二巡回法庭就纽约州下的反淡化法中同样的问题进行了有益的探索。该案的原告，是著名的法律数据库LEXIS的服务提供商———Mead数据中心公司，而被告则是日本丰田汽车公司美国分公司。丰田汽车在美国市场开始是以生产经济适用的小轿车闻名。１９８７年，丰田开始开拓更为高级和豪华的汽车市场，推出一款名为LEXUS的豪华款轿车，并开始进行舆论造势。尽管“LEXUS”是丰田杜撰出来的，可是Mead公司在看到相关的广告后认为自己的商标可能会受到侵害，因此发函希望丰田停止“LEXUS”的使用。丰田拒绝后，Mead公司依据纽约州法和联邦商标法提起诉讼。法院认为无法依据美国的Lanham法，因而依据纽约州的州淡化法进行审理。纽约州的反淡化法的规定如下：“在注册商标或者未申请注册的案例中，或者在反不正当竞争的案例中，即便不存在当事人之间的竞争或者商品或者服务出处的混淆，对于商业声誉的损害的可能或者对于商标或者企业名称的显著性的淡化的可能都能够成为颁布禁令的理由。”因此，法官认为，在纽约州法下，淡化有两个必备因素：原告的商标必须显著，以至于可能会被淡化。被告的使用必须构成淡化的可能性，包含弱化或者丑化。由于并不存在丑化的情形，法庭主要探讨了是否构成弱化的问题。两造各自的商标见下图。