美国商标反向假冒的构成要件,美国商标反向假冒制度的发展

美国商标反向假冒的构成要件

美国反向假冒的构成要件。美国司法实践中一般认为,反向假冒应当具备3个要件:(1)争议中的产品源于原告;(2)被告错误地指示了产品的来源;(3)对来源的错误指示可能导致消费者混淆。此外有一些法院认为还应当具备第4个要件——原告由于被告错误地指示产品来源而遭受损害。对于《兰哈姆法》第43条第a款规定中所使用的“产品来源”,除了有形财产的生产者外,是否包含有形财产中所包含的著作权人、专利权人等,美国司法实践中曾存在一些分歧,美国最高法院在Dastar商标案中澄清了该分歧,该案判决明确指出,“产品来源”是指有形财产的生产者,而不包含这些产品中所涵盖的任何思想、概念或信息之作者。美国最高法院作出这种界定是非常有必要的,由于假如将产品来源包含产品中所涵盖的思想、概念或者信息的提出者,可能再现已经超过版权或专利保护期限的产品,利用反向假冒获得保护,将会模糊商标与版权或专利之间的界限,为了维护著作权人、专利权人与社会公众的利益平衡,商标法不可能通过反向假冒制度来保护那些超过保护期限而处于公共领域的作品或发明。除此之外,还提出产品来源”除了有形财产的生产者外,还包含对该有形财产的生产承担责任的商标所有人。被告错误地指示了产品来源,实际上包含两个要素,一方面被告作出了改变、消除或取代原告的识别性标识,另一方面这种行为未经原告同意。假如双方当事人之间存在合同关系被告能够从该合同中推导出有权利作出这种改变、消除或取代原告的识别性标识,就不构成反向假冒。例如,在GreenBookIntern.Corp.v.InunityCorp.反向假冒商标案中,原告是软件许可方,它以被许可人在销售该软件以前去掉了原告的识别性标识为由提起反向假冒诉讼,法院驳同了该诉讼请求,理由是原告自己以2000美元的标识许可费为报酬去掉了该识别性标识,法院还进1步指出,即使该许可协议的范围不明确,被告的销售行为是否属于未经许可仍然是1个大问题。假如原告的产品被改变或者被作为被告产品的一部分,更换原告的商标是否构成反向假冒则是1个比较棘手的问题。在Shawv.Lindheim案中,第九巡回法院将反向假冒限于“全部侵占”之情形,声称我们拒绝扩大《兰哈姆法》的保护范围以涵盖联邦版权法能够提供充分救济的情形”。第九巡回法院试图通过采取“全部侵占”标准来平衡反向假冒背后的竞争政策:一方面应当对原告在发展产品或服务上所支出的时间、劳动和精力给予指定,另方而自由地模仿、复制和改进产品对自由市场经济而言又至关重要。通过这种严格的限制标准,法院试图惩罚那些将从竞争者的成果中获利和“搭便车”的人,同时又鼓励改革和发展并促进健康竞争,尤其是对那些不受版权法和专利法保护的产品进行改革和发展。但随后这种严格的“全部侵占”标准出现了松动,在SunnitMachineToolManufacturingCorp.v.VictorCNCSystems案中,法院认为精确地复制并不是构成“全部侵占”的必要条件,“被告对别人产品稍作修改后就贴上其他商标进行销售或许诺销售的行为,仍然可能属于具有过错的反向假冒行为”。

美国商标反向假冒制度的发展

美国反向假冒制度的发展。美国的反向假冒与假冒一样,其依据都在于《兰哈姆法》第43条第a款。反向假冒包含了两种类型:一种是显形反向假冒,即行为人未经商标权人许可去掉其商标而以行为人自己的商标销售该商品的行为;另一种是隐形反向假冒,即行为人未经商标权人许可去掉其商标后没有使用任何商标而直接销售该商品的行为。许多法院都认为隐形反向假冒不具有可诉性,因此在探讨反向假冒时一般都是探讨显形反向假冒。我国《商标法》第52条规定的反向假冒就属于显形反向假冒。美国的反向假冒能够追溯到1918年的InternationalNewsServ.v.AssociatedPress一案,在该案中,被告复制由竞争者收集和发布的新闻,尽管美国最高法院关注的是侵占新闻本身同时也指出被告以自己的名义出版它复制的新闻属于“虚假陈述”,具有可诉性。霍姆斯法官在其并存意见中对欺骗之主体作了详细的分析,认为尽管被告有权利复制新闻,但应当告知读者该新闻来源于最初出版者。霍姆斯认为,被告的行为涉及与普通假冒案件相同的“罪恶”。与现代反向假冒更为接近的判例是1929年第七巡回法院审理的FederalelectricCo.v.FlexlumeCop案,在该案中,被告将原告的所有标记全部换成自己的标记,让人认为是被告生产的,法院判定被告的虚假陈述构成了普通法上的不正当竞争。此后50年期间,美国一些法院支持反向假冒的主张,一些法院则持否定意见。这种状况一直持续到1980年左右。促使美国法院逐渐支持反向假冒的因素主要有两个,第1个因素是WilliamM.Borchard在1977年发表了一篇对相关案件进行分类和评论的文章,该文对反向假冒的危害作了比较深刻的分析,其观点直接影响到此后的一些判例。第2个因素是第九巡回法院在1981年Smithv.Montoro案中的意见。在该案中,1个电影演员的姓名被发行商抹去,并在广告中以另1个演员的姓名替代,该演员因此提起诉讼。第九巡回法院认为,《兰哈姆法》第43条第a款能够适用于那些在经济上相当于假冒的经济行为或实践,这些行为中包含了反向假冒。法院认识到反向假冒和假冒一样,涉及对别人才智和工作成果的错误侵占。这种侵占行为剥夺了产品提供者在姓名和商誉方面的价值,消费者也被该行为剥夺了获知产品真实来源的权利。在该案中原告被剥夺了由该影片获得认可的机会,这是一种严重的侵占,由于对演艺界而言演员向其他电影制片者提供其服务是以其此前的声誉和知名度为基础的。尽管该案并不是判定反向假冒的第一例判例,但法院在该案中的详细分析影响深远。此后不久,美国绝大多数巡回法院都承认了反向假冒。1990年,第五巡回法院对制止反向假冒的理由作了总结,他们认为假冒和反向假冒都应当被禁止,由于它们都涉及企图侵占别人才能。此外,假如没有被告的反向假冒行为,原告将由于公众知晓该满意产品的来源而提高其名声和商誉,因此反向假冒通过剥夺原告利用其产品提高名声和商誉而造成了损害。并且,产品的最终购买者由于欺骗而丧失了知晓产品或服务真实来源的机会。2003年,美国最高法院在DastarCorp.v.TwentiethCEnturyFoxFilmCorp案中指出,根据《兰哈姆法》第43条第a款规定,对那些在产品或服务上使用可能导致对其产品或服务的来源产生混淆的虚假来源指示者,能够提起民事诉讼,虚假来源指示的两种类型包含假冒和反向假冒,反向假冒是指生产者将别人的产品或服务错误地描述为自己的产品或服务。