美国的商标淡化经验,美国的商标反淡化立法

美国的商标淡化经验

美国的商标淡化的联邦立法历史以及司法实践表明：（１）美国一直都在寻求扮演世界标准制定者的角色，而国会在其中的运行操作不可小视。由于商标淡化有利于驰名商标的保护，而美国又拥有较多的世界名牌，因此美国国会在代表商标权人利益的INTA等组织的推动下极力推进商标淡化的立法。至少在FTDA立法之际，美国已经意识到商标淡化的立法较之于国际条约，保护程度还是偏高，可是美国国会乐意看到其作为领袖者的角色出现在世界舞台，并且使本国利益得到加强保护。（２）在推动立法的过程中，美国国会固然要考虑本国利益，可是商标法保护的重点以及保护方式的转变也是其考虑的重要问题。当社会经济发展到一定阶段以后，商标法强调的对于商标所承载的商誉的保护方式也有所转变。假如不进行相应的法律转变，可能对于商标权人，进而对贸易发展可能产生负面影响。美国尝试通过淡化立法实现在新的经济发展阶段的商誉保护的平衡。当然，这一理论并未完全成熟，其理论基础、定义、可实施性等都还必须进1步探索。尽管美国在联邦淡化立法、司法以及行政过程中也遭遇到诸多问题，例如淡化的证明标准问题、利基市场的驰名问题、淡化的类型问题等，有许多问题现在看来也没有完全解决，例如商业外观的淡化保护与其他知识产权保护的分界，判定丑化需考虑的因素等问题。但凭借立法的修正以及司法实践的一些化解，这些问题逐步明朗和清晰。TAA和TDRA都是在FTDA适用过程中出现一些重大分歧时所进行的修正。这些修正使争议得到有效控制，使美国在行政和司法过程中对淡化保护的认识重新达到统一。（３）在特定的场合，美国通常采取与国家单边谈判的方式，使特定的区域或者国家屈从于美国的立法标准，其次再通过其他国家的屈从以及国外的立法状况反过来游说美国国内立法。例如，FTDA听证中提及的欧盟立法以及中美知识产权谈判过程中双方的情况，是典型的先打压外国政府其次反过来推动国内立法的事例。这对于今后中国在中美知识产权谈判过程中应采取的策略或许能给予些许指引。（４）与Schechter最初的思想观念相比，联邦立法中的商标淡化的定义以及理解已经大相径庭。Schechter针对的仅仅是独特的、显著性强的商标，被完全相同地使用在非竞争性产品上的情形，他认为这种情形应该完全被禁止。现有的司法保护远远超越他的构想，不单是独特的显著性强的商标，由于使用而具有获得显著性的商标也同样在淡化保护之列；不单是完全相同的标记，类似的标记的使用也在禁止之列。即使完全相同的商标被用在非竞争性的产品上，假如不存在消费者重叠的相关市场，其使用也可能不被禁止。总之，假如按照商誉保护理论来构建商标淡化保护体系，就会发现Schechter最初的理论并不完美，且存在内在的紧张关系，尽管在１９２７年时称这一理论过于激进并不为过。美国迄今为止的司法实践亦表明，没有人对坚持Schechter历史上提出的淡化理念感兴趣。有理由相信，淡化理论的发展轨迹将与商誉保护紧密结合在一起，而其初始理论将被逐步扬弃。（５）在美国联邦立法中，反淡化条款归属在Lanham法的反不正当竞争法条款之下，ACPA亦然。可是ACPA的立法进程表明，其与其他联邦淡化立法内容之间存在相对的独立性，是专门针对域名霸占行径进行的立法。对域名进行霸占后不开展电子商务活动的行为，尽管广义上也能够将其涵盖在商标淡化法之下，但随着美国司法实践的深入，已逐渐与商标淡化分离。混淆单纯的域名霸占行为与商标淡化之间的界限，将导致淡化概念的不必要的扩张。

美国的商标反淡化立法

自从1947年马萨诸塞州率先制订反淡化法,到1977年,反淡化法对扩大保护商标权人的利益协助不是非常明显。其间,仅有1963年判决应用了淡化理论一起案件。法官不愿适用反淡化法律,主要原因是反淡化条件及淡化理论所确立的商标权利范围边界还比较模糊。由于边界范围不明朗有可能赋予商标权人对商标的垄断权,不利于贸易疏通,限制竞争自由。但1977年是美国各州应用反淡化理论在商标领域的1个重要转折。纽约上诉法院在AlliedMaintenanCECorp.一案中,打破了反淡化的僵局。法院对消费者混淆与淡化进行了明确的区分,认为淡化是:“非类似商品或服务食别人已有的商标或者商标的商业信誉而肥的像癌症那样的增大。”法院认为,反淡化法应给予商标“超出(商标)侵害诉讼和不正当竞争的保护范围”的保护,由此表明,淡化理论在法院的判决中得到了支持。在AliedMaintenanceCorp.一案之后的1977-1994年间,原告开始在其商标被侵权案中主动提出反淡化请求。可是,法院在适用淡化理论上仍显示出犹豫不决,仅有极少数案件根据淡化理论获得了禁令。这是由于州反淡化法遇到了相当大的司法怀疑和抵制,在适用上只限于受保护利益清楚以及侵害的威胁是实质性的案件。1995年,美国制订联邦反淡化法,这不仅是美国商标史上的经典之作,也是世界知识产权保护发展过程中1个重要的里程碑。美国制订联邦反淡化法的原因是多方面的。首先是法院不愿完全采纳州反淡化法,由于分散的、零星的、缺乏统一性的州反淡化法不能为商标所有人提供有力的保护;其次是美国的知名商标、著名商标又必须通过联邦反淡化法提供支持,并为开拓国际市场进行准备;再次是国际商标协会对美国联邦反淡化立法采取积极主动的态度,进行了长期的游说,并以主动的姿态进行配合,客观上为TRIPS协议规定驰名商标得到特殊保护埋下伏笔。美国《1995年联邦商标反淡化法案》于1996年1月16日正式在全美实施,该法对联邦商标法典《兰哈姆法》的第43条和第45条进行了增补,其主要内容包含：1.依据衡平法原则及法院认为合适之条件,驰名商标所有人有权阻止别人对其商标或商号的商业性使用,假如该种使用是在该商标成为驰名商标之后便会淡化该商标的显著性。2.“淡化”指对驰名商标区别商品或服务的能力的削弱,不论:(1)驰名商标所有人与淡化人之间有无竞争关系;(2)有无混淆、误认或不正当竞争的可能性。3.在判断一项商标有无显著性时,法院能够考虑下列因素但不局限于此:(1)商标所固有的或通过使用而产生的显著性;(2)商标在既定商品或服务上已使用的时间与范围;(3)商标的广告宜传时间与范围及公众知悉的程度;(4)带有该商标的商品或服务所覆盖的地域范围;(5)带有该商标的商品或服务销售渠道;(6)在所涉及的贸易领域及渠道内该商标被认知的程度;(7)第三方使用相同或类似标记的性质和程度;(8)该商标是否为联邦申请注册商标。4.救济方式:(1)驰名商标所有人可请求法院发布禁止令禁止淡化行为;(2)假如证明淡化人是故意利用驰名商标的商誉而实施淡化行为,那么,淡化人应承担《兰哈姆法》规定的其他侵权责任。5.下列使用驰名商标的行为不构成淡化:(1)在比较性广告中公平应用或应用之目的是为了将自己的商品与驰名商标所标记的商品予以区别;(2)非商业性使用;(3)各种形式的新闻报道和新闻评论。6.假如淡化人的商标已依联邦法申请注册,驰名商标所有人不能依普通法或州反淡化法在联邦法院起诉要求禁止其淡化行为。该法案的施行在当时主要是针对侵犯商标权行为中的“搭便车”行为(Freeride)。“搭便车”行为指无权使用人将别人驰名商标使用于非类似商品上的行为,该行为不正当地利用了驰名商标的商誉,并可能导致驰名商标作为识别标志作用的淡化。在反淡化法施行以前,《兰哈姆法》对“搭便车”的行为主要依据衡平法从不正当竞争的角度予以禁止。但反不正当竞争法强调权利人与侵权人之间的竞争关系,这对于在非类似产品上使用别人的驰名商标的行为难予认定是否为侵权或不正当竞争。因此,该法案从禁止淡化的角度来禁止“搭便车”能更好地保护驰名商标。在此以前,虽有不少州有反淡化法,但由于州法之效力只及于本州,驰名商标所有人若要禁止在数个不同州的淡化行为就必须分别在各州提起诉讼,各州对淡化的规定不尽相同也增加了诉讼的不便。而依据联邦反淡化法,商标所有人只需通过联邦法院提起一次诉讼就可禁止在数个不同州的淡化行为。联邦反淡化法尽管是在各州立法和判例的基础上制定的,但与州反淡化法规定的淡化范围相比较,更加合理,要求更加严格,当然也缩小了禁止淡化的范围。依据联邦反淡化法,淡化是对驰名商标识别能力的削弱,并且是对驰名商标的商业性使用”。也就是说,该法禁止的主要对象是对驰名商标的“搭便车”行为,而依据各州的反淡化法,淡化行为的种类要宽泛得多。联邦反淡化法对保护要求的规定非常具体,条件比较明确。根据该法,原告应当承担下列举证责任:(1)其商标是著名的;(2)被告对其商标进行了商业使用;(3)在原告的在先商标驰名后,被告使用的在后商标与在前商标相近似;(4)被告的在后商标由于减弱了识别和区分商品或服务的能力而淡化了原告的在先商标。联邦反淡化法要求在先商标必须是“独特”的,又是“著名”的,著名的因素能够非穷尽因素为参考。并且,对驰名商标所有人滥用权利的可能也作出限制。除此之外,值得一提的是,联邦反淡化法对驰名商标的联邦申请注册的两项有关规定与反淡化保护的关系:其一是将“是否为联邦申请注册商标”作为衡量商标是否驰名的因素之一;其二是假如淡化人的商标已依联邦法申请注册,驰名商标所有人不能仅依州法或普通法在联邦法院起诉禁止淡化,即必须依联邦商标法起诉,保护联邦申请注册商标免受淡化,受联邦反淡化法保护的只能是联邦申请注册商标。这两项规定说明美国对注册商标的重视。1999年,联邦反淡化法再次进行了修改,将淡化作为异议程序和撤销程序的诉因。也就是说,根据修改后的联邦反淡化法,淡化能够作为异议和撤销的理由。