关于地理标志商标美欧的妥协和遗留未决问题,关于调解一件跨多国商标抢注案的思考

关于地理标志商标美欧的妥协和遗留未决问题

与在其他知识产权议题上呈现的南北分歧不同，地理标志商标议题体现了欧共体、瑞士与美国、澳大利亚等国之间的分歧，即所谓的北北分歧或曰新世界与旧世界之间的分歧。从经济利益格局来看，这一分歧实为新、旧世界之间产业利益的冲突；从法律角度来看，这一分歧表现为欧洲国家的地理标志商标罗马法强保护模式与移民国家的盎格鲁-美国商标保护模式之间的对立。欧共体在谈判中坚持将地理标志商标保护(特别是酒类地理标志商标的特别保护)纳人TRIPS协定，使TRIPS协定的缔结遇到了严重困难。TRIPS协定的地理标志商标保护条款是谈判各方在乌拉圭回合中妥协的结果，这一妥协的达成部分归因于将地理标志商标谈判与农业谈判相联络。从TRIPS协定现行条款来看，美、欧的妥协体现在以下3个方面：首先是根据产品种类不同对地理标志商标提供差别保护，即适用于所有地理标志商标的一般保护(第22条)和仅适用于葡萄酒和烈性酒地理标志的强保护(第23条)。适用于所有地理标志商标的一般保护以消费者受到误导或构成不正当竞争为前提，显然是受美、澳提案的影响；而适用于葡萄酒和烈性酒地理标志商标的强保护不必须举证证明消费者受到误导或者构成不正当竞争，满足了欧共体酒类产业的利益保护需求。可见TRIPS协定对不同产品地理标志商标的差别保护不是由于某些产品有什么独到之处，只不过是在谈判中达成的妥协。其次，在为地理标志商标提供保护(特别是为酒类地理标志商标提供强保护)的同时又设定了保护例外条款(第24条)，两者形成了对应制约的关系,主要表现在以下几个方面:(1)TRIPS协定第23条第1款规定:“各成员应当为利害关系人提供法律手段,以防止将识别葡萄酒的地理标志商标用于非来源于该地理标志商标所标明的地方的葡萄酒,或者将烈性酒的地理标志商标用于非来源于该地理标志商标所标明的地方的烈性酒,即使标明了商品真实原产地,或者以翻译的形式使用该地理标志商标,或者伴有‘类’、‘型式’、‘仿’或其他类似的表达。”同时第24条第4款又规定:“本节的任何规定均不得要求一成员阻止其任何国民或居民在商品或服务上继续以类似方式使用另一成员识别葡萄酒或烈性酒的特定地理标志,只要其国民或居民在相同或有关的商品或服务上在该成员领土内已经连续使用该地理标志商标(a)在1994年4月15日前已经至少有10年,或(b)在该日期以前的使用是善意的。”(2)第22条第3款规定:“假如商标包含的或者构成商标的地理标志所标示的领土并非商品的来源地,且在某成员境内,在该商标中就此类商品使用该标志会使公众对商品的真实原产地产生误解,那么该成员在其立法容许的情况下应当依职权,或者应利害关系人的请求,拒绝该商标的申请注册或宣告该商标无效。”第23条第2款也规定,假如葡萄酒或烈性酒的商标包含识别葡萄酒或烈性酒的地理标志,或者由此类标志构成,而该葡萄酒或烈性酒不具有此来源的,应依职权或者应利害关系人的请求,拒绝此商标的申请注册或宣告其无效。以上两款规定的不同之处在于,第22条第3款是针对所有产品的地理标志商标,其适用以“公众对商品真实原产地产生误解”为前提而第23条第2款仅适用于葡萄酒和烈性酒,不再以造成公众的误认为前提。可是第24条第5款又规定,在下列两种情况下,为实施TRPS协定第3节的规定而采取的措施不得因一商标与地理标志商标相同或类似而损害该注册商标的资格、申请注册的有效性或者商标的使用①该商标的申请或申请注册是善意的;②该商标的权利是在TRIPS相关规定对该成员生效以前或者在地理标志商标获得原属国保护以前通过善意使用取得的。(3)第24条第6款规定了通用名称的保护例外：“假如任何其他成员关于商品或服务的地理标志商标与一成员普通语言的习惯用语作为其领土内此类商品或服务的普通名称相同，则本节的任何规定不得要求该成员对其他成员的相关标志适用本节的规定。假如任何其他成员用于葡萄产品的地理标志商标与在《WTO协定》生效时在一成员领土内存在的葡萄品种的惯用名称相同，则本节的任何规定不得要求该成员对其他成员的相关标志适用本节的规定。”这一规定能够分为两部分，前一部分是适用于所有商品或服务地理标志商标的规定，明显受澳大利亚的建议草案的影响；1)而后一部分则是仅适用于葡萄产品地理标志商标的特别规定，有学者认为可能是美国添加的1个特别条款，其目的是为了保证能继续使用欧洲地理标志商标来标示其境内的某些葡萄品种。因此，TRIPS协定第22、23条对地理标志商标保护的规定不能作为孤立的条款，其适用受到限制性条款的制约，正如热维斯教授指出的，“第23条必须与第24条结合在一起进行解读”这一观点同样也适用于第22条与第24条的关系。最后，对于乌拉圭回合谈判之未尽事宜，TRIPS协定设立了继续进行谈判的条款。在乌拉圭回合谈判中，欧共体和美国就地理标志议题并未达成全面协议，TRIPS协定的现有规定只是部分满足了双方的意愿。对于欧共体而言，TRIPS协定尽管为地理标志商标提供了保护，可是这种保护与欧共体既有的地理标志商标保护立法相差甚远，此外TRIPS协定也没有建立1个与《里斯本协定》类似的申请注册制度，解决这些问题的唯一办法就是继续进行谈判为此TRIPS协定第23条第4款规定：“为便利葡萄酒地理标志商标的保护，应当在TRIPS理事会内谈判建立葡萄酒地理标志商标通报和申请注册多边制度，使葡萄酒地理标志商标能在参加该多边制度的成员中获得保护。”该规定成为多哈回合地理标志商标多边申请注册谈判的依据。第24条第1款要求各成员“进行谈判，以加强根据第23条对单个地理标志商标的保护”。总之，美、欧在乌拉圭回合地理标志商标谈判中各有胜场。对于美、澳等新世界国家而言，它们成功抵制了欧共体和瑞士要求对所有地理标志适用强保护的主张，阻止了1个类似于《里斯本协定》的国际申请注册体系的建立，维护了本国相关产业的既有利益。对于欧共体等旧世界国家而言，TRIPS协定尽管没有实现对所有地理标志商标的强保护，可是在最重要的地理标志商标产业——葡萄酒和烈性酒领域中取得了突破性进展，使酒类地理标志商标强保护成为WTO成员必须履行的国际条约义务；TRIPS协定尽管没有建立类似于《里斯本协定》的国际申请注册体系，但明确规定了就多边申请注册进行谈判的义务。多边申请注册谈判由此成为多哈回合地理标志商标谈判的首要内容。

关于调解一件跨多国商标抢注案的思考

原标题：关于调解一件跨多国商标抢注案的思考

近些年，随着一带一路的提出，中国企业“走出去步伐的加快，企业遭遇海外知识产权纠纷数量逐渐上升。本文分享一起典型的我国商标在东南亚被恶意抢注的案例和以此引发的思考。

近些年，随着一带一路的提出，中国企业“走出去步伐的加快，企业遭遇海外知识产权纠纷数量逐渐上升。其中，随着中国企业品牌在更大范围内获得关注和认可，相关商标在海外被抢注或者被侵权成为高发和突出的问题。尤其是东南亚市场更是成为商标抢注的重灾区，2019年甚至有某职业抢注人在菲律宾抢注了几十件中国知名电商品牌的事件发生。对于此种情形，以下分享笔者所在公司经办的一起典型的我国商标在东南亚被恶意抢注的案例和以此引发的思考。

A公司是一家核心技术和自主品牌的硬件高科技公司，是该领域内全球知名的消费电子品牌，相关产品荣获了一系列国内外知名奖项，产品深受业内专家和大众用户的喜爱。公司定位于全球市场，拥有该领域内的自主知识产权。

泰国商人S先生在2017年7月在美国参加某知名消费电子展会时，发现了品牌A的一款产品非常新颖实用，并购买了多个产品供自己和家人使用，使用者都对这款产品赞不绝口。S先生立马发现了其中的商机，在2017年8月回到泰国后立即给A公司写了邮件，标明非常喜欢这款产品，希望能代理这款产品，在东南亚地区进行销售，可是A公司对S先生进行尽职调查后发现，其并不是这个行业的从业人员，没有任何销售经验和渠道资源，于是婉言谢绝了S先生。而S先生并没有死心，在未获得A公司同意或许可的情况下，S先生于2017年8月在泰国和新加坡提交了A公司的注册商标。随后又分别在东南亚其他国家提交了商标注册申请。

A公司早在2012年便开始在中、美、日、澳、韩、欧盟等区域申请了A商标。但因其专注于技术和产品，而忽视了在东南亚的商标布局，直到2017年10月A公司才首次在东南亚的新加坡提交商标注册申请。直至A商标在新加坡被驳回，A公司才发现该商标已在东南亚多国遭遇抢注。而S先生申请的新加坡商标已经核准申请注册，泰国，越南商标已在公告当中，其它几个国家的商标也都在审查当中。

A公司不得已在多方调查取证之后委托笔者所在公司针对抢注商标采取了以下措施：

以A的名义尽快在东南亚各个国家提交A的商标注册申请；

对已抢注成功的新加坡商标提起无效程序；

对公告中的泰国，越南商标提起异议程序；

实时监控其它正在审查当中的抢注商标；

调查S先生名下申请的所有商标并实时监控；

请泰国律师和经销商调查S先生的背景及尝试联络对方和谈；

开始收集各个国家的商标使用证据以及它证据资料为后面的维权措施做准备；

想要夺回A商标的所有权，A公司第1个要面对的案件就是新加坡的商标无效案件，A公司提起无效后，S先生做了答辩的同时，对A公司其它申请的4件系列商标提出了异议申请，故在新加坡1个国家就有5个并列的异议/无效案件。新加坡的异议/无效案件程序相对比较复杂，类似于司法程序，全程耗时较久并且律师费非常昂贵。在异议/无效案件双方进行答辩后进入调解程序，S先生律师首先表达了和解的意愿。A方同意进行和解。

调解当天， A方律师首先标明A方有足够的证据来证明对方的商标恶意抢注行为以及A公司才是此商标的合法权利人，并有信心在接下来各国的商标异议/无效程序中取得胜利。A方律师提供了以下主要证据及理由陈述：

1、A公司申请注册于2011年10月，且于2014年10月获得了版权登记证书。根据《伯尔尼公约》，A方有权在《伯尔尼公约》签署和批准的国家/地区（即本调解有关的大多数东南亚司法管辖区）享有版权保护并有权提起侵权诉讼。

2、A公司早在2013年就在新加坡和东南亚国家开始销售A品牌的产品，有大量的使用证据和销售额报表可证明这一点，另A方的官方网站能够从所有主要的全球市场（包含大多数东南亚国家）进行访问。自2011年建站以来，来自东南亚国家的无数用户访问了A网站。

3、截至2019年5月31日，除了A公司之外，S先生还在全球范围内提交了超过100件不同品牌的商标注册申请，没有证据能表明S先生已经使用过这些商标。由此可证明S先生的商标投机意图。

4、在2017年8月的电子邮件中，S先生明确询问了是否有可能以“我自己的品牌的名义生产A公司的产品。由此可证明S在明知A品牌属于A公司的情况下仍然提交了不属于自己的商标注册申请，随后在东南亚其它国家陆续申请系列商标也证明了其想要在A已经销售却未取得商标的市场抢注商标给A方施加压力，并以此从A获得经销商权利，获取非法利益的意图。

A方律师认为基于S明显的恶意以及A公司手上充分的证据，A没有理由向对方支付高额的和解费用，为了尽快解决此纠纷，A最多向对方支付合理的商标注册申请支出费用。此次调解持续了将近20个小时，经过WIPO调解员和双方律师的多番努力最终达成和解。争议双方代表以及调解员在WIPO新加坡调解办公室签署了最终调解协议，协议内容包含但不限于以下主要条款：

1、S先生名下申请注册的所有A公司的商标按A的要求进行撤回或者转让给A；

2、S先生名下申请注册的所有A公司的域名转让给A；

3、S方在10个工作日内销毁所有包含A公司商标的资料和物资，包含电子文件，并签署相关的法定声明；

4、S方承诺不在新加坡或其他地方使用或申请申请注册A商标或包含A等文字或图形类似商标，无论是以其个人名义还是通过任何其他相关利益方。并且不得以任何形式反对A方的注册商标。

基于此案引发的几点思考及建议：

1、海外注册商标布局：商标具有地域性，企业应“市场未动，品牌先行提前在出口国进行商标的布局申请注册。商标布局时应注意覆盖所有已经出口销售的国家，覆盖所有正在销售的产品类目，申请的商标应与使用中的商标图样保持一致。有条件的企业应对未来的目标市场也提前进行布局。

2、重视版权保护：若商标是带有图案设计的，建议尽早进行版权的登记保护。尤其是对于暂时没有足够的预算进行全球商标布局的企业而言尤其重要，这对后面可能出现的商标维权奠定了权利基础。

3、重视注册域名：注册域名的成本低，速度快，绝大多数国家不审查，申请注册率高。这就给了竞争对手和不法分子可乘之机，利用域名导入顾客抢占市场。建议产品出口到某个国家前，提前在目标国对域名和商标进行申请注册保护。

4、建立商标监控体系：针对重点出口国家或地区开展商标和市场的监控及时发现并解决纠纷。尤其针对一些不实审的国家，例如欧盟及欧盟成员国等，商标监控是不可或缺的。

5、遭遇侵权应积极应对：企业商标权益在海外被侵害时应积极应对，根据抢注商标的申请状态来采取适当的措施维护自身权益。

6、具体案件制定具体策略：当商标权益在海外被侵害时，企业应根据具体情况以及各国制度环境的不同而选择合适的方式和途径来化解纠纷。替代性纠纷解决机制（非诉讼纠纷解决机制）越来越普遍，大家都在寻求更加有效的解决方案。调解是全球知识产权争端更高效、低成本的选择。

7、保存证据，完善内部管理体系：在解决商标海外纠纷的案件中，证据是否充分很大程度上决定了维权能否成功。因此企业在日常运营中要重视商标使用证据的搜集和保存，包含自有商标在申请注册国的使用证据，例如销售合同，进出口合同，提单，发票等。能够证明对方恶意抢注的有关证据，例如商业关系证明文件，往来邮件，在先使用证明文件等。自有商标知名度的相关证据，例如荣誉，广告，杂志代言，展会等。同时健全和完善企业内部的知识产权管理体系。

8、经销协议和销售合同中添加品牌和商标的相关条款：就目前遇到的案例而言，抢注方绝大多数都是两类群体，一类是专门恶意申请注册各类商标的职业抢注人，这一类通过保存证据和证明恶意绝大多数都能取得较好的效果，并且这些人就是奔着钱来的，他们对于公司主营业务大多不存在恶意；而此外一类则是和公司业务相关的上下游企业，尤其是在海外有销售业务的下游代理商，这些人对于本地的法律法规相对比较熟悉，并且懂相关业务，因此，在合同中约定他们禁止申请注册品牌方相关商标和域名的相关条款，未来一旦遇到被抢注，也能够留有相关证据。

9、注意展会期间的知识产权保护：每一年各种大型展会结束后，会产生一小波商标抢注的高峰，参展企业在展会期间应做好知识产权的保护工作，登记来访意向顾客的详细信息，显著位置标明商标权属，并让来访者签字确认。以减少展会结束后的商标抢注现象。