剥茧抽丝看商标共存同意书的形式要件,剥离专利证书属性的获利来源,消除我国非正常申请

剥茧抽丝看商标共存同意书的形式要件

原标题：剥茧抽丝——看商标共存同意书的形式要件

在商业活动日益频繁的今日，商标作为企业的重要无形资产，在企业的生产、经营、品牌建构等方面的意义愈发凸显。我国是实行注册商标制度的国家，在中国除驰名商标外，其他任何商标未经申请注册都不能取得商标专用权。【1】因此，顺当取得注册商标对于企业而言意义十分重大。

一、商标共存及商标共存同意书

在中国现行《商标法》中，商标是指能够将己方商品与别人商品区别开的标志，包含文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。作为一种构成要素有限的符号或标志，在商标注册申请、申请注册数量越来越庞大的今日，商标注册申请人将一种或几种构成要素进行排列组合后创造出的新商标与在先申请注册或申请的商标完全不近似的可能性越来越低。因此，在注册商标过程中，难以避免地出现了大量的“商标近似现象。为克服现行《商标法》第三十条的障碍，许多在后申请人寄希望于在先商标权人或申请人同意在后近似商标与其在先商标“共存，以求更加快速地获得注册商标。这样一来，无论是在注册商标阶段还是在实际使用中，具有一定近似性的商标共存的现象也就并不鲜见。

关于商标共存，2006年12月发表在世界知识产权组织(WIPO)旗下《世界知识产权杂志》上的《知识产权与商业经营：商标共存》一文曾给出如下界定：商标共存是指两个不同的市场主体使用相似或相同的商标进行商品销售或提供服务，而不必然相互妨碍各自的商业活动。【2】实际上，这里提到的“不必然相互妨碍其实就是常说的不必然“混淆。在此前提下，两商标共存使用不会损害消费者的利益，因此在先商标权人能够依据其意愿自由处分其商标专用权。而向在后申请方的注册商标出具共存同意书即为在先商标权人行使处分权的重要方式之一。

当前，在客观上商标近似的可能性越来越高，商标共存同意书作为在后申请人克服在先权利冲突并最终取得注册商标的一条捷径越来越受到国内外申请人的重视。在实践中，无论是在商标评审阶段还是司法程序中，涉及商标共存同意书的案件均呈现出明显的上升趋势。然而，商标审查机构和司法机关在决定是否采信当事人提交的共存同意书时仍然是相当审慎的。除了在内容上须满足载明商标具体信息，不能附条件或附期限，出具方意思标明明确等条件之外，还须符合一定的形式要件。事实上，由于内容部分是共存同意书的主体和“血肉之所在，往往不容易被忽视。相反，共存同意书因不符合某些形式要件而被不予采信的情况却屡见不鲜。下面笔者将结合具体案例对共存协议书须满足的形式要件进行简要介绍和延伸。

二、共存同意书的形式要件分析

北京市高级人民法院于2019年4月发布的《商标授权确权行政案件审理指南》(以下简称“《审理指南》)中明确指出，共存同意书须采用书面形式。除此之外，《审理指南》还对共存同意书的属性作出如下认定：判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存同意书能够作为排除混淆的初步证据。【3】这代表着共存同意书首先必然要满足证据的真实性、合法性等要件。而根据提交人的身份不同，对于共存同意书真实性、合法性的证明条件亦有所不同。具体而言，若在先商标所有人为中国公司的，应提供加盖公章的同意书原件;若在先商标所有人为中国自然人的，应提供自然人签字的公证书原件;而若在先商标所有人为外国公司或自然人的，则应当提供经签署的同意书公证认证原件。【4】

事实上，在实务中，大量共存同意书因不满足公证认证的相关要求或者未提供充分证据证明签字人的签字权而不被采信。下面我们将通过几个案例对上述两个焦点问题进行探讨。

（一）域外主体出具的共存同意书须经过公证认证——以贝福穆拉实验室国际有限责任公司诉国家知识产权局商标注册申请驳回复审行政纠纷一案为例

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019版)第十六条的规定，域外形成的涉及身份关系的证据，应当经所在国公证机关证明并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。由于目前我国尚未加入《海牙取消认证公约》，且共存同意书出具方的身份直接决定其是否为在先商标权利人，因此域外形成的共存同意书必须经过公证、认证手续其真实性、合法性才能得到认可。

在实务中，共存同意书是否经过完整的公证认证手续对于法院是否采信该同意书的影响往往是决定性的。在贝福穆拉实验室国际有限责任公司诉国家知识产权局商标注册申请驳回复审行政纠纷一案【5】中，向诉争商标注册申请人出具共存同意书的是域外主体。一审中，贝福穆拉公司当庭提交了《商标共存同意书》，但未提交该同意书的公证认证资料，导致法院并未采信该共存同意书。随后，在二审中，贝福穆拉公司提交了《商标共存同意书》以及公证认证文件和翻译件，最终北京高院认可了该共存同意书的效力并撤销了一审判决。除此之外，在篮球生活有限责任公司诉国家知识产权局商标注册申请驳回复审行政纠纷一案【6】中，二审判决基于基本相同的理由撤销了一审判决。

由此可见，公证认证是域外主体出具的共存同意书被采信的必要条件之一。那么，公证、认证手续的内涵及相应流程是怎样的呢?

首先，公证是指国家公证机关根据当事人的申请，依法证明法律行为、有法律意义的文书和事实的真实性、合法性。认证也叫领事认证，是指一国的外交、领事机关在公证文书上证明公证机关或认证机关的最后1个签字和印章属实。办理领事认证的目的是使一国出具的公证文书能为另一国有关当局所承认，不致因怀疑文件上的签名或印章是否属实而影响文书的域外法律效力。

其次，公证、认证的流程通常而言有着严格的次序要求。以美国为例，通常而言有以下两种途径：

1. 若出具共存同意书的主体所在州处于中国驻美国总领馆的辖区内，则能够选择以下两种途径之一：

①

②

2. 若出具共存同意书的主体所在州不在中国驻美国总领馆的辖区内，则只能通过上述第②条途径进行公证认证。

其他国家公司或自然人出具的共存同意书的公证、认证流程与上述流程大致类似。考虑到不同国家相关机构的级别对等，共存同意书出具方处于未设总领馆的国家或总领馆辖区不覆盖的地区的，应当选择上述第②条途径。

（二）共存同意书签字人须系出具方授权代表——以艾图牛奶有限责任公司诉国家知识产权局商标注册申请驳回复审行政纠纷一案为例

上文中提到，在先商标所有人为外国公司或自然人的，应当提供经签署的同意书公证认证原件。除公证认证外，共存同意书签字人的身份及证明也至关重要。

在艾图牛奶有限责任公司诉国家知识产权局商标注册申请驳回复审行政纠纷一案【7】中，一、二审法院均认为，引证商标权利人为自然之宝有限责任公司，为美国公司。艾图公司尽管提交了经公证认证的同意书，但并未提交证据证明同意书中的签字人系自然之宝公司的授权代表。至二审审理终结，艾图公司仍未补充相应证据，因此法院最终并未采信该同意书。由此可见，对于域外形成的共存同意书，申请人不仅要进行公证、认证，并且要充分证明同意书签署者的签字权。

对于签字权证明文件问题，不同国家甚至同一国家的不同地区都可能有不同的规定。这是由于涉外签字权证明文件主要依据各国公司法明确，而各国公司制度之间往往存在种种差异。北京市律协于2021年4月发布的《北京涉外知识产权案件立案签字权证明文件律师指引》对美国、欧洲主要国家、日本、韩国、印度、新加坡、澳大利亚等国家和地区的签字权证明问题及公司法相关条文进行了详细介绍。本文选取美国加利福尼亚州、德国和日本的签字权的证明部分【8】摘录如下：

1. 美国加利福尼亚州

共存同意书出具方为美国加州公司的，须向法院提交以下文件证明签字人的签字权：

① 经州务卿办公室出证并经认证的《主体资格证明》

该文件中通常会记载公司的基本信息和存续状况。

② 经州务卿办公室出证并经认证的《重述的企业章程》(Restated Articles of Incorporation)

该文件中通常记载特定高管被授权代表公司签署必要的文书。

③ 经州务卿办公室出证并经认证的《公司登记信息表》

该文件中通常会记载拥有签字权的人员的姓名、地址等信息。

2. 德国

共存同意书出具方为德国公司的，须向法院提交以下文件证明签字人的签字权：

◆ 经地方法院出证并经认证的《商业登记册副本》

该文件由德国地方法院出证，通常包含企业名字、申请注册办事处、分支机构、代理人规则、管理机构、高级管理人员、授权代表等信息。其中，代理人规则中会明确能够代表该公司的职务，例如“该公司由X名董事会成员或董事会成员及授权代表代表。在管理机构、高级管理人员、授权代表中，则能够查看具体的董事会成员或授权代表名单。除此之外，《商业登记册》副本还会明确不同情况下该公司以及分支机构出具授权书的签字权要求。

3. 日本

共存同意书出具方为日本公司的，须向法院提交以下文件证明签字人的签字权：

◆ 经公证认证的《印章证明书》

日本为印章制国家，法定代表人证明可加盖公司“代表取缔役即“法定代表人印章，以证明公司行为。

该印章必须由地方法务局出具印章证明书(“)加以证明。该证明书中写明公司法人编号、企业名字、地址及法定代表人的姓名。其次，由日本国外务省官员对公证人的签字和印章真实性进行证明，我国大使馆对日本国外务省官员以及印章进行认证。

由此可见，不同国家乃至同一国家的不同地区对于签字权证明文件的要求都可能有很大不同。

三、小结

在商标共存现象日益增多的当下，获得在先商标权人或申请人出具的商标共存同意书不失为在后近似商标克服权利冲突的一条捷径。但与此同时，实务中仍然存在大量共存同意书由于不符合某些形式要件而不被采信的情况。其中，对于域外主体出具的同意书而言，公证认证手续或签字权证明文件存在瑕疵是导致这一结果的重要因素。因此，在提交共存同意书时，代理人应当高度重视各项形式要件，妥善提醒顾客严格按照相关规定办理相关手续，避免因形式瑕疵而不被采信。

注：

【1】 赵加兵. 论商标共存同意书在注册商标中的地位——以《商标法》第30条为视角[J]. 郑州大学学报, 2016. (1).

【2】 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

【3】 参见北京市高级人民法院于2019年4月24日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》

【4】 胡刚等. 商标共存问题研究[J].中华商标, 2020. (11).

【5】 参见北京市高级人民法院(2019)京行终9428号行政判决书和北京知识产权法院(2019)京73行初2095号行政判决书

【6】 参见北京市高级人民法院(2019)京行终9488号行政判决书和北京知识产权法院(2019)京73行初7190号行政判决书

【7】参见北京市高级人民法院(2020)京行终4442号行政判决书和北京知识产权法院(2019)京73行初13300号行政判决书

【8】 参见北京市律协于2021年4月发布的《北京涉外知识产权案件立案签字权证明文件律师指引》

剥离专利证书属性的获利来源,消除我国非正常申请

2020年，我国发明专利的申请量仍在明显增长。

打击非正常和低质量专利申请的多年努力，叠加疫情的大爆发因素，并未抑制公众申请专利的热情。

国知局在2020年度统计中，删除了申请量这个重要指标，这好像是近十几年来的第一次。

实际上，国知局一直在采取各种手段打击非正常申请，并发布了多个文件：

2007年--《关于规范专利申请行为的若干规定》 (第 45 号局令)

2017年--关于规范专利申请行为的若干规定(2017)(局令第75号)

2021年1月--国家知识产权局关于进1步严格规范专利申请行为的通知

2021年2月--关于就《关于规范申请专利行为的办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知

显然，效果不尽如人意。

其解决之道，可能必须追本溯源，从专利的定义入手，找到动机才有可能改变行为。

中国古人对专利的理解是：垄断某种生产或流通以掠取厚利，参见《明史&midDOT;张四维传》的记载：“御史郜永春视盐河东，言盐法之坏，由势要横行，大商专利。

现代专利制度中，专利两个最基本的特征为“独占与“公开，以“公开换取“独占是专利制度最基本的核心。即，专利权人通过公开换取技术独占权，在一定时间内通过技术的市场应用于获利。或者说，专利本质上是通过技术属性的权利化来实现经济的利益回报。

而我国目前的非正常专利申请，并非利用其技术属性来获利，而是利用了专利的证书属性来获利。具体如下：

因此，非正常专利的本质是：单纯通过专利证书的占有和转移，实现经济利益的回报，而并不考虑技术属性。

而现状是：过低的专利证书获取成本，以及，社会上存在过多的专利证书属性的需求。

那么我们要考虑的就是：怎样减少或者消除专利证书属性的利润空间，来根绝非正常申请。

可行的策略是双管齐下：

消除专利证书属性的获利土壤

提高获取专利证书的成本

他山之石能够攻玉，我们先对比中美之间，在官费减免、授权证书奖励和证书间接收入的区别：

马克思在资本论中说：只要能有100%的利润，就能够让人铤而走险。

更何况，我国的发明专利代理费，平均水平仅为5000-6000元左右，专利代理机构还不时面对顾客指责：服务不好，不专业......

于是，个别黑的白的专利服务公司，不忘初心，躬身入局，开始了自产自销发明专利的道路。

专业选手，手段自然更为专业。申请注册空壳公司—》自己编写专利—》转手倒卖—》获利。

还无需跑市场跑顾客，利润率惊人。

在专利审查授权过程中，还有1个因素有时也被非正常申请过度利用。

为了扶持我国重点技术领域的发展，国知局出台了两个重要的专利审查倾斜政策：预审和优先审查。

出发点是好的，但被部分和尚念歪了。

我们再来对比美国和我国优审规定的差异：

我国的优审和预审，逐渐出现了几个弊端：

1. 优先审查门槛过低，几乎不限制数量

优先审查的案件数量过多，而审查员数量不足，导致实际上难以完全执行。

迫使个别省局执行优审审批时大打折扣：每个月限额现场排队，无理由拒绝批准，设置各种软性门槛，等等。

2.成本过低，可能助长了非正常申请的泛滥

提交优先审查并不必须缴纳额外的优先审查费用，几乎无成本。

非正常申请通过优审审批，在不增加成本的条件下，实现了快速授权和短时间内获利的目的，资金的周转率加快，增加了利润。

3. 预审执行条件不足，出现了堰塞湖效应

由于各地保护中心的预审审查员较少，以及部分预审审查水准有待提高。而提交的预审案件数量急剧增大，预审的时限非常紧。导致了提交的预审案件已经无法按照正常情况进行预审。

于是乎，近期出现了各种现象：每月限量提交预审案件，超额拒收，预审不合格占比过高，取消或暂停代理机构和企业预审资格，处分过多提交预审的机构或者企业等等。其根源更多在于预审提交门槛过低和实际审查能力的不足造成的冲突。

因此，消除非正常申请的策略，必须堵死专利证书属性获利的通道，可考虑从提高专利申请授权成本和清除专利证书属性获利通道两个方面入手。

我们看到，今年国知局出台的打击非正常申请的文件，已经采取的部分措施，相比以前让人刮目相看，相信必有较好的效果：

“对无参保人员、无实缴资本、无研发经费的“三无空壳公司申请专利的，要及时将有关信息转属地市场监管部门严格监管。----打击空壳公司。

“资助方式应采用授权后补助形式。资助对象所获得的各级各类资助总额不得高于其获得专利权所缴纳的官方规定费用的50%，不得资助专利年费和专利代理等中介服务费。“各地方要逐步减少对专利授权的各类财政资助，在2025年以前全部取消----取消证书属性直接奖励

除此以外，笔者提出几个清除非正常申请的其他想

一、提高专利授权成本

适度提高专利申请、审查和授权的官费

降低官费减缓的占比

对于优审和预审案件适当收取审查费，以节省审查资源和防止被过度滥用

二、优化减缓条件适用的申请人资质

对于个人与公司，应限制每一年享受官费减免的专利申请案件数量，以防被过度滥用。

三、清除证书属性获利通道

1、取消专利授权的证书直接奖励---国知局已开始进行

2、消除专利证书间接获利的通道

专利证书间接获利的通道，例如升学加分、落户加分和职称评定等，显然仅仅依靠国知局是难以清除的，并且专利证书间接获利恰恰是非正常申请获利的主要来源，其利润远远超过证书直接获利通道。证书属性直接奖励毛利约2万，而间接所得毛利能够高达5万。因此，仅仅消除证书属性直接奖励，可能难以完全打消非正常申请的申报热情。

我们能够想见，国知局在打击非正常审查中受到行政职能所限，要堵死专利证书属性的间接通道，可能必须与其他部门联合协同采取行动，才可能取得更加有效的结果。

期待早日消除专利的证书属性获利通道，正本清源，让专利回归到创新，通过技术创新的权利独占来为创新者获取应有的利益，而不是拿着一纸证书就能够获取不当的所得。