商标性使用与描述性正当使用

我国和加拿大商标法还认为，申请注册商标正当使用不得为商标性使用。对于含描述性标志的申请注册商标，我国《商标法》(2013)第59条(同《商标法实施条例》(2002)第49条)明文规定有“描述性正当使用”(descriptivefairuse)，即“申请注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接标明商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及他特点，或者含有的地名，申请注册商标专用权人无权禁止别人正当使用”。可是，法律并未将商标正当使用限制于“非商标性使用”。而以“商标性使用”为商标正当使用的禁区，是我国司法实践的通例。值得一提的是，在“漳州市宏宁家化有限责任公司诉漳州市仔癀药业有限责任公司侵犯商标专用权再审案”中，最高人民法院指出，对于描述性申请注册商标，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可认定为正当使用”*。加拿大《商标法》第20条更明确地规定，申请注册商标权人无权禁止别人不损害商标所带商誉的正当使用行为，除非其为商标性使用。这种观点是否符合商标法基本原理呢？如前文所述，“商标性使用”判定过程中，即会涉及相关公众混淆的可能性问题。因此，假如我们能够回答商标正当使用是否排除相关公众混淆，也就能够回答商标性使用是否排斥商标正当使用。理论上，正当使用(fairuse)之于申请注册商标权，犹如合理使用之于著作权，是对申请注册商标权的限制。学理上，申请注册商标的正当使用是六方面利益权衡的结果。对商标权人而言，必须控制申请注册商标的使用，以防竞争者窃夺自己的商誉和竞争优势；对经营者而言，必须准确描述自己的商品，以便与商标权人进行有效的市场竞争；对相关公众而言，既必须从市场上获取准确的商品信息，又必须准确识别商品来源。并且，仅有经营者竞争提供品质产品，相关消费者的利益才可能得到最大化。假如本应属于公共使用的标志为某一经营者垄断，由此产生市场壁垒，相关消费者的利益很容易受到损害[7]1260-1261。作为申请注册商标权的限制，正当使用应是侵犯商标权的一种积极抗辩。这代表着，首先由商标权人举证证明被告行为易使相关公众混淆，假如被告不予承认，原告又不能证明，则侵权不成立。仅有在侵权成立的条件下(即存在相关公众混淆之虞)，被告才必须主张并举证证明成立“正当使用”。故正当使用本身代表着有相关公众混淆之虞，但基于正当理由，申请注册商标人无权禁止。正是在这个意义上，TRIPS协议第17条规定了“商标权例外”，承认正当使用。它规定：“WTO成员能够对本协议规定的商标排他权规定有限的例外(limitedexCEptions)，例如对描述性词汇的正当使用，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益。”此条所谓商标权人和第三方的“正当利益”应当不同于申请注册商标权完全实现的“合法利益”，即在相关公众无混淆之虞的条件下，商标权人和第三方(相关公众)能够获得的全部合法利益，否则，无所谓申请注册商标权“例外”。因此，从全球公认的商标制度而言，正当使用能够容忍一定程度的相关公众混淆。在实践层面，这种观点也日益受到广泛承认。美国商标法曾有两种截然不同的观点：一种认为，假如易使相关公众混淆，则不成立正当使用*。其基本理由是，商标法的目的就是防止相关公众混淆，假如证明存在混淆之虞，则不成立正当使用*。另一种观点则认为，即便存在混淆之虞，仍能够成立正当使用*。其基本理由是，“使用近似标志真实地描述自己的商品，在法律和道德上都不具有可责性，即便结果导致相关公众误认商品来源”*。经过长期争论，后一种观点已经取得统治地位。2004年KPPermanentMake-Up,Inc.v.LastingImpressionI,Inc.案中*，美国联邦最高法院判决认为，主张商标正当使用的被告没有法律义务证明被诉行为不会导致相关公众混淆。这代表着，有可能相关公众会发生混淆，但这和正当使用原则不相冲突。描述性标志不应为私人垄断，美国《兰汉姆法案》也不曾剥夺市场经营者使用描述性标志自由表达自己商品特点的权利。商标权人选择众所周知的描述性符号作为注册商标，也就选择了相关公众可能发生混淆的法律风险*。更进1步而言，商标正当使用规则不应该关注是否可能发生公众混淆，而应该关注行为是否具有正当性，毕竟商标制度的目的不是要杜绝市场上所有可能的相关公众混淆。正由于如此，《欧盟商标法协调指令》第6条第1款和《欧盟商标条例》第12条第1款都强调，“正当使用行为必须符合工商业活动中的诚信惯例”。据此，经营者事前依据诚信惯例在相同商标上使用与申请注册商标相同的标志，即便事后发生相关公众混淆，也应属于正当使用。