通过马德里体系在美国申请注册商标有什么常见问题,通过马德里协定及议定书申请商标国际申请注册

通过马德里体系在美国申请注册商标有什么常见问题

2003年11月2日，马德里议定书正式在美国生效，这代表着美国也承认了马德里申请注册的便利性———通过一次申请、一种语言、一种货币，就能够进行多个国家的注册商标。美国的加入，对于推动世界知识产权保护体系的健全和发展具有深远的意义。美国为了适应加入马德里体系的要求，也相应修改了国内法。除了马德里议定书的一般规定外，一项国际申请在美国要求延伸保护还会遇到一些特殊规定，在某些情况下申请人甚至必须直接回复国际局(IB)和美国专利商标局(USPTO)的审查意见，这对于国内申请人来讲是1个巨大的挑战。下面，笔者就国际申请在美国要求延伸保护时的程序和必须注意的问题进行简单的论述，希望能够为有意通过马德里议定书进行国际申请注册并在美国要求延伸保护的国内申请人有所协助。

一、提出延伸保护申请和申请日的明确

一项国际申请，假如要求在美国得到延伸保护，就必须提出请求，该请求能够在国际申请中提出，也能够在国际局申请注册申请商标后的后续指定中提出。国际局会将延伸保护申请通过电子文档形式转给美国专利商标局。

假如是在国际申请中提出的延伸保护请求，申请日就为国际申请注册日;假如是在后续指定中提出的延伸保护请求，申请日就为国际局记录的后续指定日。

二、意图使用声明

申请延伸保护的请求必须要包含—份声明，表明有真实的意图在美国使用申请商标。作出该声明的人必须要确信申请人有权在商业上使用申请商标，并且根据其所知，没有其他个人、公司、团体有权在商业上使用与申请商标相同或者近似商标，以防引起混淆和误认。

有资格签署声明的人包含对申请人有法律约束力的人，对申请人有确切了解或者能够代表申请人的代理人和经申请人授权的美国专利商标局明确的执业律师。

意图使用声明是在国际局申请注册所需文件的必备部分，审查员不会审查在国际申请注册申请中是否有意图使用声明，也不会核发这方面的审查意见。

三、对延伸保护请求的审查

对于请求延伸保护的国际申请注册的审查标准和在美国主申请注册簿申请申请注册商标的标准相同。根据规定，要求延伸保护的商标是不能够在副申请注册簿登记申请注册的，因此，申请商标必须是在主申请注册簿能够申请注册的，否则延伸保护请求将被驳回。

美国专利商标局会将第一次审查意见通过国际局转达给申请人，第二次及以后的审查意见都将按照申请书的通讯地址直接寄给申请人。因此，正确填写申请书的地址尤为重要。美国专利商标局能够根据申请人的要求变更通讯地址，但不能变更国际申请的代理人的名称和地址，变更代理人的名称和地址的申请必须向国际局提出。

四、驳回通知

美国专利商标局必须在接到国际局的延伸保护申请的18个月内作出是否保护的决定，假如驳回，理由应基于以下3点：

1.审查未通过;

2.被提出异议;

3.18个月后被异议的可能性，假如USPTO向国际局发出这样的决定，则必须在异议期开始后的7个月内或者异议期结束后的1个月内作出驳回裁定。

美国专利商标局作出的驳回决定会通过国际局转交给要求延伸保护的申请人，而申请人的回复意见则直接交给美国专利商标局，不必再通过国际局。

五、延伸保护证书

假如要求延伸保护的商标在公告后没有人提出异议或者异议均不成立。美国专利商标局就会核发延伸保护证书并在官方公告上公布。

六、国际申请注册转化为国内申请注册

假如国际局根据商标基础申请注册国的要求全部或者部分撤销了国际申请注册，申请人能够将被撤销延伸保护的商标的部分或者全部指定商品或服务转化为美国的国内申请注册。可是转化申请必须在国际申请注册被撤销之日起3个月内提出，并且仅有在基础申请或者申请注册被撤销的情况下，国际申请注册才能转化为国内申请注册，假如是由于没有续展、所有人自己撤销或者其他原因被撤销，则该国际申请注册不能转为国内申请注册。

国际申请注册人必须直接向美国专利商标局提出转化申请，转化申请会按照美国国内法律程序进行审查，而所有转化程序并不涉及到国际局。

在美国加入马德里体系以前，中国的申请人假如要在美国申请申请注册商标，一般都是通过美国的律师事务所进行办理，费用高昂，因此许多国内申请人不愿在美国过多地申请注册商标，更别提实施商标战略了。现在申请人能够充分利用马德里体系的便利性在美国申请注册商标，更加有效地实施商标战略。当然，在申请注册的过程中可能出现的问题远不止我们所述的几点，但只要把握了特性问题，其他问题解决起来就容易多了。

通过马德里协定及议定书申请商标国际申请注册

《协定》于1891年4月14日在西班牙首都马德里签订,1892年生效,至今已有100多年历史。经过对《协定》的不断修改与完善,为各成员国提供了一条简便的商标国际申请注册途径。截至2004年1月1日,有51个国家为《协定》成员国。按照《协定》规定,商标在原属国申请注册后,注册商标人只需用一种语言(法语),向1个机构(国际局)提出申请注册申请并缴纳费用,就有可能在相应的成员国获得保护,其保护的效果等同于该商标在相关成员国的申请注册。它不像逐一国家注册商标,需用各种不同语言分别向各成员国的商标主管部门提出申请,也无需分别向各国商标主管部门缴纳费用。通过该《协定》办理注册商标申请,具有省扌、节省开支、省力等优越性,在一定程度上促进了国际经济贸易的发展,是商标保护领域内较为成功的国际条约之一。但其本身也存在着明显的局限性,以至没能把美国、日本等经济大国吸纳进来,使该《协定》的作用受到限制。为此,世界知识产权组织自上世纪60年代以来进行了不懈努力,终于于1989年在马德里召开的外交大会上通过了在《协定》基础上制定的《商标国际申请注册马德里协定有关议定书》,从而为西方大国的加入扫除了障碍。《议定书》是在《协定》基础上制定的,于1996年4月1日生效。它除保留了《协定》的主要优点外,还增加了更加有利于操作的简便灵活的优点。如在申请资格条件、审查周期、工作语言、收费标准和收费方式、保护期限及国际申请注册与基础申请注册的关系等方面,都作了重要修改。其目的是为了使那些对国际申请注册体系感兴趣,但因国内法律等障碍难以加入《协定》的国家能够参与到这一商标国际申请注册体系中来。截至2004年1月1日,有59个国家成为《议定书》成员国,涵盖了西方主要国家。马德里商标国际申请注册的优点就是省时、省力、节省开支。注册商标只需提交一次申请、使用一种语言、缴纳一次费用,在1年之内即可完成。省力,就是联盟成员国的商标主管机关直接向世界知识产权组织的国际局办理商标国际申请注册事宜,不必须委托国外的代理组织代为申请。省时,就是商标国际申请注册的日期以商标局收到申请书件的日期为准。商标局在申请手续齐备的情况下,编写申请号,并在30天内将申请书件寄国际局。假如申请手续完备,大约必须34个月时间,国际局即可发出注册商标证。申请指定保护的各成员国根据其所在国法律审査受理申请。若申请保护商标(即领土延伸保护的商标)在《协定》成员国提出申请之日起1年内(《议定书》成员国1年半内)被指定保护的国家驳回,申请人可根据该驳回的国家法律,委托代理组织进行申诉。若在上述1年(《议定书》成员国1年半)期限内申请未被驳回,则申请商标视为自动获得保护。节省开支,就是缴纳以瑞士法郎计算的统一的规费,不必须到指定保护的各成员国分别缴费,且国际申请注册费用大大低于分别到各成员国申请注册的费用。