商标性使用的判定问题,商标性使用的认定

商标性使用的判定问题

2018年10月11日，一起关于“奇葩说”的商标权纠纷案在北京市海淀区人民法院公开审理。案件起因于“奇葩说”这一申请注册商标，其由北京奇艺世纪科技有限责任公司申请注册取得，并授权给北京爱奇艺科技有限责任公司（以下简称爱奇艺公司）享有该商标的商标专用权。爱奇艺公司使用“奇葩说”商标制作了数季名为《奇葩说》的电视节目。本案被告北京雪领网络科技有限责任公司（以下简称雪领公司）自2016年9月13日，推出了名为《营销奇葩说》的访谈节目，并在节目、节目的推广公众号中大量使用“奇葩说”字样。爱奇艺公司认为雪领公司的行为侵犯了“奇葩说”商标的商标专用权，因而将其诉至法院。针对本案的争议焦点：雪领公司对“奇葩说”的使用是否构成商标性使用，海淀区人民法院认为，雪领公司对“奇葩说”的三种使用方式中，除“作为微信公众号、官网中的栏目名称使用”外，其“在网络视听节目中使用”、“在公众号名称中使用”均构成商标性使用，同时，鉴于被告使用的“营销奇葩说”与原告的申请注册商标“奇葩说”近似、被告与原告服务类别类似，最终判定雪领公司侵犯了爱奇艺公司就“奇葩说”商标的商标专用权。1雪领公司不服判决，上诉至北京知识产权法院。2019年7月14日，北京知识产权法院驳回雪领公司的上诉，维持原判。尽管北京知识产权法院维持了海淀区法院作出的一审判决，可是在商标性使用这一问题上，北京知识产权法院与海淀区法院的观点出现了分歧。海淀区法院通过考量雪领公司使用“奇葩说”字样时，具体的字体颜色、大小、突出程度等客观使用方式，认为在雪领公司对“奇葩说”的三种使用方式中，将“奇葩说”字样“作为微信公众号、官网中的栏目名称使用”不构成商标性使用。北京知识产权法院则认为，判断商标性使用的关键是相关公众是否会将其作为识别商品或服务来源的标识，在微信或官网中以“营销奇葩说”作为栏目名称，亦应与其他两种使用方式一样构成对“奇葩说”商标的商标性使用。2一审、二审法院从不同角度判断雪领公司对涉案商标的商标性使用问题，在部分使用方式上得出了完全相反的结论。与此案案情相似的节目名称侵犯商标权纠纷还有许多，如“江苏省广播电视台‘非诚勿扰’侵犯商标权案”、“长江龙新媒体有限责任公司‘非常了得’侵犯商标权案”、“中央电视台‘星光大道’侵犯商标权案”、“湖北广播电视台‘假如爱’侵犯商标权案”等等。3这些案件中，不同法院认定被告侵犯商标权与否时，在判断特定节目对争议标识的商标性使用问题上差异明显。有的法院并未对此问题做专门探讨，直接将与特定商标文字相同的节目名称视为节目商标，进行混淆可能性的判断。4单独探讨此问题的法院，作出判断所依据的标准亦存在很大的不同：或通过认定在节目名称中使用与申请注册商标相同的文字属于叙述性使用，而排除商标性使用；5或综合分析节目方的使用意图、使用方式和使用后相关公众的联想，判断商标性使用；6甚至有法院以大量节目名称被申请注册为商标这一事实来认定商标性使用。7综上，司法实践中，涉及节目名称侵犯商标权纠纷，有关在节目名称中使用特定标识是否构成商标性使用的问题，法院之间并未形成相对一致的判断标准，仍存在诸多值得探讨的内容。

商标性使用的认定

商标性使用作为判断侵犯商标权的前提条件，在案件中认定该使用行为是否属于商标性使用就尤为重要。我国《商标法》第48条规定了商标性使用的概念，该规定要求在商标性使用的情况下，商标必须发挥识别商品来源的作用。可是在司法实践中诸多不同类型的案例中，对于商标性使用的认定必须考虑以下几个问题。

一)商标性使用判断应与混淆可能性相区分

上文已述，商标性使用与混淆可能性是判断侵犯商标权时的两个各自独立的要件，因此，在认定商标性使用时不应将其与混淆可能性混为一谈。商标性使用主要想向消费者传达的信息是通过商标能够判断商品的生产厂商，商品的来源，至于依据此商标所判断出的结论是否正确在所不问。而混淆可能性是要判断商标在该商品上的使用是否会使消费者误认为是其他公司生产的商品。如在最高法院指导案例82号中，在判断歌力思公司的使用行为是否是商标性使用时，只必须判断歌力思公司在商品吊牌上标明“品牌中文名：歌力思”的行为是否是商标性使用即可，不必须考虑使用行为是否会造成混淆。由于歌力思公司在商品吊牌上的标识，消费者依此能够知晓其所购买的产品属于歌力思公司的，则歌力思公司的使用行为就属于商标性使用。而歌力思公司的使用行为是否会造成消费者误认为产品属于王碎永公司的产品，则是判断混淆可能性的部分，并非商标性使用必须判断的因素。

二)商标性使用与描述性商标使用区分

商标描述性使用属于商标性使用，可是我国商标法规定将这种使用行为认定为商标的合理使用。如在西安市中级人民法院判决的“泥浆”商标争议纠纷案中，被告使用泥浆文字只是为了说明其举办的足球运动比赛场所是在泥浆中，属于客观描述行为，应属商标描述性使用。因此在判断侵犯商标权时，假如被诉侵权人的使用行为属于商标描述性使用，即使存在造成混淆的可能性，也不构成侵犯商标权。

三)商标性使用不应考虑商标的地域性

商标权具有地域性，可是商标性使用的判断属于相对客观的判断，与商标的地域性无关。是否属于商标性使用与商标所附着的商品所在的地域无关。如在涉外贴牌加工案件中，受委托加工产品的中国企业生产商品虽并未在中国境内销售，可是其使用商标的行为已经属于商标性使用；其产品为在中国市场投放这一地域性问题影响的只是贴牌加工行为是否构成侵犯商标权的问题。由于商品未在中国市场流通，就不可能导致消费者对商品来源的混淆，也就不可能构成侵犯商标权。