商标淡化是否以存在混淆可能性为前提,商标淡化是否以存在混淆可能性为前提

商标淡化是否以存在混淆可能性为前提

欧盟实务界认为，《欧洲共同体商标条例》第8条第5款和第9条第1款c项将淡化作为驳回注册商标申请和作为认定构成侵权的依据，实际上承认了商标具有指示商品或服务来源的价值外，还具有“通过商标传达产品形象”的作用，即所谓的“广告功能”。正如欧盟内部市场协调局所说的，商标是“向公众传达信息的媒介，这些信息通过使用而融合在商标之中，这使得商标就代表了信息本身。这些信息能够是产品的质量，也能够是诸如豪华、生活方式、冒险、年轻等无形价值”。理论界认为，反淡化条款的规定旨在防止利用驰名商标的声誉而不当得利，保护驰名商标的显著性不因弱化或丑化而受到侵蚀。反淡化条款对欧盟许多国家而言都是一项新的制度，仅有经过不断摸索和积累后，才可能合理地适用该条款。商标淡化是否以存在混淆可能性为前提。英国法院曾经认为商标淡化以存在混淆可能性为前提，但这种观点被欧盟法院所否认。在BaywatchProductionCo.Inc.v.TheHomeVideoChannel案中，原告是“Baywatch”电视节目制作者，他拥有“Baywatch”商标，被告是一位称之为“Baywatch”的直接以两性内容为主体的有线电视节目制作者。尽管原告诉称被告侵犯了《英国1994年商标法》第10条第2款(相当于《欧共体商标条例》第9条第1款第a、b项规定的商标混淆侵权)和第3款(相当于《欧共体商标条例》第9条第l款第c项规定的商标淡化侵权)的规定，法院指出:“原告律师主要以被告违反了第10条第3款的规定为由提出诉讼请求。”法院没有接受原告诉称的被告违反第10条第2款规定的观点，其理由是:首先，第10条第2款要求双方当事人的商品相同或“类似”，法院认为在本案中并不存在这种相似性，法院认为具有“成人性质”的电视节目与原告制作的电视节目并不相似，并且原告在申请注册“Baywatch”这个商标的情况下，并没有将它申请注册使用在电视节目上，仅仅申请注册在“录像带和唱片”上，“录像带和唱片”与电视节目并不类似。第10条第2款的规定强调的是使用在“与申请注册商标核准使用的”商品或服务相同或类似，法院据此认定该案不适用第10条第2款之规定。其次，适用第10条第2款的规定，有1个重要的前提就是存在混淆的可能性，法院认为原告不能证明两者之间存在实际混淆，也不能证明存在混淆的可能性。

商标淡化是否以存在混淆可能性为前提

基于以上两点，法院最终判定该案不适用第10条第2款的规定。在分析是否适用第10条第3款的规定时，法院从两方面论证适用该款需以存在混淆可能性为前提:首先，第10条第2款和第3款是相对应的，第2款仅仅适用于双方当事人使用的商品是相同或者类似的情形，而第3款仅仅适用于侵权商品与“申请注册商标核准申请注册的商品或服务不类似的”情形，法院认为对不类似的商品给予的保护反而比类似商品的保护力度更大，从逻辑上而言是完全不合理的。其次，法院引用了另一位法官此前在1个判例中所说的不可能存在没有混淆而“利用了商标的显著特征”或对该商标的声誉造成损害的情形。法院认为由于这两个商标之间不存在混淆可能性，因此不适用第10条第3款的规定。英国法院Baywatch案的判决意见受到了许多批评，英国相关部门此后采取了一些措施纠正该案的判决观点，其中最典型的就是Audi—Med商标异议案。一位助听器和相关产品的制造者想申请注册Audi—Med商标，德国奥迪轿车制造商对此提出异议。双方主要的争议焦点就是是否适用《英国1994年商标法》第5条第3款(该款相当于《欧共体商标条例》第8条第5款规定的以商标淡化作为驳回注册商标申请的相对事由，该款与《英国1994年商标法》第10条第3款相对应)的规定。商标审查员在该案中引用了英国法官在MarksandSpenCEr.PLCv.OneinaMillion案中的相关探讨，在该案中法官暗示Baywatch案判决思路之错误。商标审查员在该案中认为，《商标法》第5条第3款的规定容许在不存在混淆的情形下以淡化为由对注册商标提出异议。欧盟法院先后多次重申混淆的可能性不是认定淡化的前提条件。因此，到目前为止，对于商标淡化是否必须以存在混淆的可能性为前提，答案已经很明确，不必须。