商标淡化的类型,商标淡化的类型

商标淡化的类型

在１９９８年的POLO案件中，被告在德克萨斯州建立了POLO俱乐部，并在门口张贴了著名的POLO图形标志（1个马术骑手骑马扬杆的图形），但其提供的是按时付费的为男性提供女性陪护的成人服务。德克萨斯州法庭基于联邦反淡化法与德克萨斯州反淡化法，认为被告提供的在POLO商标下的性服务，是对原告的驰名商标的贬损，并且其使用是在原告的商标驰名之后，因而应该被禁止。同样，在２００２年的Velveeta侵犯商标权案中，原告是美国著名的奶制品生产公司卡夫食品有限责任公司（KraftFoodsHoldinGS），其品牌“Velveeta”在经营近６０年之后，已经是美国驰名商标。被告StuartHELM，自称别名为“国王VelVeeda”，在网站上设立了“www．xxx．com”和“www．xxx.com站点，其网页原代码中都嵌入“VelVeeda”的元标记（metatag）。这些网站的主要内容都与色情图片相关，可是被告还提供了一些与奶制品销售服务相关的链接。伊利诺斯法庭在审判过程中指出，被告的行为构成了对原告商标的丑化。丑化一般发生的情形是将商标与性行为及不法行为相联络的场合。被告使用的“VelVeeda”与原告的驰名商标极其近似，并且被告对于“VelVeeda”的使用是在成人网的背景之下，其显示的诸多色情以及裸体图片给人的印象明显将对原商标权人的商标形象造成损害，从而使其以前累积的商业声誉受到影响。因此，法庭认为，被告使用“VelVeeda”的行为极有可能丑化原告的商标。依据美国的商标反淡化法，法庭判令被告之后禁止任何相关的“VelVeeda”的使用行为。这至少表明，在Mosley案件以前，丑化还被普遍认为是存在的。事实上，FTDA的立法报告中认为淡化应该做宽泛的理解。因此，在司法实践中，一些法庭甚至走得更远。在弱化与丑化之外，还发展出若干新的淡化模式。譬如，在Panavision案中，臭名昭著的域名抢注者Toeppen申请注册了“Pana‐vision．com”域名之后一直将其闲置。地方法庭和上诉法庭在审判中都认为淡化并不局限于传统的“弱化”或者“丑化”的情形。被告的行为“减少了Panavi‐sion商标在网络空间指示以及区分其商品和服务的能力”。法庭还援引在先案例Teletech案，支持其论断。在该案中，Tele‐tech是一家知名的电话及网络客服中心的服务商标，被告是相应的网络硬件设施的承包商，被告申请注册Tele‐tech的域名的行为，被法院认为是可能造成对原告的服务商标的淡化。此外1个独特的案例是Sykes摧PerfectNail案，在该案中原告生产经营美甲化妆品，其商标是“Sykes摧PerfectNail”。被告是一家专门经营低端的替代化妆品的公司，其将竞争者的姓名、商号以及相关的产品标记在商品上，以表明其产品恰恰就是该产品的替代品。被告生产的原告商品的替代品命名为“Sykes摧PerfectNail的通用版”。法庭认为被告的这种建立其商誉的行为完全依赖于原告的商誉，以“Sykes摧PerfectNail的通用版”的方式对自己的产品进行宣传广告，被告已经超越了比较广告的范畴，并且将自己的产品说成是Sykes摧Per‐fectNail的一种版本，是对原告的商标进行通用化的使用，即将原告的商标直接标明为其产品，其可能加剧原告商标的通用化，因此构成另一种类型的淡化。Mosley案非但没有承认司法实践中衍生出来的淡化模式，并且似乎还否定了以前的对于丑化的认同。司法实践迫切希望国会在这个问题上给予明示。

商标淡化的类型

Mosley案也透露出FTDA中不包含丑化这一形式的意味。尽管对于鼓吹言论自由者而言，Mosley案中的实际淡化原则是言论自由保护下的必然(在２００４年的听证会上，ACLU（AmericanCivilLibertiesUnion）的代表MarvinJ．Johnson仍然呼吁：“我们迫切希望你们继续在任何诉讼中坚持实际淡化标准，并且进行其他的一些修正，使言论自由能够得到更多的保护??”并且引证WWFv．Bozell案据以说明丑化以及商业使用的定义很难明确，极易导致商标权人利用防止丑化而禁止别人抗议或者批评。参阅StatementofMarvinJ．Johnson，BeforetheSubcommitteeonCourts，theInternet，andIntellectualPropertyCommitteeontheHouseJudiciary，April２２，２００４，２００４WL８７１０９３（F．D．C．H．）．)，但传统的对于淡化的理解至少包含了弱化、丑化的类型。而假如坚持实际淡化原则，丑化似乎无从发生，因而丧失了存在的必要。斯坦福大学法学院教授MarkA．Lemley认为：“Mosley案代表着对商标声誉的丑化这样一种淡化模式，可能在FTDA里根本就不存在，尽管丑化早就被视为淡化的根源之一。”他同时指出，这样的一种理解对于商标权人的保护是不利的。“举例而言，著名的网络拍卖网站如ebay网，面临上百个公司申请注册使用包含（bay．com）的域名以吸引其用户的现实。这些域名中，有些是中性的，例如‘umbrellaBay．com’、‘bargainBay．com’、‘blingBay．com’等，这可能导致商标的弱化。有些可能激怒访问者，例如‘nazibay．com’，专门出售纳粹纪念品；‘xbay．com’，提供淫秽视频，而传统的混淆理论对此无能为力。在某些情况下消费者可能认为网站与ebay之间存在赞助等关系，但即使不存在，ebay的品牌形象也受到影响和损害。”事实上，在Mosley案后的若干案件审理中，法官都意识到丑化是否受到FTDA保护本身就是1个问题。典型的如Caterpillar案，该案中原告卡特彼勒公司是全球知名的大型动力机械设备的制造商，是Caterpillar的商标权人。在被告WaltDisney公司的电影枟森林泰山２枠（GeorgeoftheJungle２）中，反面人物Lyle带着一帮爪牙开着Caterpillar牌的履带挖掘机妄图摧毁主人公George的森林故乡。尽管上镜时间很短，但观众能够很清楚地看出是Caterpil‐lar牌的挖掘机。原告提起淡化之诉。本来，这个案例更像是丑化之诉，但法庭称：“本庭只考虑弱化之诉，尽管在FTDA中是否包含丑化确实是个问题。假定丑化案件也必须显示实际淡化，我们不清楚原告该怎样显示。”然而，这种理解与诸多法庭既决判例显然不同。譬如，在１９９６年的ToysareUS案件中，原告拥有一系列以“Rus”为后缀的商标，主要使用在儿童玩具和儿童服装上。而被告则出售成人性具以及成人服装。被告在商品上使用“A‐dultsRus”的商标，并在网络上运用进行广泛宣传。原告向美国加州北区法庭提出FTDA之下的商标淡化之诉。法庭首先确认原告的商标是属于驰名与显著的商标，其次根据FTDA的国会报告指出FTDA意图保护驰名商标免于任何形式的弱化、丑化或者贬损，因而原告的淡化的诉因极有可能成立。法庭最后下令禁止被告在其经营中使用任何以“Rus”结尾的商标、企业名称或者域名，并禁止被告对于其域名的使用。