商标出质在先许可在后,商标出资的立法模糊性

商标出质在先许可在后

案例：甲公司于2008年1月取得A商标专用权。2009年1月，甲公司因资金周转之需而向丙银行贷款，债务履行期间截止2012年1月，应丙银行要求，甲公司以A商标出质，并办理了出质登记。2010年1月，甲公司将A商标普通许可给乙公司，许可使用期间截止2013年1月，未经备案。2012年1月，甲公司因经营不善而无力履行债务，丙银行遂欲拍卖A商标专用权并就拍卖所得优先受偿。请君思考：1.甲公司得否于出质A商标后再行普通许可A商标？若许可方式为排他许可、独占许可，甲公司又得否为之？2.丙银行意欲拍卖A商标专用权时乙公司得否主张优先受让？若债务履行期间截止2014年1月，乙公司又得否为之？3.丙银行得否请求甲公司将许可所得费用提前清偿抑或予以提存？在出质在先许可在后时，上述案例所提出之思考可归纳为如下主题：①出质已然存在时在后许可得否为之；②拍卖实现质权时优先受让能否主张；③债务履行前许可所得费用怎样处理。(一)出质已然存在时在后许可得否为之《物权法》第227条第2款前段规定：知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可别人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。依此条文之意，甲公司既然已将A商标出质给丙银行，A商标即属于“出质的知识产权”，非经质权人丙银行同意，甲公司不得将A商标许可给乙公司。如此是否合理？恐怕值得商榷。上述条文能够分为两层：一是不得转让出质商标；二是不得许可出质商标。前者，我们深认为然，质权之标的乃是出质人之商标专用权，一旦转让，标的既失，权利何存？基于物上代位金而受偿，恐非质权人设立质权之初衷。后者，我们认为不然，理由有三：一是许可无碍于质权之存续。质权依附于其标的而得存续，出质人不因许可而丧失商标专用权，许可无碍于质权之标的，自亦无碍于质权之存续。二是许可无碍于质权之实现。一如前文所言，许可在先出质在后，实现质权尚且无碍(许可在先所碍者，非为质权之实现，而是受让人权益)，何况出质在先许可在后呢？三是许可无碍于“质物”之价值。商标之价值源自使用，前文已述，此处不赘。经由被许可人使用，商标价值不减反增。除上述理由外，许可能有所得，在某种程度上提高了出质人向质权人履行债务的能力，可谓有益于质权人。依余之见，禁止许可出质商标实无必要。(二)拍卖实现质权时优先受让能否主张在许可在先出质在后时，若质权以折价或者变卖方式实现质权时在先许可之许可使用期间尚未届满，则在先之被许可人可得主张优先受让，即其能够同等条件优先于质权人及第三人受让商标专用权。在出质在先许可在后时，这一观点得否沿用，诚值思考。我们认为，在出质在先许可在后时，在后被许可人虽可主张优先受让，可是仅限于质权人变卖商标专用权于第三人时。若出质人与质权人协议折价抵偿债务，此时质权人即为受让人，在后被许可人不得主张优先受让。究其缘由，或可谓之：“先来后到”实乃应然之理，若无特别规范加以调整，在后被许可人与在先质权人利益冲突之时，自应遵循此理，以在先质权人利益优先。当出质人与质权人协议折价抵偿债务时，此时质权人即为受让人，在后被许可人若主张优先受让即与之冲突，此时自应以在先质权人利益优先；当出质人与质权人协议变卖抵偿债务时，质权人只需完成变卖既足实现质权，而至于何人作为受让人在所不论，此时在后被许可人与在先质权人并无利益冲突，其可主张优先受让自然无可厚非。结合引例，丙银行意欲拍卖A商标专用权时，作为在后被许可人的乙公司仍然能够主张优先受让，可是若丙银行意欲就A商标专用权折价受偿时，作为在后被许可人的乙公司不得主张优先受让。(三)债务履行前许可所得费用怎样处理《物权法》第227条第2款后段规定：出质人转让或者许可已出质之知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿或者予以提存。依此条文之意，当出质在先时，无论在后转让抑或在后许可，其所得费用均应向质权人提前清偿或者予以提存。结合引例，丙银行之质权设立在先，其作为质权人自然能够要求甲公司将其后许可所得费用提前清偿抑或予以提存。就转让而言，鉴于物权之物上代位的特性，在质权标的灭失时，质权人就其保险金、赔偿金或者转让金等主张提前清偿抑或予以提存，自无不可。可是，就许可而言，出质人不因许可而丧失商标专用权，许可无碍于质权之标的，此时自无以许可所得费用为物上代位金之依据。除此以外，许可所得费用本为一般责任财产，用于向全体债权人为清偿，当资不抵债时，由全体债权人依其债权占比受偿，若容许质权人就许可所得费用主张提前清偿抑或予以提存，势必影响其他债权人之权益。故此，我们认为质权人就转让出质商标所得自可主张提前清偿抑或予以提存，但就许可出质商标所得而言，则为不然。

商标出资的立法模糊性

商标出资，是指股东以商标作为出资财产投入公司，并取得公司股权的行为。根据我国法律、行政法规对出资形式的规定，知识产权能够作为公司、合伙企业和三资企业的出资标的物，而商标权作为知识产权的一种类型亦能够成为出资标的物。但对于作为出资标的物的商标类型和权利内容，有些在法律中缺乏相应的详细规定，有些却在不同的法律文件之间存在规范冲突。我国法律文件的规定至少存在以下问题。第一，知识产权出资类型的立法模糊性。关于商标权是否能够作为出资标的物的问题，许多法律规范均未涉及，甚至对于概念的使用也不统一。例如，《公司法》使用的概念是“知识产权”，《中外合资企业法》及《中外合资企业法实施条例》使用的概念是“工业产权或专有技术”。第二，所有权出资抑或使用权出资。商标使用权是否能够作为出资标的物，在中国现行立法上并不明确。例如，《公司法》第27条、第83条关于出资形式的规定就并未明确商标使用权是否能够作为出资标的物。《公司登记管理条例》第14条第2款则规定“股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”。上述立法问题在商标出资上能够概括为两个问题：第一，什么类型的商标能够作为出资标的物；第二，商标的使用权是否能够用于出资。解决上述问题关键在于对商标出资的适格性要件进行研究。所谓商标出资的适格性，是指前述投入公司商标具备作为公司注资财产的要求，这些要求即商标出资的适格性要件。仅有明确了商标出资的适格性要件，才能判断什么类型的商标能够作为出资标的、用于出资的商标权内容是什么。