美国商标反向假冒的构成要件,美国商标反向假冒的构成要件

美国商标反向假冒的构成要件

按照Summit案的标准,只要两个产品之间不存在“实质性差别”就可构成“全部侵占”,该标准比版权法上的“实质性相似”标准还严格。由于按照版权法上的“实质性相似”标准,仅仅是复制或几乎相同并不必然导致侵权,还必须分析这些相同的部分是否属于受版权法保护的对象;而Summit案所确立的“全部侵占”标准更容易达到,商标法的目的在于避免消费者混淆和防止不正当竞争,“全部侵占”标准关注的是产品之间的差别是否如此细微以至于消费者可能混淆,以及该产品是否实际上被盗用。此后,第九巡回法院受其他巡回法院的影响将“全部侵占”界定为“复制或擅自使用整个物品的实质部分”,认为“对产品的细微修改可能导致顾客混淆,然而仅仅大体上相似的产品不会导致顾客混淆”。在反向假冒中,怎样认定原被告的产品是否为同一产品,对市场竞争具有重要的影响。假如采取的标准太严,被告作出一些改变后仍然被认为是同产品,将限制被告以别人产品为基础进行改进和提高,这对些小微企业而言影响尤其大。例如,某甲以乙公司的溜冰鞋为基础提出了改进方案,甲想自己凭借该技术进入溜冰鞋行业但缺乏资金和设备,因此直接从市场上购买了乙公司的溜冰鞋,并以该溜冰鞋为改进对象,将改进后的溜冰鞋以自己的品牌推向市场。假如要求甲改进后的溜冰鞋与乙公司的溜冰鞋存在重大的区别,甲的行为很可能构成反向假冒,这样将阻碍甲品牌的创立,甚至最终可能导致该技术无法被产业化,不利于产品改进和创新。当然假如采取的标准太松,又可能放纵被告侵占原告产品。笔者认为,为了有利于我国经济的发展,最好采取相对较松的标准。不管采取何种标准,假如将原告的产品作为被告产品中的一部分,被告没有使用原告商标的行为不构成反向假冒。例如,电脑桌生产厂家使用竞争对手制造的桌腿作为向潜在消费者展示的样桌之一部分,不构成反向假冒,由于消费者不会关注桌子组成部分的来源。反向假冒作为虚假陈述之一种,必然要求导致消费者混淆的可能性。是否存在混淆的可能性必须根据相关证据来认定,例如,旅店经营者在目录册中将竞争者提供的服务错误地描述为自己的服务,极有可能导致消费者混淆,从而构成反向假冒。家向建筑行业数据库经营者提供软件和技术支持的合作伙伴,通过电子邮件告知其顾客:合作合同即将到期,它将按照独立的协议继续向他们提供服务,在签订新合同前将临时性地解决各种问题。建筑行业数据库经营者认为该电子邮件给顾客留下这种印象:以其商标为名提供的服务,来源于或至少部分来源于其合作伙伴,以此为由提起反向假冒诉讼,结果得到了法院支持。反向假冒的第3个要件,即“对来源的错误指示可能导致消费者混淆”,与前两个要件,即“争议中的产品源于原告”和被告错误地指示了产品的来源”,具有密切的关系。前两个要件是第3个要件的必要而不充分条件,假如不符合“争议中的产品源于原告”,原告在该诉讼中就不适格,假如没有“被告错误地指示了产品的来源”之行为,就不可能导致消费者混淆,当然即使具备了这两个要件也不必然导致消费者发生混淆。

美国商标反向假冒的构成要件

美国反向假冒的构成要件。美国司法实践中一般认为,反向假冒应当具备3个要件:(1)争议中的产品源于原告;(2)被告错误地指示了产品的来源;(3)对来源的错误指示可能导致消费者混淆。此外有一些法院认为还应当具备第4个要件——原告由于被告错误地指示产品来源而遭受损害。对于《兰哈姆法》第43条第a款规定中所使用的“产品来源”,除了有形财产的生产者外,是否包含有形财产中所包含的著作权人、专利权人等,美国司法实践中曾存在一些分歧,美国最高法院在Dastar商标案中澄清了该分歧,该案判决明确指出,“产品来源”是指有形财产的生产者,而不包含这些产品中所涵盖的任何思想、概念或信息之作者。美国最高法院作出这种界定是非常有必要的,由于假如将产品来源包含产品中所涵盖的思想、概念或者信息的提出者,可能再现已经超过版权或专利保护期限的产品,利用反向假冒获得保护,将会模糊商标与版权或专利之间的界限,为了维护著作权人、专利权人与社会公众的利益平衡,商标法不可能通过反向假冒制度来保护那些超过保护期限而处于公共领域的作品或发明。除此之外,还提出产品来源”除了有形财产的生产者外,还包含对该有形财产的生产承担责任的商标所有人。被告错误地指示了产品来源,实际上包含两个要素,一方面被告作出了改变、消除或取代原告的识别性标识,另一方面这种行为未经原告同意。假如双方当事人之间存在合同关系被告能够从该合同中推导出有权利作出这种改变、消除或取代原告的识别性标识,就不构成反向假冒。例如,在GreenBookIntern.Corp.v.InunityCorp.反向假冒商标案中,原告是软件许可方,它以被许可人在销售该软件以前去掉了原告的识别性标识为由提起反向假冒诉讼,法院驳同了该诉讼请求,理由是原告自己以2000美元的标识许可费为报酬去掉了该识别性标识,法院还进1步指出,即使该许可协议的范围不明确,被告的销售行为是否属于未经许可仍然是1个大问题。假如原告的产品被改变或者被作为被告产品的一部分,更换原告的商标是否构成反向假冒则是1个比较棘手的问题。在Shawv.Lindheim案中,第九巡回法院将反向假冒限于“全部侵占”之情形,声称我们拒绝扩大《兰哈姆法》的保护范围以涵盖联邦版权法能够提供充分救济的情形”。第九巡回法院试图通过采取“全部侵占”标准来平衡反向假冒背后的竞争政策:一方面应当对原告在发展产品或服务上所支出的时间、劳动和精力给予指定,另方而自由地模仿、复制和改进产品对自由市场经济而言又至关重要。通过这种严格的限制标准,法院试图惩罚那些将从竞争者的成果中获利和“搭便车”的人,同时又鼓励改革和发展并促进健康竞争,尤其是对那些不受版权法和专利法保护的产品进行改革和发展。但随后这种严格的“全部侵占”标准出现了松动,在SunnitMachineToolManufacturingCorp.v.VictorCNCSystems案中,法院认为精确地复制并不是构成“全部侵占”的必要条件,“被告对别人产品稍作修改后就贴上其他商标进行销售或许诺销售的行为,仍然可能属于具有过错的反向假冒行为”。