防御商标制度的法经济学,防御性申请注册(怎么申请商标)

防御商标制度的法经济学

近期，产品跨界成为品牌营销的热门话题，继与美加净推出奶糖味的润唇膏之后，上海冠生园食品有限责任公司（以下简称冠生园公司）再次跨界，与气味图书馆联合推出了大白兔奶糖味香水。从润唇膏、香氛再到奶茶、服饰，冠生园公司实现了以奶糖为中心的“品牌矩阵”扩展。除“大白兔”品牌之外，旺仔、六神、泸州老窖均推出了其跨界产品，并取得了良好的商业效果。从商标法领域而言，各品牌产品跨界的成功，得益于其防御申请注册的商标策略。可是由于我国并未对驰名商标的防御申请注册在法律层面予以毫无疑问，甚至为其设置了重重阻碍，在中国现有的法律制度下，驰名商标恶意抢注现象难以从事前进行防范。在司法实践层面，“伊利马桶”案①、“特斯拉”商标纠纷②、“七匹狼”商标行政争议案③等典型案例均反应出我国驰名商标恶意抢注现象的严峻。我国现有法律规范中，不乏以抑制驰名商标恶意抢注为目的的制度设计。《商标法》第13条以驰名商标是否申请注册为依据，划定了驰名商标禁止抢注的具体范围，明确规定了禁止在相同或类似商品上抢注别人未申请注册的驰名商标，以及在不相同或不相类似的商品上抢注别人已经申请注册的驰名商标。④除此之外，《商标法》第33条⑤以及《商标法》第45条第1款⑥，规定了在商标已经被申请申请注册的情况下，权利人能够通过提出异议或请求宣告无效的方式，保护自己的权益。可是总体而言，此类规定存在以下几个方面的问题：（1）难以预防驰名商标被抢注现象的发生。《商标法》尽管明确禁止抢注驰名商标的行为，可是该类规定仅能起到事后救济作用。驰名商标权人只能在别人已经提出注册商标之后，通过异议或宣告无效的方式主张自己的权益。（2）维权成本高。在现有的制度体系下，驰名商标权人为了维护自己的权益，在商标被抢注前，必须支出较大的精力时刻关注相关商标的申请注册情况；在商标被抢注后，必须支出大量的成本提起商标异议或无效宣告程序；在异议或无效宣告请求被驳回的情况下，还将卷入耗时费力的诉讼程序。维权的高成本不利于驰名商标权人权利的保护。（3）侵权损害大。在商标“申请注册取得”以及驰名商标“个案认定，被动保护”的机制下，假如市场上出现利用驰名商标声誉，在不相同或不相类似的商品上使用驰名商标“搭便车”的情况，权利人必须经过“认驰”、“认定保护范围”等复杂、漫长的过程后才可能维护自己的权益。此时，驰名商标权人因侵权受到的市场损失可能已难以逆转。在此基础上，驰名商标权利人为维护自身权益，不得不寻求自立救济，即在全类商品上申请注册驰名商标。目前我国诸如哇哈哈、华为、腾讯等公司均对其商标进行了全类申请注册。然而，由于我国《商标法》第49条第2款规定，申请注册商标没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人能够向商标局申请撤销该申请注册商标。使得即便该商标进行了申请注册，也将面临被撤销的风险。基于现有制度在保护驰名商标方面的局限性，以及实践中通过事前申请注册以保护驰名商标的现实必须，引发了学界对是否有必要建立防御商标制度的探讨。防御商标制度事关驰名商标权利人、第三方以及社会公众的利益，究其根本，是三方主体之间的利益怎样平衡的问题。可是对防御商标的既有研究多从“法教义学”的角度进行阐释，未能揭示该制度在三方主体的利益变动之间，究竟存在怎样的利益影响过程。在此基础上，笔者欲以法经济学分析为方法论，探讨我国是否有必要建立防御商标制度以及怎样建立的问题。

防御性申请注册

防御性申请注册 ——商标保护也当“合纵连横----注册商标转让，购买交易，专利申请代理

大白兔奶糖又在搞事情了！5月22日，继与美加净联合推出奶糖味的润唇膏之后，上海冠生园食品有限责任公司（下称上海冠生园）再次跨界，与气味图书馆联合推出了大白兔奶糖味香水。据ChinaIP记者调查发现，大白兔奶糖香水一经推出，短短几天内，天猫“气味图书馆旗舰店的销量已经达到了20000+件。

作为IP杂志记者，看到大白兔香水的推出不禁生疑，奶糖生产商做香水生意，商标在香水类商品上核准申请注册了吗？通过在国家知识产权局商标局检索平台检索，ChinaIP记者发现，从注册商标类别来看，上海冠生园不仅在第三类（包含化妆品、香水等）商品上申请申请注册了“大白兔及类似商标，该商标的申请注册甚至已经覆盖了商标分类表的绝大多数类别；从注册商标时间来看，自我国第一版《商标法》（1983年版）开始施行，上海冠生园就着手进行“大白兔及类似商标的申请注册。除了对主商标进行多类别保护，上海冠生园还申请注册了“大黑兔“大花兔“大灰兔“大红兔“金兔“银兔等多个商标，几乎把所有兔子“一网打尽，这家国民奶糖生产商对商标的重视程度简直超乎想象。

上海冠生园这种注册商标方式，被称作“防御性注册商标。防御性商标分为联合商标和防御商标，联合商标是指同一民事主体在相同或类似的商品上申请注册多个近似商标，防御商标是指同一民事主体在相同或类似商品上申请注册相同商标。防御商标和联合商标在中国仍是学理概念，尚未得到法律的认定。但在实践中，进行防御性注册商标的企业并不鲜见，例如阿里巴巴集团申请注册了“阿里爸爸“阿里妈妈“阿里爷爷“阿里奶奶等“家族商标；小米科技有限责任公司申请注册了“桔米“黄米“绿米“蓝米等多种“米商标。在各大企业纷纷“山寨自家商标的玩法背后，是前人因忽略防御性注册商标而掉过的“坑。

经典案例：忽视防御性注册商标之殇

（一）“伊利马桶案：你的牛奶，他的马桶

1991年10月8日，伊利公司在牛奶等商品上申请注册了“伊利商标，经过多年的宣传使用，该商标于1999年被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。2000年6月2日，自然人尤成和在卫生器械和设备等商品上申请申请注册标识为“伊利+图形组合商标。也就是说，一旦核准申请注册，牛奶界的驰名商标“伊利能够被别人用在马桶上……

伊利公司意识到这一后果的可怕之处，从2000年起开始了漫漫“护标之路，从向商标局提出异议到行政诉讼二审，穷尽了整个注册商标程序。2009年，北京市高级人民法院以“‘伊利+图形’组合商标会减弱‘伊利’作为驰名商标的显著性为由，最终判决撤销商标评审委员会“核准申请注册的裁定，“伊利商标逃过被“马桶淡化的命运。尽管伊利公司维权成功，但“杀敌一千，自损八百，九年的维权之路，付出的维权成本可想而知。此案凸显了防御注册商标的重要性，即同一商标的多类别申请注册非常有利于对主营业务的品牌保护。

（二）“泡椒凤爪案：被迫更名，乌龙缠身

2019年5月8日，有友食品股份有限责任公司（下称有友食品）在上海证券交易所成功上市。泡椒凤爪是有友食品的主导产品，据报道，2016-2018年在同类产品市场上的销售占比均超过75%，该公司因此被戏称为“凤爪一哥。然而，在商标问题上，“凤爪一哥也曾遭遇滑铁卢。1997年，有友食品在第29类（加工过的肉、食物蛋白等）、第42类（餐馆、咖啡馆等）商品上核准申请注册使用“有友商标。2004年，有友食品通过申请，又被核准在第29类（不包含肉类）商品上使用“YOYO商标。多年来，有友食品一直在泡椒凤爪等商品上使用“有友、“YOYO商标。

2006年，有友食品想在第29类肉食类商品上申请注册“YOYO商标，却发现该商标已经被一家台湾公司抢注。这代表着有友食品能够在第29类素食类商品上使用“YOYO商标，而其主导产品“泡椒凤爪却不能再使用了，因此该公司只能使用新的英文商标“YUYU。新商标推出使用后，“泡椒凤爪一度遭到消费者的质疑，认为该商品是仿冒品，商家和生产商收到大量投诉。据报道，有友食品董事长兼总经理鹿有忠在接受采访时透露，“考虑到向台湾公司买回商标可能会付出高昂代价，公司最终弃用‘YOYO’商标，全面启用‘YUYU’，以此彻底解决目前容易混淆的局面。

有友食品在成立之初对商标注册申请缺乏前瞻性，忽略了主商标“有友的联合商标和防御商标的申请注册，同时又使用别人的商标并进行大肆宣传，最终导致多年培育的品牌成果“付之东流，不得不重新建立新的商标品牌。

（三）“阿迪王案：李逵与李鬼和解

成立于2006年的阿迪王公司是外贸代工出身，因其旗下主打的“阿迪王商标、标志与国际知名运动品牌“阿迪达斯酷似，由一家名不见经传的小鞋厂摇身一变为全国有名的“山寨王子。即便是顶着“山寨这顶帽子，阿迪王公司也试图进1步打开市场——成为伦敦奥运会的赞助商、在湖南卫视投放广告、进军NBA等，并为此进行了一系列宣传活动，在三四线城市迅速发展市场。据报道，截至2012年底，阿迪王公司的年利润已经破亿元，这个“山寨王子在短短几年内赚了个盆满钵满。

实际上，2006年，“阿迪王商标被申请申请注册时，最初的申请人并不是阿迪王公司，直至2008年，尚处于申请中的“阿迪王商标才被转让至阿迪王公司名下。阿迪达斯公司作为正主，自然不能坐视这一“山寨商标注册申请申请注册，并在法定期限内向商标局提出商标异议申请，但被商标局驳回，后向商标评审委员会申请复审，亦被驳回。2012年，阿迪达斯公司提起行政诉讼，该案最终以阿迪王公司向商标局提出撤回“阿迪王注册商标申请而告终。据报道，之因此出现这一结果，是由于阿迪达斯公司与阿迪王公司在审理进行过程中达成了和解协议。阿迪王公司将不再使用“阿迪王中文商标及相关标志，取而代之的是英文标识“ADIVON。

两个公司持续多年的恩怨，最终以和解落幕，但整体来看，阿迪达斯公司还是受损失的一方。近些年，“傍名牌的抢注现象愈演愈烈，忽视防御性商标的申请注册，往往代表着市场份额的损失。从该案来看，阿迪达斯公司作为“李逵几乎完全没有打击到“李鬼，相反，在纠纷背后，阿迪王公司逐渐树立起了自身品牌，为其后续发展做好了铺垫。

实践中，类似案件不在少数。例如，顶级汽车品牌“劳斯莱斯也曾遭到马桶生产企业的觊觎，企图将“劳斯莱斯的类似注册商标在相关产品上；江苏省红太阳食品有限责任公司起初只申请注册了蛋品类的“红太阳商标，后被其他企业抢注了“红太阳风鹅、琵琶鸭等类别的商标，致使红太阳公司出品的风鹅、琵琶鸭只能使用“红洲牌商标；腾讯由于忽视了“QQ商标的全类申请注册，想要发展汽车产业时，却发现相关商品上的“QQ商标已经归了奇瑞公司……由上述案例可见，防御性商标的申请注册在商标反淡化、商标维权以及品牌延伸发展等方面发挥着重要作用，其对企业发展的关键性作用不容忽视。

专家解读：防御性注册商标存续的法律问题

（一）防御性商标是否适用“恶意申请注册条款

企业认识到防御性商标的重要性，但作为实现商标禁用权的有效途径，此类商标“不以使用为目的的特性使得其在注册商标中受到挑战。

2019年4月23日，第十三届全国人大常委会第十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》，其中对《中华人民共和国商标法》的6个法条作了修改。这是继2013年8月30日第三次修改后，对《商标法》进行的第四次修改，修改条款自2019年11月1日起施行。此次修改增加了规制商标恶意申请注册的内容，在第四条第一款增加“不以使用为目的的恶意注册商标申请，应当予以驳回的规定。防御性商标在企业发展的过程中是因禁止别人侵权、搭便车等目的而存在，这与申请注册商标的“使用义务似乎背道而驰。那么，防御性商标的申请注册行为是否落入了“恶意申请注册的规制范畴呢？为此，ChinaIP记者采访了上海大学法学院副教授、知识产权学院副院长袁真富副博士。

袁真富从立法原意出发，解读“恶意申请注册条款立法目的。国家知识产权局在2019年5月9日发布的《商标法修改相关问题解读》一文中明确标明，“在囤积申请注册行为的规制方面，法律中仅有原则性规定，缺乏直接的、明确的、可操作性的条款，导致实际操作中打击力度不够。本次修改是从源头上制止恶意申请申请注册行为，使商标注册申请申请注册回归以使用为目的的制度本源。据此，袁真富标明，“能够确信，《商标法》第四条中规定的‘不以使用为目的的恶意注册商标申请’，初衷主要是精准打击恶意囤积的商标注册申请行为。事实上，从新《商标法》第四条‘恶意’的限定来看，能够认为，类似防御性商标的申请注册申请，不在第四条前述规定所规制的范围内。企业为有效保护商标尤其是其核心商标，而采取防御性的商标注册申请，属于国际上通行的策略性措施，不应受到不合理的抑制。

可是，在袁真富看来，怎样区分防御性商标注册申请和恶意商标注册申请，有时并不是那么容易，特别是在商标注册申请的初审阶段。他指出：“即使是防御性商标注册申请，理论上也应当有1个数量的管控，假如申请数量庞大到天量，似乎也超出了防御目的。怎样合理地结合申请人自身的经营状况和相关的行为等因素，来判断是否属于商标恶意申请，仍然有待于未来在《关于规范商标注册申请申请注册行为的若干规定》中加以明确规范，尤其是结合审查实务和司法实践进行经验总结。

（二）防御性商标怎样避免“撤三风险

闯过了注册商标这一关，防御性商标仍然面临着被撤销的威胁。我国《商标法》四十九条第二款规定，“申请注册商标……没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人能够向商标局申请撤销该申请注册商标。“撤三制度是清理闲置商标资源的有效手段，但同时也是防御性商标的“天敌。实践中，申请人往往出于保护目的申请大量防御性商标，但并未投入使用。当别人以“连续3年停止使用为由提起撤销时，此类商标因未“使用往往面临被撤销的结局。

在金仲能诉国家工商行政管理总局商标评审委员会撤销复审行政纠纷案中，法院并未采纳拉科斯特公司提交的证据资料（包含在指定期间内将涉案商标使用于杂志、包装盒等资料），以“连续3年停止使用为由，撤销商标评审委员会的复审裁定，导致拉科斯特公司在第16类商品上申请注册的“鳄鱼商标最终被撤销。该案是防御商标遭遇“撤三的典型案例，判决反映了法院对于“商标使用认定的严格态度。这个案例是否表明防御性商标在“撤三制度之下就毫无生存空间呢？现实倒也不是如此悲观，北京万慧达（上海）律师事务所合伙人梁思思博士接受了ChinaIP记者的采访，在防御性商标避免被“撤三这个问题上为企业支招。

梁思思承认，防御性商标的申请注册目的在于“防御，使用频率较低，遭遇“撤三的风险较大。但她认为，这一风险能够避免，并向ChinaIP记者介绍了三种方式：“第一，商标在赠品上的使用属于‘商标使用’。企业能够在经营主营商品的同时，将带有防御性商标的商品授权给具有生产能力的企业加工，在销售主营商品时，其他商品作为赠品一同销售。第二，注册商标人在其庆典活动上的赠品或纪念品上使用商标，也是一种被视为面向广大消费者的‘商标使用’。在国家工商行政管理总局商标评审委员会、恒大地产集团有限责任公司诉江西恒大高新技术股份有限责任公司撤销复审行政纠纷一案中，法院采纳了这一观点。第三，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定，商标权人自行使用、别人经许可使用以以及他不违背商标权人意志的使用，均可认定为《商标法》第四十九条第二款所称的使用。因此，将防御性商标许可给其他主体使用，符合‘商标使用’的情形。

除此之外，梁思思强调，“在防御性商标的使用过程中，一定要注意证据的保存。商标局发布的《商标审查及审理标准》中规定了‘商标使用在指定商品/服务上的具体表现形式’，企业可依据自身情形结合该规定，对防御性商标进行‘商标使用’。