抵触TRIPS协定与巴黎公约注册商标义务的问题,抵触申请的争议(怎么申请商标)

抵触TRIPS协定与巴黎公约注册商标义务的问题

综合拨款法案，欧共体指控综合拨款法第211节的颁布实施，导致了符合TRIPS协定申请注册条件要求的商标不能获得申请注册，美国因而违反TRIPS协定义务。欧共体认为，TRIPS协定第十五条第一款以及巴黎公约第六条之五A(1)都规定了商标获得申请注册的条件，符合此两项所规定的条件的商标，应该给予申请注册，而第211节限制了符合此类条件的商标的申请注册，因此抵触了TRIPS协定义务。TRIPS协定第十五条第一款与巴黎公约第六条之五A(1)与是欧洲共同体所称的第211节(a)(1)抵触注册商标义务的两项条款。一、第211节(a)(1)与TRIPS协定第十五条第一款义务一致性问题(一)欧共体与美国的争议焦点本案中欧共体与美国的争议问题之一在于就符合TRIPS协定第十五条第一款显著性要求的商标，成员是否必须给予申请注册的问题。欧共体主张这是一项绝对义务，成员必须对符合商标构成形式的商标给予申请注册，美国认为这只是针对注册商标形式方面设定的义务，成员并不因此对所有符合该形式的商标给予申请注册。双方分歧主要体现在对该义务的性质认定与例外范围两个方面:1.TRIPS协定第十五条第一款注册商标义务的性质(1)欧共体的观点欧共体认为，TRIPS协定第十五条第一款为成员创设了注册商标基本义务。凡符合该款显著性要求的商标成员都必须给予申请注册，这是成员应遵守的基本义务。第211节(a)(1)的规定针对的商标，即使符合了第十五条第一款的条件，也无法获得申请注册，因而该规定抵触了第十五条第一款的义务。(2)美国的观点美国认为，TRIPS协定第十五条第一款是对商标进行简单的界定，只是要求成员对符合商标形式方面要求的商标给予申请注册，成员不得再以形式方面的理由拒绝申请注册，成员仍然有权以其他理由拒绝申请注册。第十五条第一款并不要求成员必须接受并申请注册任何符合商标构成条件的商标。美国提出的观点的依据是维也纳公约规定的解释惯例。首先，从文义上分析，美国认为第十五条第一款的标题为“可保护”(protectable)而不是“受保护”的客体，表明任何能够区别货物的标记或标记的组合都能够构成商标。但成员不能仅因某一标记或标记组合是否能构成商标的条件而决定是否给予申请注册。其次，从上下文解释来看，第十五条第二款也清楚的表明，第十五条第一款不禁止成员国以除形式以外的其他理由拒绝注册商标，只要这些理由不背离巴黎公约的规定。这也说明第十五条第一款并未设定一项必须接受注册商标的绝对义务。2.第十五条第一款义务的例外(1)欧共体的观点欧共体认为第十五条第一款规定的商标义务是一项绝对义务，例外受到严格限制，仅有在TRIPS协定与巴黎公约明确提及的情况才能拒绝。假如不属于TRIPS协定与巴黎公约明文规定的选择性或强制性例外情况，申请注册申请必须获得批准。美国的观点扩大了义务例外的范围，会导致成员滥用权利。由于第211节(a)(1)以商标用于无偿没收的资产且未取得原始所有人及继承人同意为理由，阻止符合第十五条第一款申请注册条件的商标获得申请注册，这种理由并不属于TRIPS协定与巴黎公约明文规定的理由，因此抵触了TRIPS协定第十五条第一款的义务。(2)美国的观点美国除主张第十五条第一款只是限于注册商标形式方面的义务外，还主张即使按照欧共体的观点，必须给予符合第十五条第一款标准的注册商标，成员仍然能够根据第十五条第二款拒绝注册商标，只要拒绝的理由不背离巴黎公约即可，这些理由能够是TRIPS协定以及巴黎公约中未明确规定的拒绝理由。美国坚持第211节(a)(1)是一项所有权性质的措施，主张该措施并不因商标的构成形式而随意拒绝注册商标，其所针对的商标并非不能申请注册或续期，只是应获得原始所有人或其利益继承人的同意②，目的是保护被古巴政府无偿征收的商标原始所有人的利益。TRIPS协定与巴黎公约并不限制成员能够所有权措施限制注册商标，成员有权以所有权方面的理由拒绝申请注册。因此第211节(a)(1)不抵触TRIPS协定的义务。

抵触申请的争议

抵触申请的争议

这几天业内关于抵触申请的探讨比较热烈。原因是中科院的一件涉诉的重要专利，被自己的抵触申请无效了一部分。

抵触申请是指在专利申请日以前申请，但在申请日之后公开的专利申请。它是一种广义的在先技术。按照常理，所有的在先技术应该都是专利申请日以前公开的，可是由于专利系统的先申请后公开制度，造成一部分专利申请已经提交，可是后续的申请人看不到，也提交了一样的技术方案，后续申请与以前的申请冲突或抵触，因此称为抵触申请。

不清楚读者有没有这种感觉，我在开始学专利的情况下，总觉得抵触申请这个概念很绕口。其实抵触申请一直是专利法中最有争议的话题的之一，在欧洲、美国、日本也常引起学者探讨，相比较而言，在中国的探讨还算比较少的。

抵触申请的概念本身在各国的规定都有一些差别。大家的共识是在先申请的内容与后续申请一样，毫无疑问会阻碍后续申请的授权，否则就重复授权了。可是在先申请对后续申请的影响达到什么样的程度？各国的规定很不同。例如抵触申请是否包含自我申请？自我申请指申请人还是发明人，还是二者皆可？在包含自我申请的情况下，申请人或发明人有多个的怎么算？抵触申请限于本国申请还是包含其他国家申请，欧洲的成员国怎样处理？PCT申请怎样处理？抵触申请到底是权利要求对比还是全文对比?抵触申请除了用于评价新颖性之外，能否评价创造性？评价新颖性的标准与现有技术的有何区别？这些问题要说清楚，得要写半本书，我暂时没有那么多时间写长篇。网上能够搜到一些各国抵触申请的比较论文，可是都说得不是太全。

我们先说说抵触申请到底应不应该包含自我申请这个问题。

在美国、日本，抵触申请是不包含自我申请的，欧洲的抵触申请包含自我申请，中国以前的规定是抵触申请不包含自我申请，后来改成包含自我申请，与欧洲的规定相似。因此现在专利法中关于新颖性的定义是这样的：

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

抵触申请是否包含自我申请，概念只是简单转变，影响却非同凡响。我们能够比较下统计数据。根据欧洲专利局公开的数据，总体上大概有3%的申请是由于抵触申请驳回的，而相比较而言，日本专利局仅有大概1%的专利是由于抵触申请驳回的。

欧洲专利因抵触申请驳回占比

日本专利因抵触申请驳回占比

从上图比较明显看出，日本专利因抵触申请被驳回的占比要少得多，很大一部分原因就是日本的抵触申请排除掉自我申请。当然，美国的抵触申请还能够用于评价创造性，情况更加复杂。日本与欧洲的抵触申请数据比较更科学，更准确反映抵触申请是否包含自我申请的影响。

这个道理很容易理解，假如规定抵触申请只能影响新颖性的情况下，最大可能的抵触申请就是自己的在先申请。我们在实践中，经常遇到这种情况，同样的发明人或者在相同研究小组的发明人，经常会先后提交重复的部分。这也是企业内部的专利管理人员头疼的问题，必须额外的时间去审核与辨别。笔者见到过企业的第1个发明人在提交的附图中公开了多余的部门，刚好多余的附图部分披露了这家企业的后续申请部分，可是企业在处理后续申请时只查了说明书，没注意到方案在以前的附图中已经公开得很清楚，防不胜防。假如抵触申请规定排除掉自我申请，那么抵触申请毫无疑问少掉一大部分。

那么抵触申请到底是否应该排除掉自我申请？笔者觉得这完全是个利益平衡的问题。假如站在专利申请人的角度，排除自我申请是非常有利的，实践中要减少许多麻烦，并且还能够利用抵触申请的制度进行一系列申请，迷惑对手，甚至还能够适当延长专利保护期（当然，这么做风险很大）。而抵触申请包含自我申请，对第三方比较有利，别的不说，无效的情况下多了很大一部分可用的素材。除此之外，抵触申请包含自我申请对日本和美国的申请人也造成许多困扰，特别是美国企业有系列申请的习惯。中国专利法修改将抵触申请包含自我申请，可能与不少申请人利用这个制度制造重复申请有关，笔者见过有申请人将几乎同样的方案先后申请300多次，当然现在这叫非正常申请。

因此说，抵触申请是否应该包含自我申请，完全是个利益平衡的问题，是站在专利权人的角度还是站在公众利益的角度问题。

最后还要提醒一下明天参加专利代理师考试的读者们。千万别受到我文章中关于抵触申请概念描述的影响，最后考完试再看。考试考的是的中国专利法，没有那么复杂。我文章的关于抵触申请的概念问题，是站在各国比较法的角度提出的。为了应付明天的专利代理师的考试，考生一定要只看中国专利法关于抵触申请的概念。关键点是没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。评价新颖性、本国申请、全文对比。这是重要的考点，有可能出现在撰写素材中。搞错了抵触申请，例如把国外的申请当成抵触申请，日期算错了的，最后撰写的权利要求可能完全错了方向，无效也是类似。祝大家明后天考试都顺当。