驰名商标权利人可以制止超过五年撤销期限但恶意注册的商标的使用(怎么申请注册商标)

原张中国商标杂志

首先，提出了一个问题

2009年5月1日起施行的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷适用法律若干问题的解释》[1](以下简称《驰名商标司法解释》)第十一条规定:

被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条规定，复制、模仿或者翻译原告的驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法裁定禁止被告使用该商标。但是，被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院不予支持原告的请求:

(一)超过《商标法》第四十一条第二款规定的撤销期限的；

(二)被告申请注册时原告商标不知名。

实践中有这样一个案例:2002年1月，在B公司申请注册同一商标X(用于饮用材料和水)之前，A公司的奶粉商标X在中国是知名的。B公司的X商标是2003年8月注册的。虽然B公司的X商标已注册5年以上，但2017年A公司以B公司2002年申请X商标注册是恶意搭便车为由，依据《驰名商标司法解释》第11条规定，禁止B公司在饮料和水中使用X注册商标。那么，A公司的请求能得到法院的支持吗？如何理解上述司法解释第十一条？本文分析如下。

二、《驰名商标司法解释》第十一条突破现有规则

根据最高人民法院知识产权局负责人在回答记者提问时的解释，该规定的背景是，对于两个注册商标的冲突，2008年3月实施的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称和在先权利冲突民事纠纷案件若干问题的规定》曾规定， 原告以被核准的商品使用的注册商标与其原注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当告知原告依照民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定向有关行政机关申请解决。 [3】——根据这一解释的精神，即使注册商标涉嫌侵犯在先商标的权利，原则上法院也不能在商标管理机关撤销注册商标之前，命令商标所有人停止使用该商标。本案中，如果驰名商标的所有人是侵犯他人驰名商标权利的后注册商标，则该驰名商标的所有人不能根据《商标法》第十三条的规定及时有效地保护自己的权利，只能先通过行政程序撤销或者使该注册商标无效，然后通过侵权诉讼禁止使用该注册商标。为此，该司法解释突破了以往的规定，赋予知名商标所有人直接禁止使用后注册商标的民事救济。

笔者认为，这一规定对于驰名商标权利人的好处在于，无需先经过行政撤销程序，再经过民事司法程序，停止域名抢注和注册商标的使用；这一规定对法院的意义在于，注册商标未被撤销的，可以直接判定为侵犯驰名商标权利，禁止使用。这其实是注册商标保护的一个例外。

三.驰名商标司法解释第十一条“例外”的适用条件

为谨慎起见，上述司法解释将这一例外规定的适用限制在两个方面，即规定了两个适用前提:

(1)申请注册后注册商标时，原告的未注册商标必须是驰名的——这要由原告证明为“驰名”。

(2)未超过2001年《商标法》第41条第(2)款(现行《商标法》第45条第(1)款)规定的请求撤销注册商标的期限——这应由被告证明为“超过”。

对于第一个前提，很容易理解，因为在被告申请商标注册时，原告的商标并不知名，所以不可能获得针对被告使用后来注册的商标的特殊保护。

就第二个前提而言，笔者猜测司法解释的本意似乎是:如果请求撤销注册商标的期限已经届满，那么注册商标就不能再从程序上撤销，那么法院就不能再直接判定注册商标侵犯驰名商标的权利，禁止其使用——然而就这一规定而言，仍有问题需要回答:

就这项规定而言，还有一些问题需要回答。一、请求撤销注册商标的期限已经“超过”。行为发生的时间点超过了这个时限？驰名商标权利人已经超过撤销期限(自商标核准注册之日起超过五年)[5]，恐怕更符合司法解释的初衷。也就是说，司法解释赋予了驰名商标权利人这种特殊的民事救济，但原则上仍然要求驰名商标权利人在起诉时有机会提起行政程序撤销注册商标——但现在他可以通过民事司法程序直接实现救济，而不需要行政救济程序。但是，如果他失去了这样的机会或行政程序权利，法院就不应该再通过民事司法程序提供保护——否则，两种救济程序必然会产生实质性的冲突。

二、接下来的问题是:即使驰名商标权利人提起侵权诉讼时已经超过期限，如果商标注册人注册了该驰名商标，根据2001年《商标法》第四十一条第(二)款(现行《商标法》第四十五条第(一)款)，如果能够证明注册商标所有人的注册申请是“恶意的”(往往是这种情况)，是否可以免除该期限？此时，法院正在机械地适用司法解释第十一条第(一)项例外的字面意思，不以驰名商标权利人已经超过撤销期限为由，责令被告侵权或者禁止被告使用该商标， 还是认为被告的注册是恶意的，不受注册商标撤销期限的限制——事实上原告仍然可以通过行政程序撤销注册商标，所以他仍然命令被告侵权，禁止被告使用该商标？ 笔者认为后一种做法更为合理，法院可以在此民事侵权诉讼程序中审理被告的登记行为是否具有恶意，进而做出相应的判决。这样更符合司法解释保护驰名商标的初衷和精神。

如果作者的理解和解释没有问题，以“2001年《商标法》第41条第(2)款(目前《商标法》第45条第(1)款)规定的请求撤销的期限”为由，限制最高人民法院司法解释第11条对驰名商标的适用，没有太大的实际价值。因为原告在被告商标申请注册之前已经能够证明其商标是驰名商标，所以被告注册恶意往往不言而喻。

注释和解释:

[1]《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-62.最高人民法院审判委员会第1467次会议于2009年4月22日通过，自2009年5月1日起施行。

[2]根据2001年《商标法》第四十一条第二款(现行《商标法》第四十五条第一款)，“注册商标违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会撤销该注册商标。对于恶意注册，不受5年限制。”。

[3]回答记者关于发布《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷适用法律若干问题的解释》的提问。2009-04-27?|?资料来源:人民法院报，http://www.chinacourt.org/article/细节/2009/04/ID/355466.shtml

[4]根据2001年《商标法》第四十一条第二款规定，“注册商标违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会撤销注册商标。对于恶意注册，不受5年限制。”。

[5]关于这一条，有的法院在判决中提出了这样的解释:根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条，原告请求被告停止使用注册商标，除非原告在这些商标获准注册之日起五年内申请撤销，否则原告应当向有关行政机关申请解决。见:广东省广州市中级人民法院民事判决书(2011)穗中房民审证字第760号

作者:同济大学法学院