南非商标法关于商标淡化的规定

南非（SouthAfrica）南非商标法（１９９３年）第１０条第１款第１７项规定：下述标识不能被申请注册，即便被申请注册，依本法第３条及第７０条，也将从申请注册表上删除：（１７）申请注册与驰名商标相同或者近似的标识，无论是否产生欺骗或者混淆，假如寻求申请注册的该标识的使用将会不当获利，或者对申请注册商标的显著该法第３４条规定第１款（c）项规定：第３４条对申请注册商标的侵权：（１）申请注册商标的权利视为受到侵犯，当：（c）非经授权，在商业中将申请注册与商标相同或者类似的标识使用在任何商品或者服务上，假如该商标为公众所周知，并且对于该标识的使用将可能不当获利，或者对申请注册商标的显著性造成损害的，无论是否产生欺骗或者混淆。南非最高法院在２００７年的BMW案中就该条款的适用进行了论述。在该案中，Verimark公司是南非电视直销业务经营的领导者，其主打产品是汽车应急箱及洗洁产品，使用的商标是“DiamondGuard”。其通常通过电视广告直接进行产品宣传和销售，不过在广告中显然是为了增强广告的效果，其产品所使用的对象有许多车型，但通常是著名的宝马（BMW）车。例如，一辆看起来比较破旧的宝马车经过Verimark公司的产品一洗洁，立刻就容光焕发，变成新车一样。宝马公司认为电视广告中清楚地显示出宝马的商标，并且被告的洗洁产品的包装上也使用这一广告场景，由于宝马的商标也申请注册在洗洁产品上，因此被告的行为首先构成了南非商标法第３４条１款（a）项所规定的侵犯商标权。其次，还构成了第３４条１款（c）项下的商标淡化。Verimark公司抗辩在包装上使用宝马的行为并不构成商标使用行为，由于那只是表明宝马车而已，并且在包装上也清楚地显示了Verimark公司自己的“DiamondGuard”商标，因此不构成侵权。法官仔细考虑了该案的情形，认为商标的重要功能在于指示来源，仅有当消费者感觉到Verimark公司提供的产品和BMW商标发生关联时，才能认为产生了混淆，在此意义上也才能进1步判定侵犯商标权。法官认为在包装装潢上的BMW商标的使用将被视为指代该车，而不是清洁该车的Verimark公司的产品，因此该想法被驳回。法庭接着考虑了第３４条１款（c）项下的商标淡化条款，主要是是否可能不正当地弱化了宝马商标。至于丑化或者其他损害的情形，法庭认为显然不存在。法庭首先指出，该条并不必须以混淆的可能性作为适用的前提。可是，该条也不能适用得过于宽广。法庭认为，该条并不是说任何的对于该商标的使用，只要人们能唤起对驰名商标的联想，就应该被制止，法庭应该考虑不当得利以及损害的可能性。而这必须由证据来表明，法庭认为，尽管Verimark公司利用了BMW的商标的商誉，可是不能说这样的利用是不正当的。对于Verimark公司对于BMW商标的使用，一般的消费者可能会想到宝马公司，但他们知道那只是Verimark公司对于该款车的随意使用。这种单纯的头脑中的想象并不会导致BMW商标的损害，不管是弱化还是丑化。基于此，南非最高法院驳回了宝马公司的想法。从该案看，南非最高法院对于淡化条款的适用也强调是在单纯的联想之外还应该具有不正当性，或者有证据表明这样的联想已经将导致对商标的商誉产生损害的可能性。