商标指示性合理使用立法的缺失引发司法实践的混乱,商标制度的起源

商标指示性合理使用立法的缺失引发司法实践的混乱

商标指示性合理使用是指别人在生产经营过程中能够正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。这是为了使社会主体间的利益达成平衡而设计的一种制度，其包含叙述性合理使用和指示性合理使用。对于商标指示性合理使用，有学者称之为“被提及的合理使用”，也有学者称其为“连带使用”。商标指示性使用并不是商标使用，尽管直接指向商标权人的商品或服务，但最终目的是为了说明指示性使用人自己的商品或服务，不构成侵犯商标权。遗憾的是，我国在《商标法》第59条第1款只是承认了商标叙述性使用的合法性，却未曾对商标指示性使用合法性作出明确且详细的规定。可是，司法实践中却频发此类案例，对其进行分析可看出我国在商标指示性合理使用上进行立法的必要性。

（一）“TOEFL”商标专用权纠纷案

新东方学校在“TOEFL系列教材”以及听力磁带包装中都突出使用了美国教育考试服务中心（ETS）的申请注册商标“TOEFL”，因此ETS提出了侵犯商标权之诉。一审法院认为新东方学校对于“TOEFL”的使用是以醒目字体标明的，且其与ETS的申请注册商标和商品类别完全一致，构成侵犯商标权。二审法院认为新东方学校对“TOEFL”的使用是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了方便读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆，因此，不构成对ETS的侵犯商标权。可见，一审二审对该行为的性质有着截然不同的认识，其是否属于指示性使用而不构成侵权，我国立法并没有规定，也无法提供具体的认定标准。

（二）“FORVOLVO”侵犯商标权纠纷案

被告瑞安市长生滤清器有限责任公司在其生产的滤清器上以醒目、大号的英文标有“FORVOLVO”字样，原告沃尔沃公司以被告的行为构成对原告申请注册商标专用权的侵犯为由提起诉讼。法院认为被告未经许可，在其产品上突出使用“FORVOLVO”字样，且其文字含义不清，又未在滤清器上标示产品制造商的名称等能够识别商品来源的文字，客观上容易造成混淆，使消费者联想到该商品来源与“VOLVO”注册商标人存在某种联络。因此，构成对原告申请注册商标的侵权。

（三）“TOTO”侵犯商标权纠纷案

河南龙头建材有限责任公司未经许可，在其经营场所使用经销的日本东陶洁具产品的“TOTO”商标做广告，原告东陶株式会以其侵犯“TOTO”申请注册商标专用权为由提起侵权诉讼。一审法院认为被告未经许可使用“TOTO”标识属于侵权行为；二审法院则从反面指出龙头建材公司的行为不属于《商标法》第57条和《商标法实施条例》第75和76条规定的侵犯商标专用权的行为，系对其通过合法渠道购进的“TOTO”产品进行广告宣传，东陶株式会也未遭受任何经济损失；且一审适用法律不当。最终二审认为龙头建材公司的行为不构成侵犯商标权。类似案例还有许多，从以上案例不难看出，在司法实践中对商标指示性使用有一定认识，甚至在某种程度上是认可的，并在判决书中有一定的阐述。无奈的是，我国相关法律中没有相关规定，以至于法院审理案件时没有可依据的法条，对商标指示性使用产生不同的认识，作出不同的判决。这不仅对当事人不公，并且是对司法严肃性的践踏。鉴于此，在商标指示性合理使用上，我国亟需在立法上有所作为。

商标制度的起源

在英国，面包房及银匠有义务在自己的制品上标出记号，作为一种强制性规定出现在13~14世纪。那时还称不上“商标”。在德国，开始与商标沾边的，竟是古登堡采用活字之后的印刷品——看来两种知识产权在西方的起源真有一定缘分。那是由于当时印刷出版者们竞相使用活字印刷术，而印出的两种书籍（如圣经）其装帧、质量各异。为了在市场上把自己质量高的印刷品与别人质量低的印刷品分开，以在竞争中处于有利地位，部分印刷出版者开始把具有一定标识的图案在印刷品上印刷出来。在这里，商标的功能已经显示出来了。1518年，由AldusofVeniCE出版的书上印的“海豚与铁锚”装饰被别人假冒，曾引起过早期西方的商标纠纷。第1个经法院判决、保护商品提供者专用标识的案例，发生在1618年的英国。这起纠纷，也是由于1个布商假冒另1个布商的标识而引起的。经判例法对商标实施保护，最早出现在工业革命的起源地英国，也是不足为怪的。不过，英国停滞在以判例法保护商标的时间比较长。法国作为后起之秀，则在为商标提供申请注册保护上占了创始人的地位。1804年法国颁布的《拿破仑民法典》第一次毫无疑问了商标权应与其他财产权同样受到保护。在这前后的1803年与1809年，法国还先后颁布了两个《备案商标保护法令》。后1个法令再次声明了商标权与其他有形财产权的相同地位。这是最早的保护商标权的成文法。1857年，法国又颁布了一部更系统的商标保护法《商标权法》，首次确立了全面申请注册商标的保护制度。继法国之后，英国于1862年颁布了成文商标法（但仍不是申请注册商标法，英国的第一部申请注册商标法颁布于1875年），美国于1870年、德国于1874年先后颁布了申请注册商标法。